Published juillet 2020
PlanetArt LLC contre Photobox Limited
Jugement de la Haute Cour concernant les icônes d’applications mobiles. Un jugement intéressant de la Haute Cour (Angleterre et Pays de Galles) a été rendu concernant la contrefaçon et la substitution frauduleuse en relation avec une application mobile.
Contexte
PlanetArt LLC [le Demandeur] avait développé et commercialisé une application mobile ‘Free Prints’ visant à fournir un nombre limité de copies gratuites des images de l’utilisateur chaque mois, le client ne payant que la livraison. L’application a connu un grand succès avec environ 11,5 millions de téléchargements en 2019.
Photobox Limited est un fournisseur établi d’impressions de qualité photo sur une base payante. Ils ont lancé une application permettant aux clients de commander un nombre limité d’impressions gratuites sous l’application ‘Photobox Free Prints’ en avril 2019.
PlanetArt LLC a engagé des poursuites pour contrefaçon concernant l’utilisation des icônes Free Prints de Photobox [montrées ci-dessous], l’utilisation de ‘Photobox Free Prints’ dans diverses boutiques d’applications, ainsi qu’une action en substitution frauduleuse.
Marque du Demandeur
Marques du Défendeur
La marque était principalement utilisée comme suit :
Le Défendeur a également utilisé une version ‘de Noël’ de la marque pendant la période festive qui a été incluse dans la plainte :
PlanetArt a initialement utilisé une action en substitution frauduleuse pour demander une injonction provisoire contre l’utilisation continue de l’application Photobox. La demande d’injonction a finalement échoué, principalement parce que Photobox avait pris certaines mesures limitées pour cesser la commercialisation de l’application avec des engagements envers PlanetArt. Il semble que cet acte de bonne volonté ait joué en faveur de Photobox et l’injonction n’a pas été accordée.
Par la suite, PlanetArt a engagé une procédure formelle en contrefaçon contre Photobox, invoquant un risque de confusion (art.10(2)) TMA, une atteinte au caractère distinctif/avantage déloyal (art.10(3)) TMA et une substitution frauduleuse.
Risque de confusion
L’affaire a été entendue par M. Daniel Alexander QC, siégeant en tant que Juge suppléant à la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles. Le Juge suppléant a constaté que les icônes étaient similaires du point de vue du consommateur moyen, identifiant de fortes similitudes auditives et visuelles dans les marques, ainsi que certaines similitudes conceptuelles. Le Juge suppléant a estimé que les icônes seraient probablement perçues comme une marque dans l’esprit du consommateur moyen. Compte tenu de cela, ainsi que des similitudes dans l’apparence des icônes (la combinaison de couleurs et le choix des dessins en ligne blanche), un risque de confusion a été établi. PlanetArt a également fourni des preuves de réputation qui ont étayé cette conclusion. La partie ‘FREE PRINTS’ de la marque a été considérée comme descriptive et n’était pas susceptible de créer une confusion significative pour le consommateur moyen.
Atteinte au caractère distinctif/avantage déloyal
Ayant établi la réputation de la marque icône de PlanetArt, le Juge suppléant a jugé évident que le consommateur moyen établirait un lien entre la marque icône et celle de Photobox. Cependant, le Juge suppléant a estimé que le préjudice porté à la réputation de la marque de PlanetArt par l’utilisation de la marque de Photobox serait marginal. Le Juge suppléant a constaté qu’il existait un risque de confusion entre les marques qui conduirait à une atteinte au caractère distinctif des marques de PlanetArt et entraînerait une altération de leur réputation. Photobox a été reconnu coupable de contrefaçon. Toutefois, il est important de noter que la contrefaçon a été constatée en relation avec les marques icônes de PlanetArt, mais pas en relation avec l’élément ‘FREE PRINTS’ des marques.
Substitution frauduleuse
Pour établir avec succès une substitution frauduleuse, trois critères doivent être réunis : il doit y avoir un fonds de commerce dans la marque, il doit y avoir une présentation trompeuse de cette marque/fonds de commerce, et cette présentation trompeuse doit avoir causé un préjudice au fonds de commerce de la marque. Le Juge suppléant a estimé qu’un certain fonds de commerce était présent dans la marque de PlanetArt du fait de l’apparence distinctive de l’icône, mais celui-ci était limité. Concernant l’évaluation de la présentation trompeuse, en l’absence de preuve de confusion réelle entre les marques lorsque les applications étaient simultanément disponibles d’avril à novembre 2019, aucune présentation trompeuse n’a été constatée. Sans cela, aucun préjudice n’a pu être causé et aucune substitution frauduleuse n’a pu avoir lieu.
Conclusion
Ce succès partiel pour PlanetArt souligne l’importance de rechercher les composants visuels des icônes d’applications pour s’assurer qu’ils ne seraient pas considérés comme portant atteinte à ceux des icônes existantes utilisées par des tiers. Cela souligne également la valeur limitée d’inclure des éléments descriptifs dans les marques car ces éléments peuvent ne pas être opposables, comme ce fut le cas avec l’élément ‘FREE PRINTS’ dans la marque du demandeur dans cette affaire.
Il est intéressant de noter que le Juge suppléant a choisi de souligner le comportement général de Photobox dans leur choix de marque en le décrivant comme une « absence antisociale de distanciation de l’identité des Défendeurs par rapport à celle des Demandeurs ». Cela indique peut-être une volonté croissante de la part des tribunaux d’identifier quand les Défendeurs tirent possiblement un avantage déloyal dans un contexte commercial, ainsi que dans un contexte juridique.