L’ISLANDE laissée pour compte par le Tribunal de l’Union européenne

Plus tôt dans le mois, le Tribunal de l’UE a rendu sa décision concernant le recours d’Iceland Foods Ltd contre une décision de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO visant à invalider un enregistrement de marque de l’UE pour la marque verbale ICELAND. La décision suit la jurisprudence établie de l’UE sur les désignations géographiques, mais constitue un bon « rappel » sur les noms géographiques et un tremplin pour des réflexions sur la stratégie d’opposition et le caractère unitaire du système des marques de l’UE.

Contexte

Iceland Foods Ltd est le propriétaire de la chaîne de supermarchés ICELAND, fondée en 1970 au Pays de Galles, au Royaume-Uni. C’est un important détaillant alimentaire sur le marché britannique avec plus de 900 magasins et exploite ou franchise 40 magasins supplémentaires en Europe, en particulier en Irlande.

En 2002, la chaîne de supermarchés a demandé l’enregistrement de la marque verbale ICELAND en tant que marque de l’UE pour une large gamme de produits et services dans plusieurs classes. La marque de l’UE a finalement été enregistrée en 2014 et, en 2015, Iceland Foods Ltd a procédé à une opposition à une demande de marque de l’UE par Íslandsstofa (Propmote Iceland) pour la marque stylisée INSPIRED BY ICELAND pour une gamme de produits et services, y compris certains dans les classes de produits alimentaires. Íslandsstofa (Propmote Iceland) a riposté en demandant l’invalidation de la marque de l’UE d’Iceland Foods Ltd pour la marque verbale ICELAND en 2016, et d’une marque de logo ultérieure pour ICELAND en 2018, au motif que les marques étaient descriptives de l’origine géographique des produits et services.

Les actions en invalidation d’Íslandsstofa (Propmote Iceland) ont été couronnées de succès tant devant la division d’annulation de l’EUIPO que devant la Grande Chambre de recours. Iceland Foods Ltd a ensuite fait appel de la décision devant le Tribunal de l’UE en 2023. L’Association internationale des marques (INTA) a également demandé et obtenu l’autorisation de se joindre à l’appel en tant qu’intervenant, préoccupée par la perspective que les décisions prises à ce jour soient considérées comme une interdiction de facto de l’enregistrement des noms de pays en tant que marques.

La décision du TG

Le Tribunal a confirmé la décision de la division d’annulation et de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent établira un lien entre les produits et services en question et l’ISLANDE, indiquant leur origine géographique ou certaines de leurs caractéristiques spécifiquement liées à cette origine géographique. La décision de la Cour s’inspire principalement de Windsurfing Chiemsee.

En bref, les principaux arguments de l’EUIPO, qui ont été maintenus par le Tribunal, étaient les suivants :

1. Le nom géographique « Islande » jouit d’un niveau élevé de reconnaissance auprès du public pertinent ; et
2. Les caractéristiques de l’Islande en tant que pays étaient telles que le pays serait lié (en 2002) aux biens/services.

Le public pertinent percevrait donc raisonnablement ICELAND comme une indication géographique ou une indication de certaines caractéristiques des biens/services liés au pays.

Pour développer un peu plus ces points, le Tribunal s’est déclaré satisfait que la Grande Chambre de recours ait correctement conclu que l’Islande était :

• un pays respectueux de l’environnement avec de multiples centrales géothermiques et hydroélectriques ;
• une destination touristique populaire soutenue par une enquête de 2015 au Danemark, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ;
• produisant une gamme raisonnablement large de biens soutenus, entre autres, par des informations sur les exportations d’Islande vers l’UE entre 1999 et 2014.

Conjugué au point établi qu’une marque peut être considérée dans le commerce comme une indication géographique non seulement dans les cas où le lieu spécifique est déjà célèbre ou connu pour les biens/services en question, mais aussi lorsqu’il est raisonnable de supposer qu’à l’avenir, ils seront utilisés par les entreprises comme indications de l’origine géographique de la catégorie de biens ou de services concernée, la messe était dite [ou la glace fondue] pour Iceland Foods Ltd.

La décision a également abordé les observations de l’INTA concernant la décision de la Grande Chambre de recours interdisant l’enregistrement des noms de pays en tant que marques, qui tournait autour de l’affirmation selon laquelle les noms géographiques, y compris les noms de pays, devraient rester librement disponibles pour tous. La Grande Chambre de recours a souligné qu’elle avait procédé à une analyse détaillée du caractère descriptif de la marque pour tous les biens/services en question et que la décision est dans l’intérêt public, garantissant que les entités islandaises peuvent utiliser le nom « Islande ».

Points clés à retenir

Une clarification essentielle de la décision est que la connaissance d’un lieu géographique seul ne signifie pas automatiquement que le nom serait perçu comme une désignation géographique dans le commerce est utile. Les spécificités de chaque cas comptent, tout comme la question de savoir s’il serait raisonnable pour le public pertinent de lier le lieu géographique aux biens/services.

En ce qui concerne la stratégie d’opposition – et avec le recul – on peut supposer qu’Iceland Foods Ltd reconsidérerait probablement sa décision de 2015 de s’opposer à la demande de marque de l’UE d’Íslandsstofa (Propmote Iceland) pour la marque INSPIRED BY ICELAND. Il y avait sans aucun doute des arguments juridiques en faveur de l’opposition, mais ce n’est pas parce que l’on peut faire quelque chose qu’il faut toujours le faire, et l’application de la loi pour le plaisir peut s’avérer aussi problématique que la non-application de la loi.

Enfin, le caractère unitaire du système des marques de l’UE peut être autant une malédiction qu’une bénédiction pour les entreprises. Dans le cas présent, l’histoire et l’étendue de l’utilisation de la marque ICELAND par la chaîne de supermarchés au Royaume-Uni n’ont pas été reproduites dans tous les États membres de l’UE qui formaient le public pertinent, et cela a suffi à annuler la marque de l’UE d’Iceland Foods Ltd. Pour les parties qui peuvent avoir des droits/une utilisation importants dans un ou même certains États membres de l’UE, cela ne signifie pas automatiquement que leurs droits au niveau de l’UE correspondent à la force de leurs droits nationaux (dans les juridictions de l’UE) et, dans certaines conditions, leurs marques de l’UE peuvent être potentiellement vulnérables malgré une forte présence et des droits dans un ou plusieurs pays de l’UE.

Cet article a été écrit par l’associé et mandataire en marques Apostolos Dakanalis.