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Le conflit du BIG MAC avec supermac’s se poursuit…
août 2019
Qu’est-ce que l’usage sérieux ? Supermac’s (Holdings) Ltd c. McDonald’s International Property Company, Ltd.
Le contexte
Cette affaire a fait couler beaucoup d’encre, tant dans les rapports juridiques que dans les médias en général. Pour rappel, une demande en déchéance a été déposée par une petite chaîne de restauration rapide irlandaise, Supermac’s (Holdings) Ltd, contre l’enregistrement de la marque européenne n° 62638 de McDonald’s pour la marque BIG MAC. Ils ont déposé leur demande en déchéance au motif que la marque BIG MAC n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’UE, tout en admettant qu’ils savaient que c’était le cas.
L’enregistrement couvrait plusieurs produits et services, notamment les ‘sandwichs à la viande’. Il aurait dû être facile pour McDonald’s de produire des preuves d’usage et de maintenir leur enregistrement, au moins en ce qui concerne les ‘sandwichs à la viande’ ; même ceux d’entre nous qui n’ont pas goûté à cette spécialité connaissent l’utilisation de ce nom par McDonald’s.
Pourquoi cette affaire a-t-elle fait tant de bruit ?
La Division d’annulation de l’EUIPO a décidé que l’enregistrement devait être révoqué dans son intégralité, car McDonald’s n’avait pas fourni de preuves suffisantes d’usage. Même l’admission par Supermac’s que McDonald’s avait utilisé la marque pour des sandwichs n’a eu aucune incidence sur l’affaire.
Les directives de l’EUIPO concernant les preuves d’usage et ce qui est requis pour défendre une action en annulation sont très claires :
Le rôle de l’Office est d’évaluer les preuves qui lui sont soumises à la lumière des arguments des parties. L’Office ne peut pas déterminer d’office l’usage sérieux des marques antérieures. Il n’a aucun rôle dans la collecte des preuves. Même les titulaires de marques prétendument notoires doivent soumettre des preuves pour démontrer l’usage sérieux de leurs marques.
Malgré cette clarté, il semblerait que McDonald’s n’ait pas pris l’avertissement au sérieux. Leurs preuves comprenaient :
- trois déclarations sous serment signées par des représentants de la société basés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni ;
- des brochures montrant des sandwichs Big Mac ;
- des impressions d’affiches publicitaires et de menus – certains avec prix et d’autres sans ;
- des emballages ;
- des captures d’écran de leurs propres sites web montrant des sandwichs Big Mac ; et
- une impression de Wikipedia fournissant des informations sur le hamburger Big Mac, son histoire et ses valeurs nutritionnelles dans différents pays.
Une grande partie des preuves n’était pas datée et ne montrait aucune présence commerciale réelle ; par exemple, les brochures, les emballages et les captures d’écran des sites web ne montraient pas comment les produits pouvaient être achetés, et il n’y avait aucune preuve de ventes réelles ou de chiffres d’affaires sous la marque. Aucune information n’a été fournie concernant le trafic du site web ou les pays depuis lesquels les sites web étaient consultés.
Il n’était pas non plus clairement établi où les brochures et les affiches étaient distribuées et si elles avaient conduit à des achats réels. Comme les preuves ne corroboraient pas adéquatement les affirmations faites dans les déclarations sous serment, l’EUIPO a accordé peu de poids à ces preuves.
Où en sommes-nous maintenant ?
Comme prévu, McDonald’s a fait appel de la décision de la Division d’annulation auprès de la chambre de recours de l’EUIPO. Ils ont récemment déposé leur mémoire exposant les motifs et plusieurs autres documents justificatifs, mais leurs représentants ont demandé que ceux-ci restent confidentiels et ne soient donc pas accessibles au public. Étant donné l’intérêt que cette affaire a suscité, ils souhaitent sans doute limiter les commentaires jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement résolue. Supermac’s a maintenant la possibilité de déposer ses arguments en réponse.
La chambre de recours a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser les parties à soumettre des preuves supplémentaires dans la procédure, qui avaient été omises lors des phases précédentes. McDonald’s a sans doute maintenant pris note de leurs exigences et soumis des preuves plus convaincantes d’usage sérieux. Compte tenu du tollé suscité par la décision précédente, on s’attend à ce que la chambre admette les preuves supplémentaires et annule la décision de la Division d’annulation, au moins en ce qui concerne les sandwichs à la viande.
Indépendamment de cet appel, McDonald’s dispose d’un autre enregistrement pour BIG MAC couvrant sensiblement les mêmes produits et services. L’appel ne vise donc pas à sauver leur droit, mais à sauver la face. À l’ère des nouvelles virales, tout le monde a été témoin de leurs erreurs juridiques.
Leçons à tirer
Cette décision est un rappel brutal aux propriétaires de marques que l’utilisation d’une marque ne suffit pas ; les propriétaires doivent être prêts à soumettre des preuves d’usage sérieux pour maintenir leurs droits. McDonald’s regrettera probablement d’avoir adopté ce qui semble être une approche trop désinvolte dans cette procédure, qui a entraîné une tempête médiatique importante. Même si vous avez la chance d’être considéré comme ‘notoire’, vous devez prouver l’usage comme tout le monde.
Les preuves doivent montrer le moment, le lieu, l’étendue et la nature de l’utilisation. Assurez-vous de conserver des copies des brochures, du matériel publicitaire et d’autres documents, en les étiquetant avec des informations telles que les nombres de distribution et les territoires, et en les datant. Les supports marketing doivent toujours être étayés par des preuves montrant les ventes réelles effectuées, comme des factures ou des reçus. L’usage sérieux doit être plus qu’un usage symbolique visant uniquement à maintenir un enregistrement.