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Hermès et le MetaBirkin : Alors que les NFT annoncent une avancée technologique, le droit de la propriété intellectuelle peut-il suivre ?
mars 2022
L’arrivée du métavers apporte encore de nouveaux défis pour les propriétaires de marques dans un paysage virtuel et numérique. Dans le métavers, il est possible d’acheter et d’échanger divers articles et ce domaine devient de plus en plus important pour les propriétaires de marques à explorer et surveiller.
Comme de nombreux lecteurs le savent déjà, un artiste récent, Mason Rothschild, a créé une série de 100 œuvres intitulées MetaBirkins. Celles-ci ont été créées sous forme de jetons non fongibles (NFT) qui avaient la même forme et le même design qu’un sac Birkin d’Hermès mais recouvert de ce qui semblait être de la fourrure. Il s’agit d’œuvres numériques qui ont été publiées uniquement dans le monde numérique, donc aucun vrai sac n’est fabriqué. Ces sacs virtuels ont ensuite été mis à disposition sur OpenSea, qui est une place de marché pair-à-pair pour les NFT.
Malgré cela, Hermès a réagi de la manière dont toute maison de mode le ferait. En envoyant une lettre de mise en demeure affirmant que les MetaBirkins violaient leurs droits de propriété intellectuelle. Mais une œuvre créée dans le métavers numérique a-t-elle le même impact et est-elle donc soumise aux mêmes lois que celles du monde réel ?
Il s’agit d’un domaine où le droit de la propriété intellectuelle évolue rapidement. Les droits tels que les marques de commerce et les dessins sont protégés territoire par territoire, comme le métavers n’est pas un territoire physique, quelles lois, le cas échéant, s’y appliquent ? Une théorie serait que l’endroit où le créateur est basé détermine les lois qui devraient s’appliquer, donc si le créateur de l’œuvre contrefaisante est basé au Royaume-Uni, alors les lois britanniques s’appliqueraient à l’œuvre contrefaisante.
Il est possible de soumettre des demandes de retrait et selon les rapports en ligne, les MetaBirkins ont été supprimés par OpenSea suite à la demande d’Hermès mais sont depuis réapparus sur une place de marché NFT différente. Cependant, Rothschild a affirmé qu’il avait le droit de créer des œuvres basées sur les œuvres qui l’entourent. Oui, cela peut être vrai, mais le vrai problème ici est que ces œuvres sont basées sur la propriété intellectuelle établie d’Hermès et gagnaient en popularité à cause de cette association et réputation. De plus, elles ont été publiées sous forme de NFT que les gens pouvaient acheter et échanger en ligne. En outre, non seulement les NFT MetaBirkins ressemblent aux sacs Hermès, mais le nom utilise clairement la marque de commerce BIRKIN. Il semble donc qu’Hermès ait plusieurs motifs sur lesquels fonder ses revendications.
En devenant légèrement plus technique, il y a un argument selon lequel les droits de marque d’Hermès concernent strictement les sacs réels et les articles en cuir, plutôt que de s’appliquer à ceux qui existent dans le monde numérique, c’est-à-dire les sacs virtuels qui sont effectivement des logiciels. Sous le droit des marques existant, ceux-ci seraient considérés comme des biens logiciels informatiques plutôt que des sacs en tant que tels. Cependant, dans le cas où l’affaire irait devant un tribunal, il serait intéressant de voir comment un juge les trouverait dissemblables.
Rothschild a répondu à la plainte d’Hermès en affirmant que les MetaBirkins ne sont pas des sacs en tant que tels, ce sont des images et des NFT qui les authentifient, mais surtout ce sont des œuvres d’art.
À l’avenir, l’affaire Hermès est en cours et il sera intéressant de voir où elle va et jusqu’où. Il pourrait y avoir un nouveau précédent qui se crée. Au moment de la rédaction, Hermès a déposé une action en contrefaçon de marque devant le tribunal fédéral de New York.
Réflexions pour les propriétaires de marques
Selon la juridiction où l’affaire est portée, les propriétaires de marques seront limités par leurs droits de marque existants quant à l’ampleur des actions qu’ils peuvent entreprendre contre les contrefacteurs dans le métavers. C’est pourquoi il y a une nouvelle tendance pour les marques à déposer des demandes couvrant les NFT, les logiciels et les biens virtuels dans la classe 9 où historiquement elles n’auraient pas couvert de tels biens. Si une telle action était intentée sous le droit britannique, il serait possible de revendiquer des droits dans la réputation d’une marque qui ne serait alors pas exclusivement liée ou limitée par les biens et services du propriétaire de la marque. Des preuves sont requises pour revendiquer une réputation, mais en utilisant le MetaBirkin comme exemple, il serait probable qu’une marque de luxe comme Hermès serait plus que capable de fournir de telles preuves de réputation.
En tenant compte de cette affaire, les éléments à considérer pour les propriétaires de marques seraient – est-il raisonnable de prévoir une expansion dans le métavers, et si oui, alors considérer le dépôt de demandes de marques pour couvrir les versions numériques des biens de la marque et, important, les services de vente au détail de ces biens numériques. Comme nous ne connaissons pas encore l’étendue de l’exigence territoriale, il vaudrait la peine de considérer le dépôt dans tous les territoires principaux. L’avantage d’enregistrer de telles marques dépasserait probablement largement le coût de répondre aux contrefacteurs potentiels et serait donc considéré comme une dépense sensée pour protéger les droits de propriété intellectuelle précieux couvrant les actifs numériques pour utilisation dans le métavers.
Il est intéressant de noter qu’il semble que même les MetaBirkins de Rothschild aient fait l’objet de contrefaçons avec de faux NFT pour des MetaBirkins numériques similaires créés et vendus pour plus de 35 000 $.
En se tournant vers une autre maison de mode qui a exploré le métavers, il y a Gucci. Gucci a récemment collaboré avec Roblox, créant et vendant des articles Gucci rares qui n’étaient disponibles que dans le métavers. Ces articles étaient couplés avec une exposition de jardin virtuel au sein de la plateforme que les « visiteurs » pouvaient explorer. Suite à cette expérience virtuelle, Gucci a maintenant déposé une demande de marque aux États-Unis couvrant les « biens virtuels téléchargeables… » dans la classe 9 et les « services de magasin de détail proposant des biens virtuels… » dans la classe 35, ce qui semble être un mouvement sensé.
Avec de telles entreprises, le métavers rend la mode et l’art plus accessibles aux gens du monde entier. Cela apporte de nouveaux défis, en particulier pour les droits de propriété intellectuelle pour les propriétaires de marques qui pourraient avoir besoin de réfléchir à l’avance pour couvrir les versions numériques de leurs marques ou biens afin d’essayer de prévenir les problèmes futurs potentiels.
Cet article a été préparé par l’avocat en marques de commerce HGF Rachel Platts.