Fendi c. Shanghai Yi Lang international co

Pendant de nombreuses années, l’Office chinois des marques (CTMO) n’a pas accepté les services de « vente au détail » dans la classe 35, au motif que la protection des services implique de fournir un service pour autrui, plutôt que la vente des propres produits d’un propriétaire de marque.

Ces dernières années, il y a eu un certain assouplissement de cette pratique – en particulier lorsque les services de vente au détail de la classe 35 sont déposés par le biais du système international ou lorsque ces services concernent des produits médicaux, pharmaceutiques ou vétérinaires.

Les tribunaux chinois reconnaissent que l’exclusion des services de vente au détail de l’enregistrement des marques est commercialement difficile et certaines décisions déterminent la confusion, bien que la position reste imprévisible. Dans Shenzhen Milan Station Trading Co c. Milan Station (Hong Kong) Holdings Limited : le tribunal a estimé que les « services de vente au détail » relevaient du champ d’application de la « promotion des ventes (pour autrui) », et un raisonnement similaire a été utilisé pour déterminer que les services de supermarché de vente au détail étaient similaires à la « promotion des ventes (pour autrui) » ( TingChao (Cayman Islands (Holdings) Co. Ltd c. Min Fen .).

Fendi a fait l’expérience de l’imprévisibilité des tribunaux chinois sans protection pour les « services de vente au détail » dans une bataille prolongée avec un importateur parallèle, Shanghai Yi Lang International Co. Ltd (« Yi Lang »). Yi Lang exploitait un magasin de vente Fendi en utilisant des produits Fendi importés en parallèle de France et utilisait les marques « FENDI » sur l’enseigne ainsi que sur les sacs de shopping, les brochures publicitaires et leur compte WeChat officiel.

En première instance, devant un tribunal de district local, il a été jugé qu’il n’y avait pas de contrefaçon, bien que cela ait été annulé en deuxième instance par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Shanghai, qui a ordonné à Yi Lang de payer 350 000 RMB à Fendi en compensation. Yi Lang a demandé que l’affaire soit renvoyée devant la Haute Cour de Shanghai pour un nouveau procès et une décision finale.

La Haute Cour de Shanghai a statué :

• L’utilisation de « FENDI » sur une enseigne constituait un service similaire à ceux de la classe 35 car il y aurait des similitudes, par exemple, dans l’objectif, le contenu, les sujets, et que le public pertinent croirait qu’il existe certaines connexions.
• Le test d’usage loyal décidé par les tribunaux de 1ère et 2ème instance a été annulé, déclarant qu’au lieu de la confusion, les tribunaux devraient évaluer les affaires sur :
  • si l’objectif est de bonne foi
  • si la méthode est raisonnable
  • si l’usage correspond aux coutumes commerciales avec intégrité
• dans ce cas, Yi Lang a brouillé les frontières entre les magasins de marque officiels et les magasins de vente autorisés et en tant que tel, leur usage n’était pas loyal.

Yi Lang a reçu l’ordre de cesser immédiatement son usage contrefaisant et de payer une compensation à Fendi.

La décision est une bonne nouvelle pour les propriétaires de marques et montre effectivement le changement dans la pratique en Chine vers la pratique généralement acceptée adoptée internationalement et les exigences plus commerciales des propriétaires de marques. De plus, nous pouvons espérer que la décision de la Haute Cour de Shanghai sera utilisée dans d’autres affaires en cours dans de nombreux tribunaux et aboutira à des décisions plus cohérentes à l’avenir.

La décision suggère également qu’un enregistrement de classe 35, même s’il n’y a aucune mention de services de vente au détail, est un outil utile pour aider dans les cas de contrefaçon de marque en Chine.

Une attention particulière doit être accordée à la portée des services dans les demandes de classe 35 en Chine, et il est de bonne pratique d’inclure d’autres services dans la classe 35 tels que « fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de biens et services », « marketing » et « promotion des ventes pour autrui ».

Si l’on cherche une protection par le biais du système international, le terme « le regroupement, pour le bénéfice d’autrui, d’une variété de produits (à l’exclusion du transport de ceux-ci) » a également été accepté par le CTMO.

Il peut également être utile de considérer d’autres voies, telles que :

• le dépôt en classe 16 pour protéger l’emballage et les matériaux
• les enregistrements de droits d’auteur
• la concurrence déloyale

Cet article a été préparé par la Directrice des marques HGF Claire Jones.