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octobre 2017
Jurisprudence facile à comprendre. D’Azumi c. Zuma à Apple c. Acardia, découvrez les décisions juridiques de cette année, rendues ou examinées en première instance.
Azumi c. Zuma
Le restaurant haut de gamme de Knightsbridge, « Zuma », a obtenu gain de cause dans une procédure de contrefaçon de marque contre la société d’aliments pour chiens Zuma’s Choice Pet Products Ltd et son unique administrateur. Cette affaire de ternissement démontre que, même sans preuve réelle de perte, la nature d’une marque peut suffire à établir un effet économique négatif.
« Zuma » s’était plaint de dineinwithzuma.com, du site web lui-même et de l’utilisation par le site web des signes DINE IN WITH ZUMA, ZUMA et d’une marque figurative comportant « Dine in with Zuma ».
Pour évaluer si « Zuma » jouit d’une réputation suffisante pour établir une contrefaçon, la Cour a estimé que le marché pertinent était celui des restaurants londoniens haut de gamme. La popularité de « Zuma » auprès du public et des célébrités, la presse et les récompenses ont permis aux marques d’acquérir une réputation substantielle au Royaume-Uni et dans l’UE, renforçant ainsi le caractère distinctif de ZUMA, l’élément dominant de tous les signes.
La réputation haut de gamme de Zuma a rendu les marques vulnérables au ternissement et il existait un risque sérieux d’effet négatif sur le comportement économique du consommateur moyen en raison des « associations désagréables » avec les aliments pour chiens, quelle que soit leur qualité ; comparativement, une marque associée à une chaîne de restaurants bon marché serait plus robuste.
La défense fondée sur le nom propre, basée sur le chien de l’administrateur, Zuma, a échoué car le chien n’était pas partie à la procédure, ni une personne physique ou une société. La défense fondée sur le nom de la société a échoué en ce qui concerne les enregistrements de l’UE, car la défense est limitée aux personnes physiques.
Bien que les défendeurs n’aient effectué aucune vente, leur déclaration d’intention d’utiliser « Dine in with Zuma » comme marque a établi que tous les signes étaient (potentiellement) utilisés dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique.
Cette affaire souligne la force des articles de presse, des récompenses et des témoignages de célébrités pour établir une réputation, même lorsque la marque elle-même n’est connue que par une petite partie du public. En outre, l’affaire soulève quelques points concernant la défense fondée sur le nom propre, à savoir que la défense n’est ouverte qu’à une personne physique et non à une société.
Azumi c. Zuma – [2017] EWHC 609 (IPEC)
Apple c. Arcadia
Apple a fait appel d’une décision rejetant son argumentation selon laquelle le caractère distinctif avait été acquis, affirmant que la marque « IWATCH » est descriptive en ce qui concerne les produits de la classe 9 (y compris les logiciels). Bien que l’appel ait été rejeté, la Haute Cour n’a pas exprimé d’avis définitif sur le point du caractère distinctif acquis ; il pourrait donc rester possible d’établir un caractère distinctif acquis en s’appuyant sur les caractéristiques communes d’une famille de marques.
Les motifs d’appel d’Apple comprenaient le fait que l’examinateur avait eu tort de (i) conclure que la spécification de la classe 9 couvrait les smartphones en forme de montre ou les montres intelligentes, (ii) conclure que la marque était descriptive pour les logiciels et (3) rejeter l’argument d’Apple selon lequel le caractère distinctif avait été acquis.
Le premier motif a été rejeté, il était sans importance que les montres intelligentes ne soient pas spécifiquement répertoriées comme produits de la classe 9. En fait, les termes utilisés dans la classe 9 sont très larges et peuvent englober les montres intelligentes. En tout état de cause, Apple aurait pu essayer de concevoir une spécification de produits plus restrictive excluant les montres intelligentes, mais elle n’a pas tenté de le faire.
L’examinateur a eu raison de conclure que la marque était descriptive étant donné que le préfixe « I » désigne la connectivité Internet et que les montres intelligentes dépendent en fait de leurs logiciels pour fonctionner. Bien qu’Apple se soit appuyée sur l’utilisation de marques similaires, par exemple « iPhone », « iTunes » et « iPad », cela ne signifie pas que le consommateur moyen percevrait la marque comme indicative des produits d’Apple. De plus, comme de nombreux tiers utilisent le préfixe « I » (comme dans « iPlayer » de la BBC), il a été confirmé qu’IWATCH n’avait pas acquis de caractère distinctif lié aux montres intelligentes.
Cette affaire rappelle utilement aux détaillants qu’un produit polyvalent peut être classé dans plus d’une classe de la classification de Nice. Elle démontre également à quel point il peut être difficile pour les détaillants de démontrer un caractère distinctif acquis, même lorsqu’ils ont une famille de marques qui partagent une caractéristique commune.
Apple c. Arcadia – [2017] EWHC 440 (Ch)
SoulCycle c. Matalan
L’appel de SoulCycle contre une décision de l’examinateur concernant le dispositif « SOULUXE » de Matalan a été rejeté par la Haute Cour. Cette décision confirme que deux classes de consommateurs moyens peuvent être prises en compte lors de l’évaluation d’un risque de confusion.
L’opposition était fondée sur la similitude et le risque de confusion entre les marques antérieures enregistrées de SoulCycle et le dispositif « SOULUXE » proposé par Matalan. En particulier, SoulCycle a fait valoir que l’examinateur n’avait pas accordé suffisamment d’importance au mot « SOUL ».
Il y avait un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude auditive, la principale question étant liée à la similitude conceptuelle, en particulier s’il est permis de considérer deux groupes de consommateurs dans les procédures de validité. La Haute Cour a estimé que les deux classes de consommateurs moyens peuvent être prises en compte dans l’évaluation : ceux qui voient « SOULUXE » comme un élément autonome, sans aucune forme de concept évocateur, et ceux qui apprécieront que la marque commence par « SOUL ». Pour ce dernier groupe, cependant, il a été estimé que « SOUL » ne joue pas un rôle indépendant et distinctif. Bien que « LUXE » suggère le luxe, la combinaison de mots inventée n’indique pas une variante de la marque SOUL ; l’opposition a donc échoué.
Les détaillants doivent prendre note que lorsqu’ils demandent l’enregistrement d’une marque, il existe toujours un risque que la marque soit contestée par un autre propriétaire de marque, et lorsque les oppositions sont faites au motif que le consommateur moyen est susceptible d’être induit en erreur, il peut y avoir plus d’une classe de consommateurs moyens qui ont chacun des perceptions différentes de la marque.
SoulCycle c. Matalan [2017] EWHC 496 (Ch)