La contrefaçon de brevet de plante aux États-Unis repose sur la preuve de reproduction asexuée

Une affaire récente devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas (division de Dallas) souligne une fois de plus l’importance des plaidoiries initiales et des preuves dans les affaires de contrefaçon de brevet.

L’affaire oppose David Austin Roses Ltd à GCM Ranch LLC[1] et est basée sur une prétendue contrefaçon délibérée de brevets de plantes américains détenus par David Austin couvrant plusieurs variétés de roses, ainsi que sur une contrefaçon de marque correspondante. David Austin Roses Ltd est une importante entreprise britannique de sélection de roses. Les variétés sélectionnées par David Austin sont bien connues car l’entreprise est établie depuis longtemps et obtient systématiquement une protection des obtentions végétales pour ses roses dans le monde entier, y compris en vertu de la loi américaine sur les brevets de plantes. Ils déposent également généralement des marques pour les noms commerciaux de chaque rose couverte par un brevet de plante correspondant.

Dans cette affaire, David Austin a allégué que GCM Ranch avait enfreint neuf brevets de plantes américains accordés en vendant des variétés de roses qui relèvent des revendications du brevet de plante. Cependant, les preuves qu’ils ont fournies dans leurs plaidoiries étaient principalement basées sur des captures d’écran des produits de roses sur les sites web de GCM Ranch ressemblant aux variétés brevetées, et des avis indiquant la vente des produits aux consommateurs.

En réponse, GCM Ranch a fait valoir que les preuves n’étaient pas suffisantes pour prouver la contrefaçon de brevet car David Austin n’a fourni aucune explication sur la façon dont les plantes prétendument contrefaisantes ont été produites. Selon l’USC 163, dans le cas d’un brevet de plante, l’octroi doit ‘inclure le droit d’exclure les autres de reproduire asexuellement la plante, et d’utiliser, d’offrir à la vente ou de vendre la plante ainsi reproduite, ou l’une de ses parties, sur l’ensemble du territoire des États-Unis’. Il était clair que David Austin avait démontré que la plante était offerte à la vente et vendue, mais n’avait pas prouvé que lesdites plantes étaient reproduites asexuellement à partir de la plante brevetée. GCM Ranch a saisi ce point de droit dans sa réponse, tout comme le tribunal. Malgré les similitudes frappantes entre les plantes vendues et les variétés protégées, et l’accord selon lequel GCM Ranch connaissait les brevets de plantes en question, le tribunal a accordé la motion de GCM Ranch de rejeter l’affaire de contrefaçon de brevet de plante. Le tribunal a déclaré que ‘ même si les roses se ressemblent, David Austin n’a pas allégué de manière plausible que les roses de GCM Ranch étaient reproduites asexuellement à partir des roses de David Austin. Par exemple, David Austin n’a pas allégué comment GCM Ranch reproduisait asexuellement les roses brevetées – c’est-à-dire s’ils le faisaient par greffage, écussonnage ou marcottage’ .

Il est clair que pour la contrefaçon de brevet de plante aux États-Unis, les plaidoiries doivent veiller à fournir des preuves factuelles de la façon dont les plantes contrefaisantes ont été effectivement dérivées de la plante brevetée, en plus des preuves de ventes des plantes contrefaisantes. Il semble que simplement alléguer que la variété de plante brevetée a été reproduite asexuellement ne soit pas suffisant. Un dossier complet doit être présenté au stade des plaidoiries pour éviter un rejet surprenant.

[1] https://archive.org/details/gov.uscourts.txnd.388559/gov.uscourts.txnd.388559.33.0.pdf

Ce billet a été rédigé par Punita Shah, associée et avocate en brevets, et Ellie Purnell, associée et avocate en brevets.