Ingrédients PI : Revue de jurisprudence estivale

Alors que l’été atteint son apogée et que nous nous tournons vers les glaces, il est temps de rattraper les batailles juridiques dans le secteur de l’alimentation et des boissons qui ont été tranchées au cours du premier semestre de l’année.

Nous examinons ici certaines des décisions clés et réfléchissons à ce qui peut être appris par les propriétaires de PI et les contestataires à l’avenir.

Marques et dessins

[2024] EWCA Civ 262, Lidl Great Britain Limited and another v Tesco Stores Limited and another, Cour d’appel, 19 mars 2024

Beaucoup se souviendront peut-être de la décision de l’année dernière rendue par la High Court, qui a attiré l’attention des médias compte tenu de la notoriété de ces deux parties. Dans cette décision, la High Court a estimé que l’utilisation par Tesco d’un signe représentant un cercle jaune sur un fond bleu, pour faire la publicité de son offre « Clubcard Prices », avait violé les marques et le droit d’auteur de Lidl et était également contraire aux lois sur la concurrence déloyale. Une victoire significative pour Lidl, mais avec quelque peu un revers puisque le juge a également conclu que Lidl avait réenregistré son logo, composé d’un cercle jaune avec une bordure rouge sur un fond bleu, de mauvaise foi car ils ne pouvaient pas démontrer d’intention de l’utiliser sans le nom de marque LIDL et par conséquent l’enregistrement a été annulé.

Les deux parties ont fait appel de la décision devant la Cour d’appel, Tesco demandant que les conclusions de contrefaçon et de concurrence déloyale soient annulées, tandis que Lidl soutenait que les conclusions de mauvaise foi à leur encontre devaient être rejetées et leurs enregistrements de marques maintenus.

Dans sa décision, la Cour d’appel a conclu que :

• L’appel de Tesco contre la conclusion de concurrence déloyale doit être rejeté. Bien que la Cour d’appel ait estimé que la conclusion de la High Court selon laquelle un nombre substantiel de consommateurs seraient induits en erreur en pensant que les prix Clubcard de Tesco étaient identiques ou inférieurs aux prix de Lidl pour des produits équivalents était quelque peu surprenante et qu’il y avait de petits défauts dans le raisonnement car plus de poids a été accordé à certaines preuves qu’il ne pourrait être approprié, elle a conclu que le juge était non seulement en droit de prendre cette décision mais que le reste du raisonnement n’était pas compromis par cela.

• L’appel de Tesco contre la conclusion de contrefaçon de marque basée sur le préjudice au caractère distinctif de l’enregistrement de marque de Lidl incorporant le mot « LIDL » est rejeté. La Cour d’appel a approuvé la décision de la High Court selon laquelle l’allégation d’alignement des prix de Lidl était fondée sur les preuves, et par conséquent, que la décision du juge de constater qu’il y avait eu préjudice à Lidl était rationnellement soutenable. De plus, il n’y avait eu aucune erreur de droit ou de principe dans le raisonnement de la High Court selon lequel l’utilisation de Tesco n’avait pas de cause légitime. Tesco aurait facilement pu utiliser un signe différent pour promouvoir ses prix Clubcard.

• L’appel de Lidl contre la conclusion de la High Court selon laquelle leurs enregistrements de marques avaient été demandés de mauvaise foi a été rejeté. La Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait aucune erreur dans la décision de la High Court de transférer la charge de la preuve à Lidl, une fois que Tesco avait établi un cas prima facie de mauvaise foi. À ce moment-là, il revenait à Lidl d’expliquer leurs intentions lors de la présentation des demandes. Puisqu’ils ne pouvaient fournir aucune preuve convaincante ou témoignage établissant leur intention d’utiliser le logo sans la marque verbale « LIDL », la High Court avait raison de constater que les enregistrements avaient été déposés de mauvaise foi.

• L’appel de Tesco contre la conclusion de violation du droit d’auteur a été admis. La Cour d’appel s’est vu présenter un argument de Tesco qui n’avait pas été précédemment soumis à la High Court. Tesco a expliqué qu’il était né de la manière dont Lidl avait cherché à soutenir la décision de la High Court sur l’originalité en défendant l’appel. Leur nouvelle prétention était que, même si le logo Lidl était considéré comme une œuvre originale, Tesco n’avait pas violé parce qu’ils n’avaient pas reproduit une partie substantielle car ils n’avaient pas copié ce qui était original à ce sujet. Le juge de la Cour d’appel était d’accord. Il a estimé que bien que l’œuvre soit suffisamment originale pour attirer la protection du droit d’auteur, la portée de cette protection était étroite. Puisque Tesco n’avait pas copié au moins deux des éléments qui rendaient l’œuvre originale, à savoir, ils avaient utilisé une nuance de bleu que Tesco avait précédemment utilisée dans le cadre de leur livrée d’entreprise, plutôt que de copier le bleu Lidl, et la distance entre le cercle et le carré était différente, ils n’ont pas violé le droit d’auteur de Lidl.

Point clé à retenir : Malgré leur succès à annuler la décision sur la violation du droit d’auteur, cette décision ne change pas les implications pour Tesco. D’un point de vue pratique, ils ont encore dû engager les dépenses importantes nécessaires pour changer leur signalétique, et en plus, faire face à la possibilité de devoir payer à leur concurrent des dommages-intérêts substantiels. C’est un rappel supplémentaire que les équipes marketing devraient faire examiner toute campagne, particulièrement les importantes, par leurs équipes juridiques pour autorisation, surtout s’il y a une indication, même minime, qu’elle pourrait présenter une ressemblance avec celle d’un concurrent.

Pour plus d’informations sur la décision originale de la High Court, voir : https://www.hgf.com/news/every-lidl-helps-lidl-wins-high-court-case-against-tesco-on-the-clubcard-prices-logo/

[2024] EWHC 88 (IPEC), Thatchers Cider Company Limited v Aldi Stores Limited, IPEC, 24 janvier 2024

Une autre affaire à figurer dans les médias, en raison des noms familiers impliqués. Ici, Thatchers a intenté une action contre Aldi et leur marque TAURUS de cidre trouble au citron, alléguant la contrefaçon de la marque Thatchers qui comprend une image de l’étiquette THATCHERS CLOUDY LEMON CIDER, sur la base d’un risque de confusion et d’un préjudice à leur réputation ainsi que de concurrence déloyale.

Thatchers a soutenu qu’Aldi avait intentionnellement créé un lien entre leurs produits et le produit bien établi de Thatchers par l’utilisation d’un emballage et d’un marketing similaires. Aldi a répliqué en affirmant que leur utilisation du produit « de référence » (étant le produit Thatchers) était légale et que les revendications de Thatchers manquaient de particularité suffisante.

Avant de pouvoir évaluer l’affaire intentée par Thatchers, le juge a d’abord dû traiter une question préliminaire d’identification du signe dont Thatchers avait l’intention de se plaindre. Cela avait fait l’objet d’une conférence de gestion de l’affaire, et a occupé une partie importante des plaidoiries le premier jour. Finalement, le juge a constaté que le signe devait être l’apparence générale d’une seule canette du produit Aldi TAURUS et non simplement une face de celle-ci.

Une fois cela décidé, le juge a poursuivi pour conclure que :

• Il n’y avait aucun risque de confusion. Le fait que le produit d’Aldi puisse rappeler le produit Thatchers n’était pas suffisant pour une conclusion de confusion. Dans l’ensemble, les marques ont été jugées similaires mais seulement à un faible degré. Cela est principalement dû aux différences dans les noms de marque proéminents, « THATCHERS » et « TAURUS » mais aussi en raison du logo de taureau utilisé par Aldi. Le juge a également estimé que la couleur jaune, et l’utilisation de citrons et de feuilles de citron sur une boisson aromatisée au citron, y compris les cidres au citron était très commune et donc pas particulièrement distinctive.
• Bien que Thatchers ait établi qu’ils avaient acquis une réputation dans leur marque à la date pertinente, et que le juge ait constaté que le consommateur pertinent, en voyant le produit d’Aldi, rappellerait la marque Thatchers, le juge n’était pas convaincu qu’il y avait une intention d’exploiter la clientèle et la réputation de Thatchers dans leur marque ou que le produit d’Aldi avait objectivement eu l’effet de le faire. De plus, ils n’étaient pas d’accord qu’il y aurait préjudice à Thatchers et ont par conséquent conclu que la revendication de contrefaçon basée sur la réputation avait échoué.

• Enfin, puisqu’il n’y avait aucune preuve qu’aucun consommateur ne croyait que le produit Aldi était celui de Thatchers, et pour les mêmes raisons données lors de la conclusion qu’il n’y avait aucun risque de confusion, le juge a rejeté la revendication de concurrence déloyale.

• Point clé à retenir : Lors de l’introduction d’une revendication de contrefaçon, veillez à exposer clairement et à particulariser le signe contre lequel la revendication est faite. Sinon, comme ce fut le cas ici, la décision peut être partiellement retirée de vos mains et être prise par un juge avec la contribution de la partie contre laquelle vous intentez la revendication.

  [2024] EWCA Civ 178, Marks and Spencer plc v Aldi Stores Limited, Cour d’appel, 27 février 2024

  Si la décision dans l’affaire entre Aldi et Thatchers avait donné à Aldi la confiance qu’ils opéraient du bon côté de la ligne, cette affaire suivante leur aura rapidement donné matière à réflexion. Cependant, cette fois, cela n’impliquait pas de marques mais des dessins enregistrés.

  M&S avait enregistré quatre dessins pour leurs bouteilles de liqueur à base de gin comportant des paillettes dorées et des lumières LED. Ces dessins visaient à protéger leurs conceptions de bouteilles festives lancées en 2020 qui incorporaient des caractéristiques innovantes pour attirer les acheteurs de Noël. Aldi a commencé à vendre des bouteilles de liqueur de gin rivales en novembre 2021, incitant M&S à intenter une action en contrefaçon.

  Dans la décision originale, la High Court a constaté que les bouteilles d’Aldi violaient effectivement les dessins enregistrés détenus par M&S car elles créaient la même impression générale sur l’utilisateur informé. La décision a été portée en appel par Aldi devant la Cour d’appel. Finalement, l’appel a échoué et la décision originale de contrefaçon par Aldi a été maintenue.

  D’un point de vue neutre, la décision offre des orientations potentiellement utiles lors de l’examen de la protection par dessin enregistré, ou de l’introduction de procédures de contrefaçon contre un tiers :

• Les circonstances relatives à la conduite du propriétaire du dessin, et par extension l’intention du concepteur ne sont pas pertinentes. Le dessin doit être interprété objectivement.

• Lorsque, comme dans le cas présent, les images utilisées dans le dessin enregistré sont des photographies d’un produit, le dessin revendiqué consiste en les caractéristiques du produit – les lignes, contours, couleurs, forme, texture, et matériaux et/ou ornementation – visibles dans les photographies.

• Chaque enregistrement doit être considéré séparément. Un enregistrement ne doit pas être interprété par référence à un autre, ni ne doivent-ils être amalgamés. D’autre part, deux images qui font partie du même enregistrement peuvent être considérées ensemble puisqu’elles montrent le même dessin mais sous différentes perspectives.

• La Cour peut prendre en compte, dans l’évaluation de l’impression générale, les biens effectivement commercialisés qui correspondent à ces dessins. Surtout, s’ils doivent être utilisés pour confirmer les conclusions déjà tirées des dessins. Ceci à moins que le produit commercialisé par le propriétaire ne diffère du dessin tel qu’enregistré.

• Au moins dans un cas tel que celui-ci, l’« indication de produit » peut être invoquée pour résoudre une ambiguïté quant à ce qui est montré dans l’image, et en ce sens pour aider à l’interprétation du dessin.

Sur ce point, il a été noté que l’UKIPO, en réponse à une enquête de la Cour, avait dû expliquer que vers le 21 avril 2023, il avait mis à jour son outil de visualisation des dessins enregistrés en ligne parce qu’il était devenu conscient que les informations d’« indication de produit » fournies par les demandeurs étaient incorrectement mal étiquetées comme une « description ».

• Il a été reconfirmé que la divulgation par le concepteur dans la période de grâce de 12 mois n’impacte pas le corpus de dessins, même aux fins de contrefaçon.

Point clé à retenir : Les dessins enregistrés peuvent être utiles pour prendre des mesures contre les produits d’imitation. Il est intéressant de spéculer si Thatchers aurait eu plus de succès dans leur affaire contre Aldi s’ils avaient obtenu une protection par dessin enregistré pour leurs étiquettes Cloudy Lemon Cider comme M&S l’a fait avec leurs bouteilles. Cette décision montre également la valeur, dans les cas pertinents, d’utiliser des photographies lors de la demande de dessins enregistrés par rapport aux dessins au trait plus typiques. Par exemple, un dessin au trait n’aurait peut-être pas montré les caractéristiques « lumineuses » de la bouteille M&S de la même manière.

Pour plus d’informations sur la décision originale de la High Court, voir : https://www.hgf.com/retail-scanner/design-registrations-to-win-this-time-its-gin-ms-vs-aldi/

Brevets

T0804/22 : un piège particulier de paramètre

Dans cette affaire, la chambre de recours de l’Office européen des brevets a confirmé une décision révoquant le brevet européen EP3097790 (Symrise AG) pour Boissons Troubles avec Stabilité de Stockage Améliorée sur la base que le brevet n’a pas fourni d’informations suffisantes pour qu’une personne compétente puisse réaliser l’invention. Le brevet revendiquait une émulsion trouble huile-dans-eau et définissait les gouttelettes d’huile en termes de taille moyenne de particule « x(n) », où le terme « x(n) » était défini comme la taille moyenne de particule que n % en poids de toutes les gouttelettes dans l’émulsion montrent.

Bien que le brevet ait décrit la caractérisation de la taille des particules en utilisant la diffraction laser, les opposants ont soutenu que cela permettait seulement de définir les tailles moyennes de particules par % en volume. Le titulaire du brevet a contesté que les données basées sur le volume pouvaient être converties en % en poids en utilisant des calculs simples. Cependant, aucun des exemples dans le brevet ne fournissait une conversion des tailles moyennes de particules basées sur le volume vers celles basées sur le poids. De plus, les preuves ont montré que, dans le contexte d’une émulsion, les gouttelettes de différentes tailles ont des densités différentes en raison de la contribution de la couche d’émulsification. Puisqu’une gamme de tailles de particules serait présente avec une densité inconstante, il a été constaté que la conversion du volume au poids ne peut être calculée sans difficulté extrême.

En conséquence, il a été constaté qu’il y avait des « doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables » (le test d’insuffisance) que l’invention pouvait être réalisée. Ainsi, la charge de la preuve s’est déplacée des opposants vers le titulaire du brevet, permettant aux opposants de présenter leur cas sans soumettre de données expérimentales.

Point clé à retenir : Il est essentiel de s’assurer que tout paramètre mentionné dans les revendications peut effectivement être déterminé en utilisant des méthodes décrites ou référencées dans le brevet, ou connues dans les connaissances générales communes. Idéalement, un brevet contiendra un ou plusieurs exemples qui montrent comment une personne compétente satisfait à toutes les exigences de la revendication 1. Cela place la charge initiale de la preuve sur un opposant pour démontrer que les exemples ne peuvent pas être reproduits.

T0629/22 : inventivité des analogues de fromage végétaliens

Dans cette affaire, la chambre de recours de l’OEB a examiné l’inventivité de la revendication 1 d’EP3422865 définissant un analogue de fromage comprenant de l’eau, une quantité et un type spécifiés d’amidon, une quantité spécifiée de protéine de pomme de terre et de la graisse. L’analogue revendiqué se distinguait de l’art antérieur le plus proche par le type et la teneur en amidon. Selon le titulaire du brevet, ces caractéristiques résultaient en de bonnes caractéristiques de fusion-étirement. Cependant, la chambre a constaté qu’il n’était pas crédible que tout produit défini par la revendication 1 aurait ces caractéristiques, puisque certaines étapes de traitement étaient nécessaires pour les atteindre. Puisque le titulaire du brevet ne pouvait pas s’appuyer sur l’effet technique des caractéristiques de fusion-étirement, la chambre a défini le problème résolu par l’invention comme étant simplement la fourniture d’un analogue de fromage alternatif. La solution, c’est-à-dire la fourniture d’une quantité et d’un type particuliers d’amidon, a été jugée évidente au vu de l’art antérieur.

Utilement, le titulaire du brevet avait déposé un jeu de revendications auxiliaires dans lequel la revendication 1 définissait un produit fabriqué selon un procédé particulier, surmontant ainsi le problème des étapes de méthode manquantes. Cependant, le requérant (opposant) a présenté des rapports expérimentaux montrant que, dans un exemple, un analogue de fromage préparé selon la revendication 1 n’avait pas les caractéristiques requises, et a ainsi soutenu que le bénéfice allégué de l’invention ne pouvait pas être atteint dans la portée revendiquée.

Le conseil a observé que les quantités d’amidon, de protéine de pomme de terre et de matière grasse utilisées dans cet exemple se situaient aux limites des plages revendiquées, alors que les données présentées par le titulaire du brevet montraient que les quantités des composants revendiqués pouvaient varier considérablement dans l’étendue de la revendication tout en conservant les caractéristiques de fusion-étirement. Le conseil a également fait référence à la décision de la Grande Chambre de recours dans l’affaire G1/03, qui stipulait que « l’inclusion de modes de réalisation non fonctionnels n’est pas préjudiciable » à condition qu’il y ait « un grand nombre d’alternatives concevables et que le mémoire descriptif contienne suffisamment d’informations sur les critères pertinents pour trouver des alternatives appropriées sur la plage revendiquée avec un effort raisonnable ».

Compte tenu de cela, et au vu des informations fournies dans le brevet, le conseil a jugé crédible qu’une personne du métier suivant l’enseignement du brevet obtiendrait un analogue de fromage présentant les caractéristiques d’étirement requises. La solution revendiquée au problème de fournir un analogue de fromage ayant de telles caractéristiques a donc été considérée comme non évidente au regard de l’état de la technique.

Point clé à retenir : Cette affaire illustre comment la crédibilité des effets techniques allégués sur l’étendue de la revendication peut déterminer si une étape inventive est trouvée selon l’approche problème-solution de l’OEB. Bien que l’existence d’un seul mode de réalisation non fonctionnel ne soit pas nécessairement fatale à la brevetabilité, il est conseillé aux demandeurs de brevets d’inclure un certain nombre d’exemples couvrant l’étendue de la revendication dans leur demande au moment du dépôt. Pour les opposants, trouver un exemple non fonctionnel bien à l’intérieur des limites de la revendication, plutôt qu’aux extrémités, a beaucoup plus de chances d’aider à contester l’activité inventive.

T1863/21 : interprétation d’un mécanisme d’action dans une revendication d’utilisation médicale

Nestlé a fait appel de la décision de la division d’opposition de maintenir le brevet EP2575508 de Nutricia. La revendication 1 du brevet porte sur un oligosaccharide non digestible destiné à être utilisé pour améliorer la tolérance orale aux protéines alimentaires, la tolérance orale étant induite par un hydrolysat partiel de protéines de lait. Le principal point de désaccord entre les parties concernait l’interprétation des revendications. Nestlé a soutenu que les revendications accordées portaient sur des compositions comprenant un mélange d’hydrolysat partiel de protéines et d’oligosaccharide non digestible qui induisait une tolérance orale aux protéines. Selon Nutricia, la revendication 1 ne se concentre pas sur le mélange, mais sur le rôle de l’oligosaccharide. La chambre a approuvé le titulaire du brevet. Elle a noté que la revendication 1 est une revendication d’utilisation médicale dans laquelle l’utilisation médicale consiste à induire une tolérance aux protéines, tandis que le rôle de l’oligosaccharide est d’améliorer l’effet inducteur de tolérance de l’hydrolysat. Cette interprétation est cohérente avec les exemples du brevet.

Il a également été examiné si la caractéristique d’amélioration ne faisait qu’énoncer un mécanisme d’action. Nestlé a fait valoir qu’un mécanisme d’action sous-jacent ne peut pas conférer de nouveauté à une revendication de deuxième utilisation médicale. Cependant, la chambre n’a pas accepté cet argument, notant que (i) il n’était pas contesté que l’utilisation médicale revendiquée était nouvelle et (ii) la jurisprudence a établi qu’une référence à un mécanisme d’action peut conduire à un objet nouveau, à condition qu’elle conduise à une application utile véritablement nouvelle. La chambre a donc conclu que la question de savoir si la caractéristique d’amélioration se rapportait à un mécanisme d’action était purement académique ; la question importante était de savoir si elle restreignait la portée de la revendication.

En réponse à l’attaque de Nestlé pour insuffisance, le titulaire du brevet a déposé des données supplémentaires pendant la procédure d’opposition basées sur un mélange binaire d’oligosaccharides, puisque seuls des mélanges ternaires étaient utilisés dans les exemples du brevet. Nestlé a contesté qu’un effet puisse être obtenu en utilisant seulement un ou deux oligosaccharides. Plutôt que de soumettre ses propres données à l’appui de cet argument, Nestlé s’est appuyée sur une analyse statistique des données du titulaire du brevet. La chambre n’a pas été convaincue par cet argument, notant que « la signification statistique n’est pas et ne devrait pas être le seul critère pour considérer les résultats expérimentaux, et encore moins pour les exclure de l’examen », et qu’un brevet n’a pas besoin de satisfaire aux mêmes normes qu’une publication scientifique évaluée par des pairs.

Nestlé a ensuite fait valoir que l’invention n’était pas suffisamment divulguée sur toute son étendue car l’hydrolysat de protéines de lait ne serait pas capable d’induire une tolérance orale à toutes les protéines alimentaires comme revendiqué. Puisque cet argument a une base scientifique irréfutable, aucune donnée n’était nécessaire pour convaincre la chambre. Le titulaire du brevet a pu surmonter ce problème en limitant la revendication 1 à la tolérance orale aux protéines de lait. Étant donné que l’utilisation d’oligosaccharides non digestibles pour améliorer la tolérance orale aux protéines de lait n’était pas suggérée par l’état de la technique, la revendication modifiée a été jugée inventive.

Point clé à retenir : La question de savoir si une caractéristique dans une revendication de deuxième utilisation médicale est considérée comme un mécanisme d’action est moins importante que la question de savoir si elle restreint la portée de la revendication d’une manière qui apporte quelque chose de nouveau par rapport à l’état de la technique. De plus, l’absence de signification statistique ne rend pas automatiquement un effet technique démontré non plausible aux fins de l’évaluation de la brevetabilité en Europe. Les opposants souhaitant contester une revendication de deuxième utilisation médicale pour insuffisance auront de meilleures chances de succès en soumettant leurs propres données, à moins qu’il n’y ait une forte justification scientifique pour argumenter que l’effet allégué ne peut pas être obtenu sur toute l’étendue revendiquée.

Pour toute question relative à ce qui précède, veuillez contacter les auteurs, Tanya Waller twaller@hgf.com et Jennifer Bailey jbailey@hgf.com.

Cet article a été préparé par la Directrice des Marques Tanya Waller et l’Associée et Conseil en Brevets Jennifer Bailey