Les marques SKY déposées pour être utilisées purement comme « arme juridique » sont déclarées invalides

En janvier 2020, la CJUE a rendu son arrêt très attendu dans l’affaire SkyKick – concluant qu’une demande de marque déposée sans aucune intention d’utiliser la marque en relation avec les produits et services de la spécification constitue de la mauvaise foi.

En appliquant cette décision de la CJUE (Affaire C-371/18) et le test de mauvaise foi, Lord Justice Arnold a jugé que le Sky Group avait déposé les marques en question dans la procédure SkyKick en partie de mauvaise foi de trois manières.

Dans son jugement (Sky Plc & Ors v Skykick UK Ltd & Anor [2020] EWHC 990 (Ch) (29 avril 2020*), non seulement le Sky Group n’avait pas l’intention d’utiliser les marques en relation avec certains produits et services couverts par les spécifications aux dates de dépôt, mais il n’y avait aucune perspective prévisible qu’il ait jamais l’intention de les utiliser en relation avec de tels produits et services. De plus, le Sky Group a fait les demandes conformément à une stratégie délibérée de rechercher une protection très large des marques, indépendamment du fait qu’elle soit commercialement justifiée. Le Sky Group a ainsi déposé les marques avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. À savoir, purement comme une arme juridique contre des tiers, que ce soit dans des menaces de réclamations de contrefaçon ou des réclamations de contrefaçon réelles ou des oppositions aux demandes d’enregistrement de tiers. En outre, concernant la marque UK604, le Sky Group a fait une déclaration s.32(3) en partie fausse afin d’obtenir une telle protection. Arnold LJ a jugé que cela était manifestement incompatible avec les pratiques honnêtes en matière industrielle et commerciale et renforçait ainsi sa conclusion que, dans cette mesure, la demande avait été faite de mauvaise foi.

L’effet de cette conclusion était que les marques étaient partiellement invalides et Arnold LJ a examiné comment modifier les parties pertinentes de la spécification, particulièrement à la lumière du fait que le Sky Group soutenait que les spécifications ne devaient pas être modifiées du tout et ne proposait pas une spécification plus limitée. Le juge a cherché à concevoir une spécification qui reflétait l’étendue de la mauvaise foi prouvée, mais pas plus. En outre, comme les allégations de contrefaçon plaidées étaient beaucoup plus larges que celles sur lesquelles l’attention s’est portée au procès, Arnold LJ a donné au Sky Group sept jours à compter de la date du jugement pour retirer formellement les allégations plus larges de contrefaçon ou il déterminerait la validité de la spécification de ces parties des marques.

Comme les marques étaient partiellement valides, le juge a ensuite examiné la contrefaçon, refusant une demande tardive de SkyKick de modifier ses conclusions pour alléguer la mauvaise foi en relation avec les « services de télécommunications » et les « services de courrier électronique ». L’argument le plus fort du Sky Group sur la contrefaçon concernait les « services de courrier électronique » et le juge a conclu que SkyKick avait contrefait les marques à cet égard au moins.

Il s’agit du premier jugement appliquant le test de mauvaise foi de la CJUE dans le contexte des pratiques de dépôt des propriétaires de marques. Les propriétaires de marques avec des portefeuilles contenant des spécifications très larges devraient considérer si cela pourrait être un problème pour leurs marques, particulièrement si de telles marques sont déployées de manière routinière contre l’utilisation et/ou les dépôts de tiers.

Cet article a été préparé par Rachel Fetches, associée chez HGF. Si vous souhaitez des conseils supplémentaires sur ce sujet ou toute autre question, veuillez contacter Rachel. Alternativement, vous pouvez contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page Contact pour entrer en contact avec votre bureau HGF le plus proche.