Edwards c. Meril confirme la compétence de la JUB sur les actes de contrefaçon antérieurs à l’entrée en vigueur de la juridiction

Dans Edwards c. Meril (UPC_CGI_15/2023), la division locale de Munich de la JUB a refusé de suspendre la procédure de contrefaçon en attendant un appel concernant la conclusion de la division centrale sur la validité du brevet sous forme modifiée. En concluant à la contrefaçon en faveur d’Edwards, la division locale a accordé une attention particulière aux preuves d’expert lors de l’interprétation des revendications et, de manière inhabituelle, s’est également référée aux définitions fournies dans l’un des propres brevets du défendeur pour confirmer leur interprétation. De plus, en adoptant une interprétation fonctionnelle des revendications, la division locale a conclu à la contrefaçon sans avoir à examiner les allégations d’Edwards concernant la contrefaçon selon la doctrine des équivalents. La division locale a également fait peu de cas de la suggestion de Meril selon laquelle la JUB n’avait pas compétence sur les actes de contrefaçon commis avant le 1er juin 2023, date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB.

Contexte

Cette affaire concernait l’action en contrefaçon réussie d’Edwards contre Meril sous EP 3 646 825 B1. Bien que Meril ait formé une demande reconventionnelle en révocation devant la division de Munich de la JUB, Meril a également déposé une action séparée en révocation devant la division centrale. L’affaire a été bifurquée, la révocation et les demandes reconventionnelles en révocation étant consolidées et entendues par la division centrale, qui a maintenu le brevet sous forme modifiée. La décision de la division centrale fait maintenant l’objet d’un appel. Meril a demandé la suspension de la procédure de contrefaçon au motif que la division centrale n’avait pas examiné toutes les questions qui lui avaient été soumises. Cependant, la division locale a conclu que Meril avait échoué à démontrer que la décision de la division centrale était manifestement et prima facie erronée. En conséquence, aucune suspension n’a été accordée.

Détails techniques

Le brevet concernait une valve cardiaque prothétique comprenant un cadre entièrement composé de cellules hexagonales. Dans leurs soumissions, Edwards s’est référé à l’illustration ci-dessous, qui montre les cellules hexagonales ainsi que les entretoises latérales opposées (144) s’étendant parallèlement à l’axe d’écoulement de la valve.

Meril a contesté que leur valve était composée de cellules octogonales marquées en rouge et vert ci-dessous qui se chevauchent partiellement pour former des cellules rhombiques dans la zone de chevauchement (voir région en jaune).

La position d’Edwards était qu’il y avait contrefaçon selon la doctrine des équivalents. La position de Meril était que, contrairement aux exigences des revendications d’Edwards, leur valve n’était pas entièrement composée de cellules hexagonales et était dépourvue d’entretoises latérales s’étendant parallèlement à l’axe d’écoulement de la valve.

Interprétation des revendications

Sans surprise, l’affaire a tourné autour de l’interprétation des termes « entretoise », « parallèle » et « cellule (hexagonale) ».

En relation avec le terme « entretoise », la cour a interprété ce terme de manière fonctionnelle, notant que le brevet lui-même attribuait différentes fonctions aux entretoises latérales angulaires et verticales du cadre. Tandis que les entretoises angulaires jouaient un rôle dans la compression de la valve, les entretoises latérales verticales étaient rigides pendant l’effondrement de la valve. La cour a conclu que cette interprétation était cohérente avec les preuves d’expert fournies par Meril.

De manière peut-être plus intéressante, la cour s’est également référée à la demande de brevet indien de Meril 202121947196 (IN’196) qui a été déposée le 18 octobre 2021. Meril a soumis ce document dans le cadre de sa défense. Cependant, la cour s’est référée au document lors de l’interprétation du terme « entretoise », notant que les « entretoises » latérales 101c et 101c’ illustrées dans IN’196 se comportaient de manière substantiellement identique malgré le fait que 101c définissait un espace ouvert, tandis que 101c’ ne le faisait pas.

Certains lecteurs pourraient être surpris par la référence de la cour à un document déposé postérieurement pour l’interprétation des revendications. Cependant, il est sûr de dire que ce document n’a pas modifié la conclusion que la cour avait déjà atteinte sur la base de l’interprétation de la revendication à la lumière de la description.

En ce qui concerne le terme « parallèle », la cour a conclu que celui-ci « ne doit pas être compris dans un sens strictement mathématique », car les dessins dans la description du brevet montraient des entretoises d’une forme légèrement concave.

En ce qui concerne la « cellule (hexagonale) », la cour a noté que la revendication se référait à un cadre entièrement composé de cellules hexagonales. Cependant, appliquant une interprétation fonctionnelle au terme, la cour a noté que le cadre était pliable et extensible, impliquant que les cellules devaient également être pliables et extensibles puisque le cadre était entièrement composé de cellules hexagonales. De cette manière, la cour a adopté une interprétation qui permettait à la revendication de couvrir des cadres avec des trous non hexagonaux, à condition que de tels trous ne soient pas pliables et extensibles. Cette interprétation a écarté la défense de Meril selon laquelle leur cadre incluait des cellules rhombiques, puisque les trous rhombiques du dispositif de Meril ne s’effondraient pas pendant la compression de la valve et ne pouvaient donc pas être considérés comme des « cellules ». Conjointement avec l’interprétation de la cour des termes « entretoise » et « parallèle », cette interprétation a également mis fin à la défense de Meril selon laquelle leurs cellules avaient une forme octogonale.

Conclusion

Cette affaire souligne comment la cour a interprété les revendications de manière fonctionnelle à la lumière de la description pour fournir à la revendication une interprétation plus large que ce qui aurait peut-être pu être attendu du seul libellé des revendications. Certains praticiens pourraient également être surpris par la dépendance de la cour sur une demande de brevet antérieure pour confirmer l’interprétation de l’un des termes du brevet.

L’interprétation des revendications adoptée par la cour signifiait que Meril était reconnu coupable de contrefaçon. Cela a rendu inutile l’examen de l’allégation d’Edwards concernant la contrefaçon par équivalents. En raison de leur conclusion de contrefaçon, la cour a ordonné à Meril de fournir à Edwards des informations sur les actes de contrefaçon commis depuis le 17 mars 2021, faisant peu de cas de la suggestion de Meril selon laquelle la JUB n’avait pas compétence sur les actes de contrefaçon commis avant le 1er juin 2023, date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB.

Cet article a été préparé par l’Associé et Conseil en brevets Hsu Min Chung.