Vos marques de commerce de détail sont-elles en danger ?

Il est raisonnable d’affirmer que le consommateur moyen ne fera aucune distinction entre les services de vente au détail offerts par des magasins monomarques et ceux offerts par des magasins multimarques (grands magasins).

Suite aux décisions de la Cour de justice de l’UE (« CJUE ») dans les affaires Apple Store (C 421/13, 2014) et Burlington Arcade (C-155/18, 2020), l’EUIPO est cependant d’avis que ces deux types de vente au détail sont très distincts. L’EUIPO considère que les services de vente au détail offerts par les magasins monomarques ne devraient pas être considérés comme un usage véritable des « services de vente au détail » tels qu’enregistrés dans la classe 35 de la classification de Nice. Les propriétaires de marques exploitant des magasins monomarques ne sont donc plus en mesure de faire valoir leurs enregistrements actuels en classe 35 dès que ces enregistrements ont plus de cinq ans.

Cette pratique de l’EUIPO apporte de la clarté sur un sujet qui a fait l’objet de débats pendant de nombreuses années. Cependant, la question est de savoir si l’application de cette pratique conduira à des décisions qui seront considérées comme justes et raisonnables.

Que sont les services de vente au détail ?

Dans la note explicative de la classification de Nice, les « services de vente au détail » sont définis comme suit :

… le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple, par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat.

Cette définition comporte trois éléments, à savoir 1) le but de ces services est la vente de produits aux consommateurs, 2) le service de vente au détail permet aux consommateurs de voir et d’acheter commodément les produits, et 3) le service est fourni pour le compte de tiers.

Monomarque vs. Multimarque

Ce troisième élément de la définition est en fait utilisé comme justification pour traiter différemment les détaillants monomarques et multimarques. Depuis le 1er mars 2021, les directives de l’EUIPO contiennent la phrase suivante : « les autres bénéficiant du regroupement d’une variété de produits sont les différents fabricants à la recherche d’un débouché pour leurs produits“.

Dans les Directives, l’EUIPO raisonne que de la même manière qu’une entreprise de vêtements faisant la publicité de ses propres articles vestimentaires n’utilise pas véritablement sa marque pour des services de « publicité » en classe 35, il n’y a pas d’utilisation en relation avec la vente au détail en classe 35 lorsque le fabricant de vêtements ne fait que vendre ses propres produits dans ses magasins ou sur son site web. Cette vente n’est pas un service indépendant offert à des tiers, mais simplement une activité résultant de la fabrication et nécessaire à la vente de ces produits. Elle est protégée par un enregistrement de marque pour ces produits et ne nécessite pas un enregistrement distinct pour les services de vente au détail.

De plus, les Directives mentionnent que les services auxiliaires (tels que les services d’assistant de vente, les outils d’assistant de vente en ligne et les services après-vente) ne seront généralement pas non plus considérés comme un usage véritable pour les services de vente au détail, à moins qu’ils ne fassent pas partie intégrante de l’offre de vente des produits. Bien que cela laisse une certaine marge de manœuvre aux propriétaires de magasins monomarques pour affirmer qu’ils utilisent véritablement leurs marques pour des services de vente au détail, dans la plupart des cas, ces services auxiliaires feront partie intégrante de l’offre de vente des produits et ne seront donc pas considérés comme un usage véritable pour la vente au détail.

Nous avons étudié quelques décisions récentes des divisions d’opposition et d’annulation de l’EUIPO et nous avons remarqué qu’elles semblent encore avoir du mal à appliquer de manière cohérente la pratique décrite ci-dessus. Cependant, dans la grande majorité des décisions, la pratique est déjà appliquée et nous nous attendons à ce que le nombre de décisions divergentes diminue rapidement.

Bien que la pratique stricte de l’EUIPO ne semble pas avoir été suivie (encore) par l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) ou l’UKIPO par exemple, nous prévoyons que la pratique de l’EUIPO sera adoptée par les offices nationaux dans un avenir proche. Après le Brexit, l’UKIPO n’est bien sûr plus lié par les décisions de la CJUE.

Exemple

Quelles sont les conséquences juridiques du fait que les services de vente au détail offerts par les magasins monomarques ne sont pas considérés comme des services de vente au détail « véritables » ?

Par exemple, prenons l’entreprise A, qui possède un enregistrement de la marque X pour des articles vestimentaires (classe 25) et la vente au détail d’articles vestimentaires (classe 35) et n’exploite que des magasins monomarques, par rapport à l’entreprise B, qui a déposé une demande pour la marque identique X pour la vente au détail d’articles de bijouterie (classe 35).

Dans l’évaluation d’un risque de confusion, généralement, lorsque les marques en question sont identiques et que les produits/services sont similaires, un risque de confusion sera constaté.

Les services de vente au détail par rapport aux services de vente au détail – même lorsqu’ils concernent des produits différents – sont souvent considérés comme similaires. C’est parce que ces services de vente au détail ont la même nature et ont le même but de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, même s’il s’agit de produits différents. Ils ont également la même méthode d’utilisation. Lorsque les produits comparés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public, comme dans notre exemple « vente au détail de vêtements » et « vente au détail de bijoux », ils sont généralement considérés comme similaires.

Ainsi, l’enregistrement antérieur de la marque X de l’entreprise A pour « vente au détail d’articles vestimentaires » (classe 35) pourra bloquer la demande de l’entreprise B pour la marque identique X pour « vente au détail d’articles de bijouterie ».

Cependant, que se passerait-il si l’enregistrement de X de l’entreprise A était enregistré depuis plus de cinq ans ? Dans l’UE, une marque devient vulnérable à l’annulation pour non-usage cinq ans après son enregistrement. Un propriétaire de marque ne pourra pas faire valoir son enregistrement après ce délai si la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.

Dans notre exemple, suivant la pratique stricte de l’EUIPO, l’entreprise A ne sera pas en mesure de démontrer un usage sérieux des services de la classe 35 et ne pourrait donc s’appuyer que sur son enregistrement de marque pour les « articles vestimentaires » en classe 25.

Les articles vestimentaires et les bijoux sont cependant considérés comme des produits dissemblables. Ainsi, les articles vestimentaires sont également dissemblables à la « vente au détail d’articles de bijouterie » en classe 35. Dans ce scénario particulier, l’entreprise A ne sera pas en mesure de bloquer la demande de l’entreprise B.

Impact

En examinant l’exemple ci-dessus, la pratique de l’EUIPO pourrait conduire à une situation où les propriétaires de marques exploitent des points de vente au détail sous un nom identique, mais où un risque de confusion n’est pas constaté, simplement parce que l’entreprise A ne vend que ses propres produits, et non ceux de tiers.

Par conséquent, lorsque l’enregistrement devient soumis aux exigences d’usage, le détaillant multimarque est clairement dans une meilleure position qu’un détaillant monomarque qui, après cinq ans, ne peut plus invoquer son enregistrement en classe 35.

La question de savoir s’il y a une logique derrière cette différence dans le niveau de protection disponible pour les détaillants monomarques et multimarques est, à notre avis, discutable. Les deux types d’activité de vente au détail nécessitent d’énormes investissements en matière de conception de magasins, d’infrastructure et de promotion. À notre avis, ces investissements méritent une protection indépendamment de la source des produits vendus. Nous pensons que les consommateurs qui rencontrent un magasin de vêtements monomarque X, à côté ou près d’un magasin de bijoux multimarque X, croiront probablement que les produits et services en question proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.

Ne pas accepter les services de vente au détail monomarque comme un usage sérieux pour les services de vente au détail en classe 35 peut aller à l’encontre du principe fondamental de la protection des marques, à savoir éviter un risque de confusion parmi le public concerné.

Pour l’avenir

En attendant de voir comment la pratique de l’EUIPO et les pratiques dans d’autres juridictions évoluent, il est important pour les propriétaires de magasins monomarques de considérer attentivement le niveau de protection offert par leurs enregistrements de marques actuels dans les procédures d’opposition ou d’invalidation à venir qu’ils pourraient potentiellement fonder sur leurs enregistrements de marques en classe 35.

Il est conseillé aux propriétaires de marques qui exploitent des magasins monomarques et qui ont des enregistrements en classe 35 couvrant la vente au détail pour des catégories de produits plus larges, mais qui ne possèdent pas d’enregistrements de marques couvrant tous ces produits spécifiques eux-mêmes, de mettre à jour leurs portefeuilles de marques dès que possible.

Cet article a été préparé par Kasper Radstake, Associé et Conseil en Marques chez HGF, et Susanne Bilderbeek, Conseil Senior en Marques.