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Un signe géométrique peut-il être une marque d’origine commerciale ?
mars 2024
En bref, oui, c’est possible ! À condition que le signe lui-même fonctionne comme une marque de commerce et remplisse les critères de base d’identification de la source et de distinction des produits de différentes entreprises. Ces dernières années, de nombreuses décisions ont été prises concernant les signes, notamment sur les chaussures, et leur caractère distinctif suffisant pour obtenir une protection par marque. Comme chacun sait, posséder une marque est le symbole de protection ultime car elle dure indéfiniment et peut être utilisée pour poursuivre un concurrent utilisant un signe identique ou similaire !
Nous allons examiner quelques décisions clés, la tendance étant une nouvelle décision sur une marque de position pour les chaussures, une autre décision en faveur du demandeur ! Il semblerait que, particulièrement pour les chaussures, les consommateurs achètent beaucoup en fonction de l’aspect visuel et de nombreuses marques de baskets adoptent maintenant une forme de luxe silencieux, dans le sens où la marque principale n’apparaît pas du tout sur les baskets. Cependant, comme Prada l’a découvert, cela ne fonctionne pas toujours et il pourrait y avoir une plus grande différenciation entre les chaussures et les autres articles de mode !
PUMA obtient gain de cause devant la chambre de recours de l’EUIPO concernant une marque de position
En octobre 2022, Puma a cherché à enregistrer le signe ci-dessous pour « chaussures » :
L’examinateur de l’EUIPO a initialement décidé que « les signes géométriques simples tels que les cercles, les lignes, les rectangles ou les pentagones communs ne peuvent transmettre aucun message qui sera retenu par les consommateurs et ne seront donc pas perçus par eux comme une marque ». L’examinateur a estimé que le signe ci-dessus était trop simple et ne comportait aucun autre élément qui franchirait suffisamment le seuil pour que la marque soit perçue comme un badge d’origine commerciale par un consommateur. L’examinateur a donc été assez catégorique en rejetant le signe ci-dessus et a pensé qu’il serait perçu comme rien de plus que deux bandes presque parallèles.
Sans surprise, Puma n’était pas satisfait de cette décision et qui peut les blâmer, particulièrement dans le contexte des nombreuses affaires des trois bandes d’Adidas et autres. Les baskets en particulier connaissent un moment de mode !
Puma a déposé un recours et soulevé plusieurs points intéressants :
- Le consommateur concerné est plus observateur lors de l’achat de chaussures. Le public concerné est habitué à reconnaître l’origine commerciale des chaussures sur la base des signes placés sur les chaussures
- Puma a fourni des preuves de près de 40 marques utilisant des éléments figuratifs sur les côtés des chaussures et sont essentiels à l’identification de la marque (par exemple, le swoosh Nike)
- Puma a examiné le signe lui-même et rejeté l’analyse faite, affirmant que le signe n’est pas simplement deux bandes noires avec des courbes. Ils ont soutenu que le signe est mémorable et distinctif et ont exposé les enregistrements EUTM acceptés pour la classe 25 des signes figuratifs, montrant une incohérence dans la pratique du bureau, en bref, c’était trop strict !
Puma a eu gain de cause en appel et il a été convenu que le signe ne peut pas être considéré comme dépourvu de tout caractère distinctif. Même les signes avec un faible degré de caractère distinctif peuvent être enregistrés.
Quelques extraits clés de la chambre de recours :
« Il est à la fois bien connu, et en effet cela a été amplement démontré par les preuves déposées par le demandeur, que les signes utilisés sur les côtés des chaussures permettent aux consommateurs de différencier et ne sont donc pas normalement considérés comme une simple décoration »
« le signe ne consiste pas uniquement en une simple ligne ou deux mais consiste en au moins une forme minimalement distinctive »
« on ne peut pas dire que le signe en question est banal et consiste simplement en deux lignes parallèles. Il est immédiatement apparent que les lignes sont de longueur différente, d’épaisseur variable, et que l’espace entre elles s’élargit également lorsque chacune s’incurve vers le bas, avec pour résultat que le bas de chaque ligne est significativement plus épais que le haut »
« tous les types de bandes ou de lignes ne seraient pas perçus comme des marques, mais dans ce cas particulier, le signe en question possède effectivement le caractère distinctif minimum »
Puma a fortement convaincu la chambre de recours que le signe géométrique agirait comme un identificateur de source dans le secteur de la chaussure et les preuves déposées, en particulier des cas précédents, étaient très persuasives. La chambre de recours ne s’attend pas à ce que les consommateurs étudient intensément les marques mais comme pour toutes les marques, le signe sera mémorisé et atteint le seuil de caractère distinctif.
Maintenant, une histoire différente impliquant la maison de mode de luxe PRADA
La deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté une demande de marque de l’UE datant d’avril 2022 par Prada pour enregistrer un motif de triangle répétitif (triangle isocèle inversé), comme montré ci-dessous
La demande a été déposée pour une très large gamme de classes, donc n’était pas restreinte de la même manière que l’affaire Puma.
Le rapport d’examen initial a rejeté la marque comme étant dépourvue de tout caractère distinctif, notamment parce que l’EUIPO pensait que les consommateurs percevraient le motif répétitif comme un design basique et qu’il ne transmet aucun message qui pourrait attirer l’attention des consommateurs et rendre le signe mémorable.
Dans la décision, il devient clair que Prada ne semblait pas invoquer l’article 7(3) qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage, donc la chambre de recours a dû écarter tout ce qui s’appliquait au caractère distinctif acquis comme non pertinent. Cela semble plutôt étrange, car avec la plupart des demandes et en particulier pour les marques de cette nature, cela devrait être en jeu comme motif à invoquer et sur lequel se rabattre si le caractère distinctif inhérent n’est pas possible.
Les principaux motifs d’appel pour Prada étaient les suivants, avec référence au célèbre triangle isocèle inversé et à sa notoriété pour Prada, et ils ont soumis des preuves de livres et de publicités de la maison de mode :
- La combinaison spécifique et l’arrangement particulier dans la marque de motif UE ne sont pas insignifiants en termes de perception pour le consommateur et créent une impression globale suffisamment distinctive ;
- La protection en tant que marque ne peut être refusée sur un motif général que le signe ne contient qu’un seul élément régulièrement répété ;
- Exiger qu’une marque de motif contienne un élément verbal pour être enregistrée va à l’encontre de la loi, car la présence d’un élément verbal dans une marque de motif n’est pas une condition de validité de ce type de marque.
La chambre de recours a finalement partiellement rejeté la demande sur des motifs inhérents, notamment pour les sacs à main et les vêtements. La chambre de recours a fait plusieurs points intéressants sur la façon dont la marque elle-même sera appliquée aux produits et à quelle fréquence et à quel point cela serait courant en raison du signe lui-même (par exemple, sac à main entier), qui peuvent être résumés comme suit :
- « On ne peut pas considérer que le motif en question diffère significativement de la norme ou des coutumes du secteur » – ainsi un consommateur n’est pas capable de différencier la source
- « La chambre note d’emblée que le motif en forme de triangle en question est un style basique et courant de tissu ou de design… l’examinateur a cité plusieurs pages web où des motifs constitués d’une combinaison de triangles ont été trouvés sur des coques de smartphone, des chemises et des sacs »
- « les consommateurs concernés ne concevront pas la marque comme un badge d’origine commerciale, mais simplement comme un motif décoratif d’un style qui est courant dans le domaine du textile »
Il est à noter que la chambre a clairement indiqué que Prada s’est explicitement abstenu de s’appuyer sur des preuves d’utilisation pour réussir et a donc précisé que la décision ne portait que sur le caractère distinctif inhérent.
Dans l’ensemble, la décision prise n’est pas particulièrement surprenante. Clairement, Prada devrait pouvoir enregistrer la marque sur la base du caractère distinctif acquis par l’usage et aurait dû invoquer ce motif (à moins que nous ne manquions quelque chose !), étant donné les preuves importantes qu’ils auraient à déposer et qui seraient probablement valables dans toute l’UE. Mais sur un niveau inhérent, la décision de la chambre de recours est correcte à mon avis et cohérente avec la jurisprudence.
Il est à noter que Prada dispose d’autres enregistrements sur lesquels s’appuyer et il sera intéressant de voir si cette marque particulière est redéposée ou si la décision fait l’objet d’un nouveau recours.
Alors, cela vaut-il la peine de poursuivre uniquement les signes géométriques ?
Oui ! La majorité des décisions qui sortent sont en faveur du demandeur (bien que principalement en appel) et une autre affaire impliquant Paredes Holding l’année dernière a trouvé la marque ci-dessous également distinctive pour les chaussures :
Tant que le signe peut être considéré comme remplissant la fonction de marque et agissant comme identificateur de source, alors il y a de bonnes chances de succès. Cependant, ce qui semble aider est de déposer pour une gamme plus étroite de produits comme les chaussures par exemple.
Donc, lors de l’examen de votre portefeuille et de toute nouvelle marque créée qui est visible pour le consommateur et distinctive, il vaut la peine d’essayer de protéger ces signes également, surtout s’ils deviennent une partie intégrante de la marque et remplacent les mots. Il est également toujours utile d’invoquer le motif du caractère distinctif acquis, donc conservez également les preuves pour la soumission afin d’éviter une situation comme Prada.
