OEM en Chine – stahlwerk et le principe de bonne foi

Avant d’aborder les spécificités de l’affaire Stahlwerk (janvier 2022), qui est une affaire du Tribunal populaire supérieur de la province du Zhejiang, nous devons d’abord expliquer ce qu’est l’OEM et son importance évidente pour les détaillants, étant donné que tous les détaillants ne vendent pas réellement de marchandises sur le marché chinois, mais la plupart fabriquent probablement là-bas pour l’exportation vers leurs marchés domestiques. OEM fait référence à « Original Equipment Manufacturer » (fabricant d’équipement d’origine), qui constitue une partie importante de l’économie chinoise – un détaillant peut commander à un fabricant en Chine de fabriquer un produit et d’y apposer la marque du détaillant, et ces produits n’entrent pas sur le marché chinois et sont essentiellement simplement exportés. C’est donc attractif pour les détaillants car le produit peut souvent être fabriqué moins cher en Chine puis simplement exporté complet avec la marque et prêt à la vente au consommateur.

Maintenant, la plupart des détaillants auront enregistré leurs marques de commerce en Chine (au moins pour les marques principales) et il est effectivement important qu’ils l’aient fait, étant donné que parfois les produits peuvent se retrouver sur le marché, donc une étape supplémentaire prudente est un service de surveillance pour voir ce que les tiers déposent également sur le registre chinois. Les détaillants doivent également avoir des accords de fabrication clairs en place et être clairs sur la propriété de la PI. De tels accords doivent également être exécutés conformément à la pratique chinoise locale, par exemple en utilisant le cachet de l’entreprise et autres.

L’attitude des tribunaux chinois envers l’usage des marques de commerce OEM a fluctué au fil du temps. Au début, il semblait y avoir un grand manque de cohérence dans les décisions des tribunaux (voir Pretul (2015) et DongFeng (2017)). Ensuite, les tribunaux ont suivi une ligne selon laquelle, comme les produits OEM n’entraient pas sur le marché chinois, il n’y avait pas d’usage de marque de commerce en Chine, et donc pas de contrefaçon. La célèbre affaire Honda (2019) a légèrement bouleversé cela, car Honda a soutenu que la pratique précédente était une licence pour les contrefacteurs et les tribunaux ont suivi une pratique plus nuancée en examinant chaque cas, mais ont possiblement introduit aucune règle stricte et rapide. L’affaire Stahlwerk s’est appuyée sur cette pratique et constitue la jurisprudence la plus récente.

Donc le contexte de cette discussion de cas est l’importance évidente de la Chine en tant que territoire de fabrication mais aussi la nécessité de surveiller l’usage des marques de commerce en Chine et toute contrefaçon. Dans la présente affaire, le demandeur était Weike qui avait enregistré la marque de commerce STAHLWERK en Chine, et notamment avait eu des relations antérieures avec le propriétaire de la marque, et quand le défendeur, Laoshidun, a commencé à fabriquer des marchandises de marque STAHLWERK pour l’exportation vers l’Allemagne, Weike a lancé des procédures de contrefaçon de marque de commerce.

Dans une décision de janvier 2022, le tribunal a statué que Weike avait exercé ses droits de marque de commerce de manière illégitime et avait violé le principe de bonne foi – le point clé étant que les marchandises OEM ne contrefaisaient pas le droit de marque de commerce que Weike possédait. Le tribunal savait que Weike était bien conscient de l’entreprise allemande et du nom de marque, ayant même été précédemment impliqué dans la conception et le traitement de produits en Chine. Ce contexte était crucial dans la décision.

Bonne foi

Le tribunal a donc introduit plus clairement le principe de bonne foi dans les procédures de contrefaçon OEM et l’a utilisé comme seule base pour le jugement et la conclusion. Cela montre donc que le tribunal examinera l’historique des parties et tous les faits et preuves entourant une relation commerciale antérieure et effectivement pourquoi toute marque de commerce a été déposée et obtenue.

Le tribunal de première instance a souligné les points suivants à considérer :

• Il est essentiel d’avoir un équilibre pondéré approprié entre le titulaire du droit de marque de commerce et l’OEM ;
• Que ce n’est pas tranché – on ne peut pas soutenir que toutes les marchandises OEM sont exemptées de contrefaçon de marque de commerce ni que toute fabrication constitue une contrefaçon – donc une approche holistique et prenant en compte tous les faits et preuves.

Il est clair que l’intention du droit des marques de commerce en Chine maintenant n’est pas de permettre l’application illégitime des droits de marque de commerce et que le principe de bonne foi doit être suivi. Ainsi, le fait que Weike connaissait l’entreprise allemande et a ensuite enregistré de manière préventive la marque de commerce identique pour les marchandises identiques et a ensuite utilisé cela comme base pour la contrefaçon, allait totalement à l’encontre du principe de bonne foi. C’est clair et c’est une bonne nouvelle pour les détaillants car cela signifie que si vous pouvez montrer une connaissance ou un historique antérieur de la marque et des communications, il ne peut y avoir de bonne foi dans de nombreux cas.

Décision du tribunal populaire supérieur

Le Tribunal a souligné que tous les usages de marques de commerce en OEM ne seraient pas considérés comme de la contrefaçon. Le Tribunal a ensuite analysé ce qui suit plus en détail :

1. Les droits sont-ils exercés de manière légitime ? Y a-t-il un abus de droits ? L’enregistrement de la marque de commerce a-t-il été obtenu légalement ?
2. Le principe de bonne foi a-t-il été suivi ? La décision dans l’affaire Soyoda (qui a trouvé une violation de ce principe) a mis en évidence ce principe et comment les droits de marque de commerce sont exercés :

*Une partie a-t-elle commis des actes illégitimes ;

*Le principe de concurrence loyale a été diminué ;

*Les droits et intérêts d’autrui ont été endommagés

Il est clair que le tribunal ne doit pas considérer tous les usages de marques de commerce en OEM comme de la contrefaçon et l’ajout de bonne foi qui devrait maintenant être un pilier des affaires OEM, est d’équilibrer les intérêts des deux parties. Une affaire de contrefaçon OEM dépendra beaucoup des faits spécifiques de cette affaire, y compris les relations et connaissances antérieures, qui étaient prévalentes dans Stahlwerk.

La signification de la bonne foi permettra aux parties de mieux comprendre la relation OEM et quand une action pour contrefaçon de marque de commerce pourrait réussir et donc Stahlwerk fait avancer les choses par rapport à la célèbre affaire Honda. Il est fortement conseillé aux entreprises d’enregistrer leurs marques en Chine, même si elles ne fabriquent que pour l’exportation car cela peut éviter les problèmes d’un tiers lançant des procédures et devoir passer du temps et de l’argent sur des procédures judiciaires devant les tribunaux chinois. Il est également préférable d’enregistrer sa propre marque en premier, par opposition à essayer de la récupérer ce qui peut coûter substantiellement aux entreprises. Les tribunaux chinois semblent « y arriver » avec une pratique nuancée et de plus en plus bien développée envers l’usage des marques de commerce OEM.

Cet article a été préparé par l’Associé HGF et Conseil en marques de commerce Rebecca Field