La question des produits d’imitation

Les propriétaires de marques peuvent-ils faire retirer les produits d’imitation des rayons des supermarchés ?

Le quatrième trimestre 2022 a été une période de forte inflation, avec les produits alimentaires bon marché préférés de la nation qui ont grimpé jusqu’à 17 % en prix. Avec l’augmentation du coût de la vie, certains consommateurs peuvent être attirés par les produits d’imitation de supermarchés, qui sont relativement moins chers que les produits qu’ils imitent. Dans chaque cas, le produit d’imitation est un concurrent évident et une parodie du produit original, qui invite le consommateur à établir une comparaison. La question est de savoir si l’emballage et la présentation similaires du produit d’imitation trompent le consommateur en lui faisant croire qu’il achète l’original ; ou que l’original est commercialement associé à l’imitation ?

Les propriétaires de marques sont souvent irrités par les produits d’imitation car les pratiques commerciales et marketing des produits d’imitation font un usage extensif, tirent parti et exploitent leur réputation dans les produits originaux. Inévitablement, les imitations ont déjà fait l’objet de nombreux litiges au Royaume-Uni, notamment les affaires importantes (i) Moroccanoil c. Aldi (Moroccanoil/Miracle Oil) ; (ii) M&S c. Aldi (Colin/Cuthbert the Caterpillar) ; et (iii) United Biscuits c. Asda (Penguin/Puffin).

Les propriétaires de marques peuvent-ils obtenir des injonctions contre les produits d’imitation ?

Si les propriétaires de marques agissent rapidement dès la découverte de l’imitation, il peut y avoir une opportunité d’obtenir une injonction préliminaire (provisoire). Cependant, il existe un seuil élevé pour l’octroi d’une mesure injonctive préliminaire. À titre d’exemple, en septembre 2022, AU Vodka Limited (AU Vodka) a demandé une injonction préliminaire pour des motifs de concurrence déloyale. L’argument d’AU Vodka était que la bouteille de vodka de NE10 était une imitation de la bouteille de son propre produit (c’est-à-dire sa présentation).

Pour avoir obtenu l’injonction (ce qui, *alerte spoiler*, n’a pas été le cas), ils devaient convaincre le tribunal que l’équilibre des convenances penchait en faveur de l’octroi de l’injonction. Ils devaient démontrer qu’il y avait une question sérieuse à juger et que les dommages-intérêts ne pouvaient constituer un recours adéquat pour la contrefaçon alléguée. Le tribunal a examiné tous les facteurs pertinents, y compris le statu quo.

Tenant compte des faits, le tribunal a constaté :

• NE10 avait investi (et continuait d’investir) des ressources considérables dans le lancement de leur produit, qui avait pris de l’élan ;
• s’il accordait une injonction, les créneaux de distillation qui avaient été réservés nécessiteraient un report, potentiellement à un coût ; des employés pourraient être licenciés ; et
• lorsqu’il s’agirait du (re-)lancement hypothétique de NE10, AU Vodka pourrait commercialiser pour contrer les efforts de lancement – une perte difficile à quantifier.

Le tribunal a clairement indiqué que le fait que la vodka de NE10 était déjà sur le marché pesait sur sa décision, car cela faisait partie du statu quo, et l’injonction a été refusée.

Néanmoins, les demandeurs propriétaires de marques potentiels doivent savoir qu’AU Vodka, en présentant cette demande, a obtenu une date de procès anticipée – une stratégie souvent déployée en litige. Les questions seront maintenant entendues à la première date disponible en janvier 2023.

Les propriétaires de marques peuvent-ils s’appuyer sur la concurrence déloyale ?

Habituellement, les propriétaires de marques dépendent de la concurrence déloyale lorsqu’ils traitent avec des produits d’imitation en raison de l’étendue de la protection. Les propriétaires de marques peuvent pointer l’imitation de l’apparence et de la sensation de leurs produits originaux, ce qui peut également faciliter la capture d’une image de marque évolutive. Les propriétaires de marques doivent fournir des preuves de réputation, au Royaume-Uni, dans la présentation de leurs produits ; ce qui peut être un exploit lourd et coûteux.

Le tribunal examinera également le contexte de toute fausse déclaration alléguée. Il incombera au propriétaire de la marque de convaincre le tribunal qu’il y a une dépendance du consommateur à la fausse déclaration de l’imitation, qui nuit à la réputation du propriétaire de la marque. Si l’imitation est un produit d’imitation avec un prix inférieur, convaincre le tribunal que les consommateurs seront trompés par le produit est difficile. En tant que tel, si elle est disponible, la preuve d’une confusion réelle peut être persuasive.

Les propriétaires de marques devraient-ils déposer leur emballage comme marque de commerce ?

Le dépôt de marque de la présentation au Royaume-Uni (et/ou dans l’UE) est une option réalisable. Ce faisant, un emballage similaire qui entraîne une probabilité de confusion de la part du public constituerait une contrefaçon de la marque de commerce. De plus, les produits d’imitation qui tirent un avantage déloyal de, ou sont préjudiciables au caractère distinctif ou à la réputation de la marque de commerce pourraient constituer des contrefaçons.

Nonobstant ce qui précède, l’emballage est souvent sujet à changement et la présentation d’un produit peut passer par diverses itérations tout au long de son cycle de vie. Lorsqu’on cherche à faire respecter une marque de commerce, il convient de garder à l’esprit que le tribunal regardera toujours en arrière au registre pour évaluer la portée de la protection, pas le produit sur le marché. Par conséquent, les propriétaires de marques cherchant à enregistrer leur emballage devront examiner attentivement ce qui devrait être inclus dans la demande. Si l’enregistrement est un simple enregistrement de marque de forme, la forme ne peut pas :

(i) résulter de la nature des biens eux-mêmes (c’est-à-dire une semelle de forme orthopédique avec une sangle en forme de V, étant une tong) ;
(ii) être nécessaire pour obtenir un résultat technique (comme l’« accrochage » d’une brique Lego), ou
(iii) donner une valeur substantielle aux biens (comme un objet décoratif).

Notamment, Coca Cola est réputé pour avoir enregistré avec succès la forme de sa bouteille en verre.

L’enregistrement devra représenter adéquatement le signe distinctif d’origine du propriétaire de la marque, sans réduire la portée de la protection de sorte que les imitations ne soient pas capturées. De même, l’enregistrement ne peut pas être trop indistinct, ou il pourrait ne pas procéder à l’enregistrement et/ou être vulnérable à l’invalidation.

Recommandations

La présentation peut être enregistrée comme marques de commerce par compartimentalisation. Si la présentation est importante pour la marque, la protection peut être sécurisée pour le logo et le nom de la marque, ainsi que la forme de l’emballage et divers graphiques qui peuvent apparaître. Une action de marque de commerce intentée conjointement avec une réclamation de concurrence déloyale (au lieu de la concurrence déloyale seule) pourrait renforcer les chances de succès des propriétaires de marques dans une réclamation pour contrefaçon. De plus en plus, les tribunaux reconnaissent les dommages que les produits d’imitation peuvent causer aux fonctions essentielles d’une marque de commerce. En particulier, que les produits d’imitation menacent le signal d’une marque de commerce au marché qu’un produit est d’une certaine qualité et origine.

Cet article a été préparé par l’avocat en propriété intellectuelle d’HGF Christie Batty.