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La bataille des Bentley
avril 2020
Un constructeur de voitures de luxe battu par l’entreprise familiale Bentley Clothing. En novembre 2019, une petite entreprise familiale de vêtements a gagné une action en contrefaçon de marque devant la Haute Cour contre le constructeur de voitures de luxe de renommée mondiale, Bentley Motors (affaire Bentley 1962 Limited & Brandlogic Limited c. Bentley Motors Limited [2019] EWHC 2925 (Ch)).
Contexte
Bentley 1962 Limited et Brandlogic (collectivement connues sous le nom de « Bentley Clothing ») vendaient des vêtements sous la marque Bentley depuis 1962. Bentley Clothing détient un certain nombre d’enregistrements de marques au Royaume-Uni pour la marque BENTLEY, dont la plus ancienne date de 1982.
En 1987, Bentley Motors a commencé à vendre une gamme de vêtements, arborant son logo stylisé « B-in-wings », mais pas spécifiquement sous la marque « Bentley ». En 1998, Bentley Clothing s’est fait connaître auprès de Bentley Motors, offrant une licence au constructeur automobile. Cependant, les discussions n’ont jamais abouti à un accord. À partir de 2000, Bentley Motors a commencé à élargir sa gamme de vêtements et à utiliser la marque « Bentley » sur les vêtements, mais il convient de noter que ce n’était pas de manière isolée. La marque telle qu’elle était utilisée faisait partie d’une combinaison du mot « Bentley » et de son logo « B-in-wings ».
Ci-dessus : la marque combinée de Bentley Motor composée du mot « Bentley » et du logo « B-in-wings ».
Avance rapide jusqu’en 2015, et les choses ont commencé à s’échauffer entre les parties. Diverses procédures d’enregistrement de marques ont été lancées concernant la marque Bentley, en particulier en relation avec les « vêtements et les couvre-chefs ». Notamment, Bentley Motors n’a pas réussi à annuler tous les enregistrements de marques de Bentley Clothing. En conséquence, Bentley Clothing a intenté une action en contrefaçon de marque, en relation avec l’utilisation de la marque combinée ci-dessus sur les vêtements et les couvre-chefs.
Questions soumises à l’examen du tribunal
Une question qui a été examinée par le tribunal était de savoir si le signe combiné de Bentley Motor était en fait un signe ou deux. Si le tribunal considérait que la marque était composée de deux signes distincts, alors les exigences en matière de contrefaçon en vertu de l’article 10(1) de la loi britannique de 1994 sur les marques seraient établies (signes identiques pour des produits identiques). Ceci est important car cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’établir un risque de confusion pour les consommateurs, ce qui rend généralement l’affaire plus facile à plaider.
Si la marque combinée était considérée comme un seul signe, alors la procédure en contrefaçon se poursuivrait en vertu de l’article 10(2), utilisation d’un signe similaire pour des produits identiques lorsqu’il existe un risque de confusion.
Après avoir examiné les preuves, le juge a estimé que les marques avaient été utilisées séparément pendant une longue période et qu’elles auraient été considérées comme deux signes distincts par les consommateurs. Par conséquent, la contrefaçon en vertu de l’article 10(1) a été établie.
Le risque de confusion en vertu de l’article 10(2) a été jugé satisfait car, aux yeux d’un consommateur moyen, l’élément BENTLEY était l’élément dominant de la marque combinée et c’est ainsi que les consommateurs désigneraient les vêtements de Bentley Motors.
Moyens de défense soulevés par Bentley Motors et issue
Le premier moyen de défense soulevé par Bentley Motors relève des dispositions transitoires de la loi de 1994, selon lesquelles la loi de 1994 énonce des dispositions qui s’appliquent à l’utilisation de signes qui étaient licites en vertu de la loi précédente de 1938 sur les marques, mais qui ne l’étaient plus en vertu de la loi de 1994.
Avant la loi de 1994, Bentley Motors vendait des vestes, des cravates en soie, des casquettes et des foulards sous la rubrique : « The Bentley Selection ». La seule marque que Bentley Clothing avait enregistrée en 1994 couvrait les « vêtements tricotés, les chemises et les gilets » et non les types de vêtements vendus par Bentley Motors avant 1994. Ce moyen de défense a été retenu pour Bentley Motors et il a été constaté qu’elle avait le droit continu de vendre les vestes, les cravates en soie, les casquettes et les foulards.
Le deuxième moyen de défense soulevé était celui de l’utilisation honnête et simultanée, où il est possible pour deux entités distinctes de coexister, de sorte que la confusion inévitable qui en découle doit être tolérée. En tant que tel, une marque pourrait indiquer les produits ou services de l’une ou l’autre des entités sans nuire à l’utilisation de l’autre, mais le défendeur ne doit pas prendre de mesures qui exacerbent le niveau de confusion au-delà de ce qui est inévitable. En raison du fait que les parties ont eu des discussions en 1998 concernant un éventuel accord de licence, le comportement de Bentley Motor – après ces discussions – a été considéré comme « une intention d’éliminer le droit de Bentley Clothing de protéger la marque BENTLEY » et donc leur comportement n’était plus honnête et ils n’étaient pas en mesure d’invoquer ce moyen de défense.
Résumé
Ainsi, Bentley Motors a été reconnue responsable de contrefaçon de marque des marques BENTLEY appartenant à Bentley Clothing pour des produits autres que les vestes, les cravates en soie, les casquettes et les foulards, et a été condamnée à payer 400 000 £ de frais à Bentley Clothing. Bentley Motors a depuis demandé à la Cour d’appel de faire appel de la décision, de sorte que l’affaire n’est peut-être pas tout à fait terminée.
Point à retenir
Le principal point à retenir de cette affaire est de toujours enregistrer vos marques tôt et de ne pas avoir peur de les faire respecter contre un tiers. Même si vous êtes une marque établie, il est important de tenir compte des droits antérieurs existants lorsque vous vous lancez dans un nouveau secteur de produits, car cela peut poser des problèmes d’expansion.
