Gagner grâce aux dessins et modèles (enregistrements) – cette fois-ci, c’est le gin ! – M&S contre ALDI

Cette affaire illustre comment une stratégie d’enregistrement de dessins et modèles bien pensée a aidé Marks and Spencer (M&S) à gagner face au spécialiste des rabais, Aldi. Il s’agit d’un nouveau chapitre de la saga en cours entre les leaders de produits/marques établis et les producteurs d’imitations abordables/à prix réduit. Cette fois, les produits en question sont des bouteilles de gin/liqueur fantaisie lumineuses sur le thème des fêtes, la boisson contenant des paillettes d’or.

Le message sous-jacent est que les enregistrements de dessins et modèles de M&S lui ont donné une base solide pour faire valoir avec succès la violation de dessins et modèles et empêcher l’utilisation du produit sosie d’Aldi. Les aspects très intéressants de l’enregistrement des dessins et modèles comprennent leur rapidité d’enregistrement et leur coût relativement modeste. Ces enregistrements peuvent constituer un moyen de dissuasion efficace contre la copie par des tiers de la présentation/apparence des produits.

Bien sûr, M&S et Aldi se connaissent déjà bien. Il y a à peine un an, ils étaient à couteaux tirés parce qu’Aldi produisait le (tristement) célèbre gâteau « Cuthbert la Chenille » qui voguait un peu « trop » près du vent en ce qui concerne le gâteau fantaisie « Colin la Chenille » tant aimé de M&S. L’affaire a été réglée à l’amiable, mais nous savons qu’Aldi a cessé de vendre Cuthbert.

Bouteilles de gin

Quelques-uns des dessins et modèles enregistrés par M&S

La bouteille d’Aldi

En ce qui concerne les bouteilles de gin, l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) a récemment jugé qu’Aldi, en vendant ses liqueurs de gin, avait enfreint les dessins et modèles enregistrés appartenant à M&S. [2023] EWHC 178 (IPEC).

L’évaluation de la violation d’un dessin ou modèle peut être complexe et il s’agit d’un processus en plusieurs étapes. Un facteur clé est le degré de nouveauté du dessin ou modèle enregistré, car cela affecte l’étendue de la protection qui lui est accordée. Une proposition de base est que « la protection d’un produit d’une nouveauté frappante sera… plus grande que celle d’un produit qui est progressivement différent de l’état de la technique (c’est-à-dire des dessins existants connus sous le nom de « corpus » du dessin ou modèle) ». Il était également intéressant de noter que l’IPEC a tenu compte des descriptions de produits appliquées aux dessins et modèles enregistrés au Royaume-Uni pour interpréter ce que les photos couvraient réellement dans les dessins et modèles enregistrés. Certains des dessins et modèles enregistrés ont été interprétés comme ayant une fonction « lumineuse » en conséquence, ce qui était potentiellement un élément clé dans la comparaison du dessin ou modèle prétendument contrefaisant et des dessins et modèles enregistrés.

Toutefois, le critère ultime de la contrefaçon est de savoir si le dessin ou modèle prétendument contrefaisant (la bouteille d’Aldi) produit ou non sur l’utilisateur averti (considéré dans ce cas comme une personne qui achète des boissons et qui accorde une grande attention aux bouteilles lorsqu’elle les utilise) une impression générale suffisamment différente des dessins et modèles enregistrés de M&S.

La Cour a constaté les similitudes suivantes entre les dessins respectifs et que celles-ci auraient cumulativement un effet « frappant » sur l’utilisateur averti :

• Les formes identiques des deux bouteilles compte tenu du « corpus » de dessins existant.
• Les formes identiques des deux bouchons.
• La scène hivernale et les silhouettes d’arbres.
• L’effet de neige créé par les paillettes d’or en ce qui concerne certains des dessins et modèles de M&S.
• La lumière intégrée en ce qui concerne certains des dessins et modèles de M&S.

Les différences entre les bouteilles, telles qu’argumentées par Aldi, notamment l’utilisation de la marque « Infusionist », la « dragonne » sur le bouchon Aldi, la couleur plus foncée du bouchon et l’absence de cerf sur la bouteille Aldi, n’étaient pas suffisantes pour créer une impression générale différente et éviter la contrefaçon. Ces différences ont été considérées comme relevant de « détails relativement mineurs ».

Aldi a indiqué qu’elle avait l’intention de faire appel de cette décision, de sorte que l’histoire pourrait ne pas s’arrêter là.

Points à retenir

Cette affaire souligne la pertinence de l’examen de l’enregistrement des dessins et modèles pour protéger l’apparence des nouveaux produits.

Les enregistrements de dessins et modèles peuvent en soi servir de moyen de dissuasion, car les parties effectuent (ou devraient effectuer) des recherches dans les registres de dessins et modèles lors de la création d’un produit comparatif.

L’application des dessins et modèles enregistrés n’est pas toujours simple, mais elle peut être couronnée de succès lorsqu’un tiers s’inspire indûment (c’est-à-dire copie) d’un dessin ou modèle existant, même s’il existe des différences entre les dessins et modèles (comme dans le cas présent).

Plus un dessin ou modèle est nouveau, plus le degré de protection probable est élevé.

Soyez créatif lors de l’enregistrement des dessins et modèles, car de nombreuses versions du même dessin ou modèle peuvent être enregistrées relativement peu coûteusement et rapidement. Les itérations peuvent couvrir l’ensemble du produit ainsi que des versions simplifiées mettant en évidence l’élément/les éléments novateurs essentiels. Cela peut considérablement améliorer la protection et créer un ensemble de droits qu’un tiers aura plus de mal à contourner ou, à tout le moins, encouragera l’imitateur potentiel à différencier davantage son produit du dessin ou modèle existant.

Cependant, n’oubliez pas le délai de grâce d’un an pour l’auto-divulgation des dessins et modèles. Dans ce cas, le produit M&S a subi une série d’itérations. Une seule de ces itérations a été divulguée plus d’un an avant le dépôt des dessins et modèles enregistrés et, bien qu’elle n’ait finalement pas détruit la nouveauté des dessins et modèles enregistrés, elle a été prise en compte dans l’examen de l’état de la technique. N’oubliez pas qu’un compte à rebours est lancé pour le dépôt de vos dessins et modèles enregistrés après la divulgation au public.

Il reste à voir si cette décision encouragera les entreprises établies à s’en prendre plus souvent aux producteurs de sosies, mais il est probablement prudent de parier que cette affaire ne sera pas le dernier litige de ce type.

Cet article a été préparé par Geoffrey Smith, associé de HGF et mandataire en marques de commerce .