Designs iconiques défendus : La mini-figurine Lego reste forte ; Piaggio et USM utilisent leur présence au MoMA pour renforcer leurs arguments

Une série d’affaires a été traitée par la Cour de justice européenne ainsi que par la Cour fédérale allemande ces dernières semaines concernant la protection de designs et de formes plutôt célèbres.

Non seulement la mini-figurine Lego a lutté avec succès contre la quatrième (!) demande d’annulation (nous en avons parlé ici déjà), mais la marque tridimensionnelle du célèbre scooter « Vespa » de Piaggio a également été sécurisée. La Cour de justice européenne aura très probablement aussi l’occasion de se prononcer prochainement sur le célèbre système d’étagères USM. Mais procédons dans l’ordre :

Les mini-figurines Lego

La notoriété des mini-figurines Lego aurait pu s’avérer inutile dans les récentes procédures concernant la marque tridimensionnelle de sa forme.

Source : EUTM N° 000050450

Elle a fait face à la quatrième attaque dans des procédures d’annulation en raison des motifs absolus de protection de l’Art. 7 (1) (e) (i) et (ii) RMUE, c’est-à-dire les formes résultant exclusivement de la nature des produits et les formes exclusivement nécessaires pour obtenir un résultat technique.

Ces deux motifs absolus de refus de protection de la marque ne peuvent pas être surmontés par le caractère distinctif acquis (Art. 7 (3) RMUE).

Le fait que la mini-figurine avait acquis un caractère distinctif auprès du public européen avait déjà été établi lors du processus d’enregistrement de la mini-figurine en 2000.

Maintenant, la Cour a maintenu les marques de la mini-figurine avec et sans protubérance sur sa tête. Les deux marques sont enregistrées (entre autres) pour les jeux et jouets de la classe 28.

À titre de remarque annexe et comme aspect procédural intéressant, la Cour a jugé l’action irrecevable concernant les produits des classes 9 et 25 en raison d’un manque de motivation, et a ignoré les références générales du requérant aux soumissions précédentes. De plus, le jugement du Tribunal général du 16 juin 2015 (T-396/14) ne constituait pas res judicata concernant la présente procédure, les requérants n’étant pas identiques.

Cependant, bien que la Cour ait pris en compte le fait que la mini-figurine avait déjà fait l’objet d’un jugement, elle a tout de même constaté que la chambre de recours avait commis des erreurs d’appréciation concernant les motifs de refus de l’Art. 7 (1) (e) (i) et (ii) RMUE.

L’évaluation aurait dû être basée non seulement sur la catégorie plus générale « jeux et jouets », mais aussi sur les produits réels « figurines de construction emboîtables » car les produits avaient une double nature.

En outre, la chambre de recours avait raison d’identifier les caractéristiques essentielles donnant des traits humains, mais a commis une erreur en n’identifiant pas les caractéristiques techniques permettant la modularité comme étant également essentielles.

Alors que les « caractéristiques essentielles » au sens de l’Art. 7 (1) (e) RMUE doivent être comprises comme se référant aux éléments les plus importants du signe, celles-ci peuvent être identifiées non seulement à partir de la représentation de la marque elle-même, mais aussi à partir d’autres informations telles que la connaissance du public du système de construction modulaire de Lego et les documents versés au dossier par le requérant.

Bien que la Cour ait statué que la Chambre n’avait pas énuméré toutes les caractéristiques essentielles de la mini-figurine, omettant la protubérance sur la tête, les crochets sur les mains et les trous à l’arrière des jambes et sous les pieds, elle a néanmoins constaté que certaines de ces caractéristiques essentielles sont imaginatives et décoratives (Art. 7 (1) (e) (i) RMUE) et non exclusivement nécessaires pour obtenir un résultat technique (Art. 7 (1) (e)(ii) RMUE).

En particulier, la forme cylindrique de la tête, la forme rectangulaire courte du cou et la forme trapézoïdale plate et angulaire du torse ne sont pas inhérentes à la fonction générique d’une figurine jouet ou d’un système de construction emboîtable.

Ainsi, ce n’est pas le fait qu’avec une mini-figurine Lego il soit possible de jouer comme avec n’importe quelle autre figurine jouet sans nécessairement la connecter aux blocs de construction Lego qui a été décisif dans cette affaire, mais le simple fait que les caractéristiques essentielles de la figurine montraient également de l’imagination et un caractère décoratif, plutôt qu’une pure technicité.

La forme tridimensionnelle de la mini-figurine Lego reste une marque valide, enregistrée sur la base du caractère distinctif acquis.

Le scooter « Vespa » de Piaggio

Alors que la mini-figurine Lego avait franchi le seuil d’enregistrement basé sur le caractère distinctif acquis lors de son processus d’enregistrement en 2000 déjà, la marque tridimensionnelle de la forme du scooter Vespa de Piaggio, qui était également enregistrée sur la base du caractère distinctif acquis, a dû franchir à nouveau ce seuil lors des procédures d’annulation initiées en 2014. Une entreprise chinoise, Zhongneng Industry Group Co. Ltd. avait déposé une demande d’annulation basée sur l’absence de caractère distinctif, Art. 7 (1) (b) et les motifs absolus de l’Art. 7 (1) (e) (ii) et (iii) RMUE.

Source : EUTM N° 011686482

Alors que l’EUIPO avait accordé la demande d’annulation sur la base de l’absence de caractère distinctif et avait donc rejeté que la marque tridimensionnelle ait acquis un caractère distinctif par l’usage selon l’Art 7 (3) RMUE, le Tribunal général a maintenant révisé cette décision et a jugé que les documents de preuve ultérieurement déposés par Piaggio étaient recevables et suffisants pour prouver le caractère distinctif acquis.

Il a été constaté que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage au moins après son enregistrement selon l'(actuel) Art. 59 (2) RMUE.

Piaggio a pu démontrer le caractère distinctif acquis grâce à des preuves telles que des sondages d’opinion dans 12 États membres de l’UE. À cet égard, le Tribunal général a statué qu’il n’est pas nécessaire que le même type de preuve déposé à l’appui du caractère distinctif acquis d’une marque, qui doit être démontré dans l’ensemble de l’UE, doive concerner tous les États membres.

Au lieu de cela, tous les documents de preuve doivent être examinés dans une évaluation globale et la limitation des sondages d’opinion à certains États membres n’empêche pas que le caractère distinctif acquis puisse être démontré par d’autres types de preuves supplémentaires.

Outre de nombreux extraits de journaux en ligne soulignant tous que le scooter « Vespa » est l’un des douze objets qui ont marqué le design mondial au cours des cent dernières années selon des experts internationaux du design, des photographies incluses dans la publication intitulée « Il mito di Vespa » qui montrent l’utilisation des scooters « Vespa » dans des films mondialement célèbres comme « Vacances romaines », et la présence de clubs « Vespa » dans de nombreux États membres, la présence du scooter « Vespa » au Museum of Modern Art de New York ont pu démontrer le caractère distinctif acquis de la forme du scooter « Vespa » dans tous les États membres de l’UE.

La bataille n’est cependant pas terminée pour Piaggio, car la chambre de recours devra maintenant examiner la marque quant aux autres motifs absolus soulevés par Zhongneng, à savoir si ses caractéristiques essentielles sont nécessaires pour obtenir un résultat technique ou lui donnent une valeur substantielle.

Le mobilier USM

Une ligne d’argumentation similaire à celle de Piaggio a également été utilisée dans le cas d’USM essayant de faire valoir un droit d’auteur sur son mobilier modulaire plutôt célèbre devant la Cour fédérale allemande (audience du 23 novembre 2023, Az. I ZR 96/22), mais probablement avec moins de succès.

Étant une œuvre d’art appliqué, le mobilier doit franchir le seuil d’une certaine « originalité » conformément aux principes Cofemel pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

USM a plaidé en faveur d’un droit d’auteur sur son design de mobilier, argumentant entre autres sa présence au Museum of Modern Art de New York.

Cependant, les juges de la Cour fédérale allemande ont clairement indiqué qu’il n’y avait pas d’espoir d’un jugement rapide dans cette affaire. Ils ont suggéré de soulever quatre questions devant la Cour de justice européenne avant de statuer sur cette affaire. Ils souhaiteraient examiner plus en détail les critères d’évaluation de l’œuvre d’art appliqué.

Tout d’abord, les juges voudraient avoir une certitude quant à la relation entre le droit d’auteur et les droits des dessins et modèles. Dans sa décision Cofemel, la CJUE avait déclaré que la protection cumulative d’une œuvre par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles peut être possible, mais uniquement à la condition que le design génère un effet visuel esthétiquement significatif spécifique. (CJUE, 12 septembre 2019 dans l’affaire C‑683/17 – Cofemel, para 56).

Une deuxième question pourrait concerner l’« originalité » de l’œuvre d’art appliqué et la base de son évaluation. La cour souhaiterait obtenir des conseils sur la question de savoir si le processus de création de l’œuvre doit être évalué du point de vue subjectif du créateur ou si l’œuvre elle-même doit être examinée.

Étroitement liée à cela est la possible troisième question, à savoir le moment de l’évaluation de l’« originalité » de l’œuvre. Dans le cas où il serait possible d’inclure des circonstances postérieures à la date de création de l’œuvre dans l’évaluation, des aspects tels que la présence de l’œuvre dans des musées comme le MoMA pourraient devenir pertinents.

Une possible quatrième question, à savoir celle de la pertinence du caractère esthétique de l’œuvre, a été discutée dans la procédure, mais n’a pas été considérée comme pertinente du point de vue de l’avocat du défendeur dans cette affaire.

Il reste à voir si la Cour demandera une décision préjudicielle à la Cour de justice européenne sur toutes ces questions ; sa décision est prévue pour le 21 décembre 2023.

Cet article a été rédigé par l’avocate Olivia Petter.