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Une question de recharges mais aussi de marques
juillet 2022
L’affaire
L’avocat général Giovanni Pitruzzelli a rendu un avis le 12 mai 2022 dans une affaire portée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), provenant des juridictions nationales finlandaises. L’affaire implique les sociétés
Les juridictions nationales finlandaises ont posé les questions suivantes à la CJUE, sur lesquelles l’avocat général a rendu son avis le 12 mai 2022 :
Avant que le reconditionnement et le réétiquetage puissent être jugés acceptables, ces actes doivent-ils être nécessaires pour empêcher un cloisonnement artificiel du marché ?
- Lorsqu’un tiers remplit une bouteille de dioxyde de carbone pour la revendre, retire l’étiquette d’origine et la remplace par une étiquette portant son propre logo et que la marque de la personne qui a mis la bouteille sur le marché est toujours visible, cela n’est-il acceptable que si cela est nécessaire ?
- Le retrait et le remplacement de l’étiquette sur laquelle la marque est apposée peuvent-ils être considérés comme portant atteinte en principe à la fonction de la marque, c’est-à-dire à l’indication de l’origine de la marque ?
- Le retrait et le remplacement de l’étiquette doivent-ils être nécessaires à la commercialisation ?
Qu’a constaté l’avocat général ?
L’avis de l’avocat général Giovanni Pitruzzelli était très équilibré en ce qui concerne les deux parties. Il a estimé que le reconditionnement, le réétiquetage et le remplissage des produits étaient acceptables, mais que certaines conditions devaient être remplies avant que cela ne puisse avoir lieu.
L’avocat général a estimé que le reconditionnement et le réétiquetage des produits doivent être justifiés comme étant nécessaires à l’accès des tiers, compte tenu de la nature des produits et de leur destination. Les intérêts légitimes du propriétaire de la marque doivent également être sauvegardés, par exemple, par un étiquetage clair, et il doit être tenu compte des pratiques industrielles courantes.
Il convient de noter que l’avis de l’avocat général, bien que persuasif, n’est pas une décision finale. Néanmoins, la CJUE suit généralement le raisonnement de l’avocat général dans environ 70 % de ses affaires.
Importance pour les détaillants et les propriétaires de marques
Cette affaire sera extrêmement importante pour le secteur de la vente au détail, car elle a des implications pour le besoin urgent de durabilité et d’une économie circulaire, dans laquelle les produits sont réutilisés, par exemple, par le remplissage, le reconditionnement et le réétiquetage. Elle pourrait potentiellement avoir des répercussions ou au moins fournir des orientations sur la question du surcyclage et sur les cas où des consommables de remplacement sont fournis pour des produits de marque par des tiers, tels que les cassettes pour les machines à recycler les couches ou les dosettes de café.
Si l’avis de l’avocat général est suivi, les détaillants et les propriétaires de marques impliqués dans le remplissage, le reconditionnement ou le réétiquetage de produits peuvent devoir justifier la nécessité de cette pratique afin d’éviter la contrefaçon de marque. La décision créera en fin de compte une plus grande clarté en ce qui concerne les pratiques de durabilité acceptables, dans le contexte de la libre circulation des marchandises dans l’EEE.
La jurisprudence de l’UE sur la question du reconditionnement s’appliquait à l’origine uniquement à la vente transfrontalière de marchandises et de produits pharmaceutiques en particulier. Si l’avis de l’AG est suivi, cela semblerait maintenant s’appliquer au sein du même marché national et plus clairement aux produits en dehors du secteur pharmaceutique.
Les principaux problèmes pour le secteur de la vente au détail sont mis en évidence par les arguments des deux parties. Les arguments de Sodastream témoignent des préoccupations potentielles des propriétaires de marques, dont les produits peuvent être réutilisés. Ils ont fait valoir qu’ils avaient des raisons légitimes d’empêcher les actions de MySoda et donc la libre circulation des marchandises au sein de l’EEE. Ils ont fait valoir que
D’autre part, les arguments de MySoda mettent en évidence les problèmes potentiels qui peuvent se poser aux entreprises qui souhaitent réutiliser des produits, mais qui sont confrontées à d’éventuelles plaintes pour contrefaçon de marque. Ils ont rétorqué que leurs actions n’affecteraient pas la fonction de la marque de commerce de
Contexte
L’affaire en question s’inscrit dans le contexte de la libre circulation des marchandises au sein de l’EEE. Celle-ci est actuellement régie par le principe de l’épuisement des droits, qui est codifié à l’article 7 de la directive sur les marques. Celui-ci stipule que le propriétaire d’une marque n’a le droit qu’à la vente initiale de ses produits. Une fois cette vente effectuée par le propriétaire ou avec son consentement, il ne peut plus restreindre la circulation ou la vente des marchandises au sein de l’EEE, en particulier lorsque l’utilisation est conforme aux pratiques honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
La jurisprudence, impliquant Cenrafarm, Xerox, Peak Holding et American Home Products, a généralement maintenu le principe de l’épuisement des droits, ainsi que l’exception selon laquelle la restriction à la circulation des marchandises ne peut avoir lieu que lorsque le propriétaire de la marque a des raisons légitimes de l’empêcher. Un exemple de raison légitime, qui est avancée par Sodastream dans la présente affaire, est le cas où la commercialisation ultérieure interfère avec la fonction d’une marque de commerce qui consiste à indiquer l’origine des marchandises ou modifierait ou altérerait ces marchandises.
L’affaire Bristol-Myers Squibb c. Paranova, qui résume les conditions qui doivent être remplies pour la commercialisation ultérieure d’une marque de commerce, en relation avec la vente transfrontalière de produits pharmaceutiques, est particulièrement importante :
- L’application du droit de marque cloisonnerait artificiellement le marché de l’EEE ;
- Le reconditionnement ne nuit pas à l’état d’origine du produit ;
- L’importateur parallèle respecte certaines obligations en matière d’étiquetage ;
- Le nouvel emballage ne nuit pas à la réputation de la marque ;
- L’importateur donne un préavis et fournit des échantillons au propriétaire de la marque.
Si l’avis de l’avocat général est suivi, cette affaire s’appliquerait plus clairement aux marchandises en dehors du secteur pharmaceutique et s’appliquerait au commerce intra-national au sein d’un pays.
Il a déjà été établi dans l’affaire Viking Gas que l’importation parallèle n’est pas nécessaire pour que l’épuisement des droits ait lieu. En effet, lorsque le défendeur avait mis sur le marché du gaz en bouteille, avec des bouteilles réutilisées, il n’était pas responsable de la contrefaçon de marque, car les droits du propriétaire de la marque avaient été épuisés lors de la première vente.
En tant que tel, la question de savoir si l’épuisement des droits a eu lieu dans la présente affaire, qui n’implique pas d’importations parallèles, n’est pas en cause. Il s’agit plutôt de savoir si Sodastream a des raisons légitimes d’empêcher MySoda de remplir, de reconditionner et de réétiqueter ses produits, en plus de savoir si la nécessité des actions de MySoda peut être justifiée.
La défense traditionnelle contre la contrefaçon de marque a en effet été l’épuisement des droits et le fait que le propriétaire de la marque n’avait pas de raisons légitimes d’empêcher la libre circulation des marchandises. MySoda a fait valoir que ses actions n’auraient pas d’incidence négative sur la marque Sodastream.
Il appartient maintenant à la CJUE de trancher
Comme indiqué précédemment, l’avis de l’avocat général Giovanni Pitruzzelli n’est qu’un avis consultatif et la CJUE rendra une décision finale concernant les questions posées par les juridictions nationales finlandaises. Toutefois, il est très probable qu’au moins les aspects clés de l’avis de l’avocat général seront intégrés.
L’avis de l’avocat général suit largement la jurisprudence antérieure en matière d’épuisement des droits et les raisons légitimes d’empêcher la libre circulation des marchandises dans l’EEE. La seule différence est que cette affaire traite de nouvelles questions qui ont découlé de la durabilité croissante et d’une évolution vers une économie circulaire.
Les questions primordiales sont de savoir si l’épuisement des droits dans l’EEE peut avoir lieu au sein d’un marché national et si la jurisprudence antérieure, qui s’applique largement aux produits pharmaceutiques, peut s’appliquer de manière générale à toutes les marques. L’avis de l’avocat général semble répondre aux deux questions par l’affirmative et constitue donc une progression logique en termes de jurisprudence, compte tenu de l’importance croissante de la durabilité.
L’avis de l’avocat général fournit en outre un cadre permettant d’évaluer les pratiques de durabilité en fonction de leur incidence sur les marques de commerce et les marques. La nécessité semble être l’élément clé qui devra être prouvé par les détaillants et les entreprises qui souhaitent réutiliser, reconditionner, remplir ou réétiqueter des produits.
De plus, suite au Brexit, il est important de noter que la décision finale dans cette affaire n’aura plus d’incidence directe au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni trouvera probablement sa propre façon de naviguer dans ce nouveau paysage de la durabilité en ce qui concerne le droit des marques.
Cet article a été préparé par Melissa Buamah, stagiaire en droit des marques chez HGF.
