Similarité conceptuelle – quand « bien connu » est-il suffisant ?

Les conflits de marques entre deux marques identiques utilisées pour des produits identiques sont relativement rares. La plupart des conflits tournent autour de la question de savoir si les marques en question sont similaires. Si les marques sont jugées similaires et que les produits et services comparés sont identiques ou similaires, la marque plus récente enfreint la marque antérieure à condition qu’il existe un risque de confusion pour le public.

Afin de déterminer si les marques sont similaires ou non, elles doivent être comparées d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.

Évidemment, la comparaison visuelle et phonétique concerne l’apparence des marques et leur prononciation. Le concept d’une marque est ce qu’elle signifie. Qu’évoque-t-elle ou, lorsqu’il s’agit d’une image ou d’une forme, que représente-t-elle ?

Si deux marques font référence aux mêmes concepts ou à des concepts similaires, elles sont conceptuellement identiques/similaires. Si les marques font référence à des concepts différents, ou si une seule des marques évoque un concept, les marques sont conceptuellement dissemblables. Si aucun des signes n’a de concept, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.

La comparaison conceptuelle a longtemps été considérée comme la moins intéressante. Cela a quelque peu changé suite aux décisions PASH/BASS et PICASSO/PICARO de la CJUE rendues respectivement en 2003 et 2006.

PASH/BASS

Dans l’affaire PASH/BASS, la CJUE a estimé, pour la première fois, que les différences conceptuelles peuvent contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes comparés. Pour qu’une telle neutralisation ait lieu, il faut qu’au moins l’un des signes ait une signification claire et spécifique, de sorte que le public soit capable de la saisir immédiatement.

PICARO/PICASSO

Dans l’affaire PICARO/PICASSO, les héritiers du célèbre peintre Pablo Picasso s’opposaient à la demande de marque de l’UE PICARO pour des voitures par Daimler Chrysler. Selon la CJUE, la marque PICASSO évoquera immédiatement le nom du célèbre peintre PABLO PICASSO. Bien que les marques PICARO et PICASSO n’aient pas de signification spécifique en relation avec les automobiles, la différence conceptuelle entre les marques causée par le lien entre la marque antérieure et le célèbre peintre a contrebalancé la faible similitude visuelle et phonétique entre les marques et, par conséquent, compte tenu également du degré élevé d’attention des acheteurs de voitures, il n’y avait pas de risque de confusion.

La neutralisation de la similitude visuelle et phonétique ne peut pas seulement avoir lieu dans le cas de marques ayant des significations sémantiques différentes, mais aussi si l’une des marques, qu’il s’agisse de la marque antérieure ou plus récente, fait référence au nom d’une personne célèbre.

MASSI/MESSI

Une décision similaire a été rendue par la CJUE en 2020 dans l’affaire MASSI/MESSI. Dans cette affaire, la forte ressemblance visuelle et phonétique entre ces signes a été neutralisée par le fait que la marque plus récente est le nom du joueur de football le plus célèbre au monde. Là encore, la grande notoriété de Lionel Messi a eu un impact décisif sur l’appréciation du risque de confusion. De la même manière, la CJUE a statué en faveur de la célèbre chanteuse et actrice dans une opposition déposée par le titulaire de la marque antérieure CYRUS contre la marque MILEY CYRUS (2021).

Il semble que l’EUIPO et les tribunaux de l’UE ne prennent en compte la réputation de la marque plus récente que dans le cas de marques composées des noms de personnes célèbres, telles que Lionel Messi et Miley Cyrus. Une question intéressante est de savoir si des arguments similaires peuvent être avancés avec succès par les propriétaires de marques plus récentes ayant une réputation qui ne sont pas liées à une personne célèbre, mais par exemple à un club de football célèbre ou à une marque de vêtements.

AC MILAN/MILAN

Le 10 novembre 2021, le Tribunal général a rendu un arrêt dans une affaire d’opposition entre les marques AC MILAN et MILAN, couvrant toutes deux des produits de papeterie. AC MILAN a fait valoir que la réputation de leur marque empêcherait tout risque de confusion de la part du public, car ce dernier associerait immédiatement cette marque au célèbre club de football italien. Le Tribunal général a rejeté cet argument en soulignant que la réputation de la marque plus récente ne pouvait pas être prise en compte dans l’évaluation du risque de confusion. Le célèbre club de football AC MILAN n’a apparemment pas le même statut que le joueur de football le plus célèbre du monde.

ZARA/LE DELIZIE ZARA

Qu’en est-il d’un célèbre détaillant de vêtements ? Pour défendre une opposition à sa marque ZARA concernant des produits et services alimentaires et de boissons, le propriétaire du célèbre détaillant de vêtements ZARA, Inditex, a tenté de persuader le Tribunal général que la réputation de sa marque ZARA pour les vêtements devrait être prise en compte dans la comparaison conceptuelle. L’opposition a été déposée par le fabricant de pâtes italien Ffauf Italia sur la base de ses enregistrements pour la marque et LE DELIZIE ZARA couvrant des produits de pâtes et d’autres produits alimentaires. Inditex a fait valoir que la marque ZARA est bien connue du public pertinent comme faisant référence à la célèbre marque de détail qu’ils possèdent. Inditex a soutenu qu’en raison de la grande notoriété et de l’unicité de la marque ZARA, le public associera ce nom à Inditex, même dans le contexte des produits et services alimentaires et de boissons. Inditex a estimé que la grande notoriété et l’unicité du mot ZARA et l’association immédiate entre ce mot et l’activité d’Inditex résultant de la notoriété, créent une différence conceptuelle qui pourrait contrebalancer la similitude visuelle et phonétique entre les signes. Le Tribunal général a rejeté cet argument en soulignant que la réputation est pertinente dans l’évaluation d’un risque de confusion, mais seulement lorsqu’elle concerne la réputation de la marque antérieure. Une éventuelle réputation de la marque plus récente devrait cependant être ignorée.

Bien que le Tribunal général ait rejeté les arguments d’Inditex relatifs aux différences conceptuelles causées par la réputation de la marque ZARA, nous pensons que, dans certaines circonstances, il peut y avoir place pour un tel argument dans le cas de marques bien connues. Dans le cas présent, le fait que ZARA soit un prénom féminin assez courant en Espagne et en Italie n’a pas joué en faveur d’Inditex. Pour cette raison, bien qu’ayant une réputation, il est difficile de soutenir que la marque ZARA est unique et que les consommateurs associeront automatiquement ce nom à l’activité de vêtements d’Inditex, même lorsqu’il est utilisé dans un domaine différent. Le fait que la marque ZARA d’Inditex ait été complètement incorporée dans les marques antérieures laissait également peu de marge de manœuvre.

Par ailleurs, Inditex a déposé un recours, mais la Cour a estimé que le recours ne soulevait pas une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’UE. Par conséquent, la demande d’Inditex de permettre au recours de se poursuivre a été refusée.

Où cela nous mène-t-il ?

À notre avis, dans certaines circonstances, la réputation de la marque plus récente pourrait jouer un rôle dans la comparaison conceptuelle de deux marques en conflit, également dans les cas où la marque contestée n’est pas le nom d’une personne célèbre. Imaginez la situation où la célèbre marque ADIDAS souhaite lancer des produits de crème glacée dans l’UE mais rencontre un enregistrement antérieur de bonne foi pour ODIDOS couvrant des produits de crème glacée. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins moyen et les produits comparés sont identiques. Les deux marques n’ont pas de signification claire, ce qui rend difficile une comparaison conceptuelle. Cependant, le fait qu’ADIDAS soit une marque extrêmement connue amène le public à associer immédiatement les produits de crème glacée ADIDAS à la marque de sport réputée ADIDAS. La différence conceptuelle causée par la réputation de la marque plus récente ADIDAS pourrait à notre avis contrebalancer la ressemblance visuelle et phonétique et effacer tout risque de confusion entre les marques ODIDOS et ADIDAS.

Y a-t-il des raisons de croire que le principe de neutralisation sera également accepté dans des situations telles que l’exemple ADIDAS ?

Il y a une lueur d’espoir venant du Royaume-Uni. Pour défendre une opposition à sa demande de marque britannique déposée par Invicta S.P.A., la Fondation Invictus Games du Prince Harry a fait valoir que, compte tenu de la célébrité et de la réputation du Prince Harry, Duc de Sussex, conceptuellement la marque INVICTUS évoquera automatiquement la royauté et la charité. En d’autres termes, la réputation de la marque plus récente INVICTUS (ou du moins le fait que la marque soit liée au Prince Harry) exclurait la possibilité d’un risque de confusion pour le public.

Dans la décision d’opposition du 24 mai 2022, l’agent d’audience a souligné qu’il n’y a aucune raison pour que le principe selon lequel la réputation de la marque plus récente pourrait influencer le résultat de l’évaluation du risque de confusion ne puisse pas s’étendre au-delà des personnes célèbres. Cependant, dans ce cas, l’argument avancé par Invictus a été rejeté, en partie parce que les preuves de la réputation de la marque INVICTUS étaient insuffisantes. Les marques INVICTA et INVICTUS ont été considérées comme similaires au point de prêter à confusion et l’opposition a été maintenue.

Nous suivrons de près tout développement dans la jurisprudence relative à la comparaison conceptuelle des marques. À suivre !

Cet article a été préparé par le Partenaire et Avocat en marques d’HGF, Kasper Radstake.