Les pratiques de marketing et de vente du système eControl créent une impression injuste d’un lien commercial avec AGA

En juillet 2023, la marque britannique emblématique AGA Rangemaster Group Limited (« AGA ») a déposé une plainte pour violation de marque et de droits d’auteur à l’encontre des cuisinières AGA d’occasion rénovées par eControl System[1]. L’affaire défend les actifs de marque d’AGA et a de sérieuses implications pour la façon dont les cuisinières AGA rénovées d’occasion seront commercialisées et vendues à l’avenir.

Les conclusions de l’IPEC, rendues dans l’affaire AGA Rangemaster Group Ltd v UK Innovations Group Ltd & Anor [2024] EWHC 1727, peuvent être résumées comme suit :

1. chacune des marques revendiquées par AGA a été violée ;
2. la demande reconventionnelle d’eControl System, selon laquelle les marques 2D et 3D d’AGA étaient invalides, a été entièrement rejetée ;
3. bien qu’il ait été constaté qu’eControl System avait copié le panneau de commande qu’AGA avait conçu pour ses propres cuisinières électriques, il n’y a pas eu de violation des droits d’auteur en raison d’une défense selon l’article 51 ; et
4. dans ce qui est probablement la première affaire traitant de la responsabilité solidaire depuis la décision de la Cour suprême dans l’affaire Lifestyle Equities[2], le second défendeur et directeur du premier défendeur a échappé à la responsabilité en tant que coauteur du délit.

Chacune des conclusions ci-dessus est abordée plus en détail ci-dessous.

1. Violation de marque

eControl System a décrit son cas comme une « affaire d’épuisement ». Bien que la violation en l’absence d’une défense d’épuisement n’ait pas été entièrement concédée en ce qui concerne les articles 10(1), 10(2) et 10(3) de la Loi sur les marques de 1994 (la « TMA »), lors du procès, l’argumentation d’eControl System s’est appuyée sur l’épuisement. Selon la doctrine de l’épuisement, un propriétaire de marque ne peut pas réclamer pour violation lorsque les produits en question ont été mis sur le marché au Royaume-Uni ou dans l’EEE avec son consentement. Cependant, la défense d’épuisement ne s’applique pas lorsqu’il existe des raisons légitimes pour le propriétaire de s’opposer à d’autres transactions concernant les produits en question.

Le tribunal a examiné les raisons suivantes de s’opposer à d’autres transactions concernant les produits, dont AGA devait réussir sur au moins une :

• La façon dont eControl System commercialisait et vendait les produits

Le tribunal a conclu que les marques d’AGA avaient été violées par la façon dont eControl System commercialisait et vendait des cuisinières AGA d’occasion converties électriquement et rénovées, ce qui donnait injustement l’impression qu’il existait un lien commercial avec AGA.

eControl System commercialisait à tort son produit comme s’il faisait partie d’une gamme de produits AGA. Le site web créait cette impression et le problème était encore aggravé par les factures d’eControl System. Le risque que le consommateur établisse un lien était accru par le caractère hautement distinctif du nom AGA. À cet égard, le jugement note spécifiquement que les activités d’eControl System « étaient préjudiciables et tiraient un avantage déloyal du caractère distinctif » des marques d’AGA.

• La nature et l’étendue des travaux effectués sur la cuisinière par eControl System causant des dommages à la réputation d’AGA

Le tribunal a conclu que les travaux effectués sur les cuisinières AGA d’occasion rénovées par eControl System ne présentaient pas de risque de dommage grave à la réputation des marques d’AGA de nature à donner à AGA des raisons légitimes de s’opposer aux activités d’eControl System. Le tribunal a reconnu, cependant, « qu’il peut arriver un moment où l’étendue des travaux effectués signifiera que le produit résultant n’est plus une version rénovée ou remise à neuf du produit original, mais est, au contraire, un produit nouveau et différent ».

Bien qu’il ait abandonné cet argument lors des plaidoiries finales, eControl System a également tenté, sans succès, de faire valoir qu’il disposait d’une défense selon l’article 11 de la TMA contre la violation parce que le mot « AGA » était utilisé pour expliquer l’objet de son produit (c’est-à-dire qu’un kit de conversion électronique eControl pouvait être utilisé dans les cuisinières AGA). Le tribunal n’était pas d’accord, estimant qu’AGA était utilisé comme un badge d’origine dans plusieurs cas, et que par conséquent l’utilisation par eControl System n’était pas descriptive.

De plus, l’utilisation du mot « AGA » par eControl System n’était pas conforme aux pratiques honnêtes ; les cuisinières avaient été considérablement modifiées par l’installation du kit de conversion électronique et cela n’avait rien à voir avec AGA.

2. Demande reconventionnelle

Après avoir échoué à faire annuler les marques 2D et 3D d’AGA plus tôt dans la procédure judiciaire, lors du procès, eControl System a réexaminé ses arguments d’invalidité dans le cadre de sa demande reconventionnelle. eControl System a fait valoir que la marque 2D d’AGA manquait de certitude car elle était susceptible d’être comprise comme une marque 3D. Le tribunal a estimé que le consommateur moyen prendrait simplement la marque pour ce qu’elle est, une représentation bidimensionnelle d’un objet tridimensionnel.

Le défendeur a également fait valoir que la marque 3D était incertaine car la représentation visuelle de la marque était incompatible avec la représentation verbale. Le tribunal n’a trouvé aucune incohérence de ce type.

Le défendeur a également allégué que la marque 3D consistait exclusivement en une forme ou une autre caractéristique qui donnait une valeur substantielle à la cuisinière. Le tribunal a rejeté cet argument sans réserve. Il a été constaté que la forme des caractéristiques représentées était distinctive de la cuisinière AGA et impliquait des considérations esthétiques.

3. Droits d’auteur

AGA a affirmé que son dessin CAO représentant la conception du panneau de commande pour ses cuisinières électriques AGA était une œuvre artistique selon la Loi sur les droits d’auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988 (la « CDPA »). Le tribunal a conclu que le concepteur du panneau avait fait des choix créatifs ou esthétiques pour concevoir le panneau et que le dessin était une œuvre artistique. Le tribunal a également constaté que les défendeurs avaient copié cette conception de panneau.

Le tribunal a conclu que bien que le droit d’auteur subsistait dans la conception du panneau en tant qu’œuvre artistique, le document de conception n’était pas destiné à être une œuvre artistique (c’est-à-dire le panneau de commande électrique AGA). À cette fin, le défendeur pouvait invoquer la défense de l’article 51 de la CDPA contre la violation du droit d’auteur en relation avec les panneaux de commande qu’il avait insérés dans ses cuisinières d’occasion rénovées.

Le tribunal a reconnu que la décision sur la défense de l’article 51 de la CDPA était l’aspect le plus difficile de la réclamation pour violation du droit d’auteur.

4. Responsabilité solidaire

À la fin du procès, l’avocat d’eControl System a accepté que le second défendeur, M. McGinley, soit susceptible d’être considéré comme coauteur du délit, à moins qu’il ne soit « sauvé » par la décision de la Cour suprême dans l’affaire Lifestyle Equities[3]. Il a été établi que M. McGinley avait le contrôle quotidien d’eControl System, y compris en ce qui concerne ses infractions. Ladite décision de la Cour suprême a été rendue après le procès dans cette affaire mais avant le prononcé du jugement. Les parties ont fourni des observations écrites au juge sur l’affaire Lifestyle Equities dans l’intervalle.

Le tribunal a conclu que M. McGinley devait avoir connaissance des faits essentiels nécessaires pour établir la responsabilité en vertu des articles 10(1), 10(2) et/ou 10(3) de la TMA et également des faits essentiels qui ont finalement empêché la défense d’épuisement des défendeurs. Il a été constaté qu’il avait une certaine connaissance, mais pas suffisante pour le rendre coauteur du délit.

[1] eControl System est le nom commercial du premier défendeur UK Innovations Group Limited, le second défendeur était M. Michael McGinley.

[2] Lifestyle Equities CV & Anor v Ahmed & Anor [2024] UKSC 17

[3] Lifestyle Equities CV & Anor v Ahmed & Anor [2024] UKSC 17

Cet article a été préparé par l’associée et avocate en propriété intellectuelle Marie McMorrow et l’avocate senior en propriété intellectuelle Christie Batty.