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Perspective interne
mars 2017
Questions-réponses avec Mark Bearfoot de Harley-Davidson. Mark est le responsable de la protection de la marque chez Harley-Davidson depuis 4 ans maintenant, nous avons donc voulu en savoir plus sur son parcours pour travailler pour l’une des marques les plus reconnues au monde, ses réflexions sur ce qui fait le succès d’une stratégie de propriété intellectuelle et, bien sûr, les trois objets dont il ne peut pas se passer !
Alors, où tout a-t-il commencé ? En 1998, Mark a débuté dans un cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle en tant que parajuriste et a passé 8 ans à développer ses connaissances et son expérience dans plusieurs cabinets spécialisés en PI. En 2006, il a rejoint The Coca-Cola Company en interne. Là, Mark a contribué à la gestion de tous les aspects de la propriété intellectuelle de l’entreprise, de la recherche et des programmes de dépôt de marques aux oppositions, actions en annulation et procédures judiciaires. En 2013, Mark a rejoint Harley-Davidson en tant que responsable de la protection de la marque. Mark passe ses journées à gérer les activités de protection de la marque et d’application des droits de marque de l’entreprise en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Parallèlement à son travail quotidien, Mark est également un membre actif du Conseil du CITMA et du groupe anti-contrefaçon du Royaume-Uni. Voici les questions…
Harley-Davidson est considérée comme ayant une stratégie efficace de protection de la marque. Selon vous, qu’est-ce qui a été la clé de son succès ?
Lorsque j’ai rejoint Harley-Davidson, j’ai établi une stratégie de protection de la marque basée sur quatre piliers clés. Ces piliers – Prévenir, Perturber, Appliquer et Engager – nous permettent de concentrer nos efforts, de développer des programmes et d’entreprendre des activités qui garantissent les meilleurs résultats pour nos objectifs globaux en tant que département.
Nous PRÉVENONS la dilution de nos droits de marque et diminuons le risque de contrefaçon par :
- La gouvernance de l’utilisation de nos droits de marque et l’assurance d’une utilisation correcte et cohérente ;
- Le maintien d’une connaissance détaillée de nos étiquetages, emballages et dispositifs anti-contrefaçon adoptés dans nos différentes gammes de produits authentiques, ainsi que de notre chaîne d’approvisionnement ; et
- La surveillance du marché pour détecter les activités contrefaisantes.
Nous PERTURBONS la fabrication, la distribution et la vente de produits contrefaits et contrefaisants par :
- La sécurisation de la détention des produits contrefaits et contrefaisants aux frontières nationales ;
- La fourniture d’un soutien complet aux organismes chargés de l’application de la loi ;
- La surveillance des plateformes de commerce électronique ; et
- La demande de suppression des pages et/ou images contrefaisantes des plateformes de médias sociaux.
Nous APPLIQUONS nos droits de marque contre les contrefacteurs tiers par le biais de procédures civiles et/ou de poursuites pénales, comme suit :
- La réalisation d’enquêtes détaillées ;
- Le suivi du protocole précontentieux lorsque cela est approprié et nécessaire ; et
- La demande d’ordonnances de perquisition et de saisie et l’obtention de poursuites pénales réussies lorsque cela est possible.
Nous ENGAGEONS nos parties prenantes pour faire progresser nos objectifs stratégiques de Prévention, Perturbation et Application par :
- L’éducation des employés et associés de Harley-Davidson sur les normes de la marque ;
- La promotion du rôle de l’équipe de protection des marques et de la marque ;
- La formation des parties prenantes externes, notamment les organismes chargés de l’application de la loi, sur l’identification des produits Harley-Davidson contrefaits ; et
- Des rencontres avec des associations professionnelles pour comprendre et partager les meilleures pratiques en matière de stratégie de protection de la marque.
Constatez-vous une augmentation des problèmes de PI pour la marque avec l’essor d’Instagram et Snapchat comme supports publicitaires ?
Nous avons certainement constaté une augmentation de l’utilisation de certaines plateformes de médias sociaux pour la vente de produits contrefaits – notamment Facebook et, dans une moindre mesure, Instagram. Nous recevons régulièrement des plaintes de clients concernant des publications faisant la publicité de la vente de produits contrefaits dans des pages et groupes communautaires Facebook ciblant la communauté des motards. Contrairement aux plateformes de commerce électronique traditionnelles comme eBay, qui disposent de systèmes de recherche très sophistiqués nous permettant d’identifier et de supprimer rapidement les annonces de produits contrefaits, de nombreuses pages communautaires sont des groupes fermés qui empêchent une surveillance simple mais efficace. C’est un problème clé que Facebook doit résoudre s’ils veulent sérieusement créer un environnement sûr pour leurs 1,8 milliard de membres actifs.
Perspective interne sur le Brexit ?
Du point de vue des titulaires de DPI, nos préoccupations concernent l’augmentation probable de nos frais annuels de dépôt, de poursuite et de renouvellement des marques suite à la nécessité de rechercher des droits nationaux au Royaume-Uni à l’avenir. L’éventuel éloignement d’une législation et d’une pratique harmonisées en matière de marques au Royaume-Uni est un autre sujet de préoccupation.
Le cas le plus intéressant cette année ?
Le cas le plus intéressant sur lequel j’ai travaillé récemment a été la découverte de casques et d’enceintes Harley-Davidson contrefaits proposés comme matériel promotionnel gratuit lors de l’achat d’un ordinateur portable chez un grand détaillant d’électronique au Moyen-Orient. Lorsque nous avons approché le détaillant, puis son fournisseur, ils nous ont fourni une copie de leur accord de licence qui semblait avoir été émis par l’un de mes collègues juridiques aux États-Unis. C’était bizarre à plusieurs niveaux. Premièrement, ni mon collègue, ni le département juridique au sens large, ni, plus important encore, notre département des licences n’avaient connaissance de la nomination de ce licencié. Deuxièmement, l’accord de licence n’était pas notre accord de licence standard. Et enfin, la signature de mon collègue juridique était complètement erronée. Il s’est avéré qu’il avait acquis l’accord de licence auprès d’un agent de licence en Europe de bonne foi. Après enquête, nous avons découvert que cet agent avait précédemment approché notre équipe de licence pour obtenir une licence, mais cela avait été rejeté. Il semble que l’agent ait alors décidé de procéder quand même et ait rédigé un faux accord de licence et forgé la signature de mon collègue.
Quels sont les 3 objets dans votre bureau dont vous ne pourriez pas vous passer ?
Mon carnet de notes, mon iPhone professionnel et mon dictionnaire Oxford English (que j’ai depuis mes 17 ans !).
Si vous n’étiez pas avocat en protection de marque, que seriez-vous ?
Un gardien de zoo ! J’ai une passion pour la conservation de la faune depuis que je suis enfant et mon travail de rêve a toujours été de travailler dans un zoo.
Marque préférée (autre que Harley !) ?
C’est une question difficile ! Il y a tellement de marques emblématiques et j’ai eu la chance dans ma carrière de travailler avec un certain nombre de marques ayant un héritage incroyable. Pour moi, une grande marque est à la fois inspirante et aspirationnelle. Si je dois donner une seule marque, autre que Harley-Davidson bien sûr, ce serait Ralph Lauren. Je suis inspiré chaque fois que je visite leur magasin de Bond Street !
Où les conseillers externes se trompent-ils ?
La communication est si importante. Je suis responsable de 52 marchés et je gère généralement plus de 350 affaires d’application actives à tout moment. Il est donc difficile de se rappeler le contexte d’une affaire spécifique et je compte donc sur mes conseillers externes pour me fournir ce contexte dans chaque e-mail et conversation téléphonique que j’ai avec eux. L’une de mes plus grandes frustrations est lorsque les conseillers font référence à une correspondance antérieure mais n’incorporent pas cette chaîne de correspondance dans leur e-mail. Une autre frustration est lorsque les conseillers ne fournissent pas de recommandations. Bien qu’une analyse détaillée de la loi soit importante pour me permettre de comprendre les différents aspects des arguments juridiques et de prendre une décision finale, j’attends des conseillers qu’ils donnent leur recommandation.
