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Fabriqué en Chine
avril 2020
Position de la Cour suprême sur les OEM – Affaire Honda. Bien que la Chine devienne un marché de consommation de plus en plus important, elle conserve la réputation d’être un pays de production à bas coût (contrefaçon), les « fabricants d’équipement d’origine » (OEM) étant le moteur de l’économie chinoise.
Made in China 2025
Avec sa campagne gouvernementale « Made in China 2025 », la Chine tente maintenant de se défaire de son image d’« usine du monde » (de contrefaçon) et vise à mettre ses propres marques sous les projecteurs.
Production de contrefaçons par les OEM
OEM signifie simplement qu’un fabricant est mandaté pour fabriquer des produits et y apposer la marque du donneur d’ordre. Souvent, ces produits n’entrent pas sur le marché chinois et sont exportés à l’étranger.
Évidemment, les OEM chinois ont été et sont utilisés par des propriétaires de marques honnêtes du monde entier. Ils jouent cependant aussi un rôle important dans la production de contrefaçons.
Arrêter la production de contrefaçons est une tâche difficile. Bien qu’une marque déposée (étrangère) soit requise pour pouvoir commander à un OEM, ce n’est pas le rôle de l’OEM d’évaluer si cette marque a été obtenue de bonne foi. Ainsi, les enregistrements de mauvaise foi (chinois ou étrangers) constituent une base pour justifier la production de contrefaçons. De plus, la Cour suprême a statué que l’utilisation par les OEM « ne devrait pas être considérée comme portant atteinte aux droits légitimes du propriétaire d’une marque chinoise, lorsque ces produits ne sont pas mis à disposition sur le marché chinois, mais exportés vers d’autres pays ». En d’autres termes : l’utilisation par les OEM n’était pas considérée comme une violation des marques chinoises.
Il semble cependant maintenant que les choses vont changer en raison de la campagne « Made in China 2025 » – la Chine est enfin prête à lutter contre la mauvaise foi et la contrefaçon.
Lois sur les marques modifiées
Le 1er novembre 2019, la Loi sur les marques a été modifiée. Les modifications importantes comprennent :
- Les dépôts de mauvaise foi sans intention réelle d’utilisation seront rejetés
- La mauvaise foi peut servir de base pour l’opposition/révocation
- Il est illégal pour les agences de marques de représenter des déposants de mauvaise foi
- Les frais de dépôt et les pénalités/compensations sont augmentés pour dissuader les déposants de mauvaise foi
- Des sanctions sont prévues pour les ‘accusations de contrefaçon de marque de mauvaise foi’
Bloquer les déposants de mauvaise foi sera d’une aide énorme dans la lutte contre la production de contrefaçons.
Honda (Honda Motor Co., Ltd c/ Chongqing Hengsheng Xintain Trading Co., Ltd et Chongqing Hengsheng Group Co., Ltd [Min Gao Fa Zai No. 138/2019]
Dans l’importante affaire HONDA de septembre 2019, la Cour suprême (« SPC ») a décidé que l’OEM ne devrait plus être considéré comme une exception à la contrefaçon de marque.
Contexte
Honda possède une marque chinoise HONDA pour les véhicules en classe 12. Un OEM chinois fabriquait des pièces de véhicules commandées par une société qui possédait une marque birmane HONDAkit. Sur les pièces de véhicules, le mot HONDA était affiché de manière proéminente. Tous les produits étaient exportés hors de Chine. Honda a intenté une action en contrefaçon contre l’OEM chinois, qui justifiait sa production sur la base de la marque birmane et du fait que l’OEM ne constitue pas une utilisation de marque. Honda a gagné en première instance mais a perdu en appel, demandant ensuite un nouveau procès à la SPC.
Décision
La SPC a décidé que – contrairement aux décisions précédentes – la défense OEM n’était pas suffisante : une marque étrangère (dans ce cas, birmane) ne devrait pas pouvoir servir de défense contre une action en contrefaçon basée sur une marque chinoise valide.
Elle a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mettre les produits à disposition des consommateurs chinois (utilisateurs finaux) pour constater l’utilisation de la marque, car le public pertinent peut également comprendre des tiers étiquetant, transportant et distribuant les produits marqués, tels que les distributeurs et les sociétés de transport. De plus, elle a mentionné que les consommateurs chinois pourraient également rencontrer ces produits lors de voyages à l’étranger.
Bonnes nouvelles
La décision étend le concept de public pertinent et d’utilisation de marque. Ceci est cependant en faveur des propriétaires légitimes de marques qui peuvent désormais s’attaquer à la production de contrefaçons sur la base de leurs marques chinoises.
Il y a également un autre avantage : l’utilisation OEM sera probablement maintenant plus suffisante pour satisfaire aux exigences chinoises d’usage (à condition que des preuves suffisantes soient rassemblées). Cela signifie que même si vous ne vendez pas vos produits en Chine, votre marque chinoise ne deviendra pas vulnérable aux actions pour non-usage, et pourrait même aider à lutter contre la production de contrefaçons comme mentionné ci-dessus.
Risques
Cependant, il y a aussi des risques. Si vous produisez actuellement en Chine sans avoir de marque chinoise enregistrée, l’OEM pourrait potentiellement vous obliger à obtenir un tel enregistrement, ce qui pourrait être difficile. Ne pas avoir de marque chinoise inclut le risque qu’un propriétaire d’une marque chinoise identique/similaire puisse prétendre que votre utilisation OEM enfreint leur marque.
Ce qu’il faut retenir
- Prendre des mesures actives pour lutter contre les marques de mauvaise foi
- Rassembler des preuves suffisantes de votre propre utilisation OEM pour pouvoir prouver l’usage véritable de votre marque en Chine (sous forme d’accords de licence, de bons de commande, de bons de livraison, de déclarations douanières et de photos de produits datées)
- Agissez en premier et n’attendez pas pour enregistrer votre marque si vous avez l’intention d’utiliser ou de produire en Chine.
