Décision SkyKick

La désignation des marques doit être cohérente avec la fonction essentielle d’indiquer l’origine des produits et services, sous peine d’être partiellement invalidée pour mauvaise foi.

Affaire C-371/18 – Sky plc & ors c/ SkyKick UK Ltd & anor, 29 janvier 2019

Deux jours avant le départ du Royaume-Uni de l’UE, la CJUE a rendu son arrêt très attendu dans l’affaire SkyKick, concluant qu’une demande de marque déposée sans intention d’utiliser la marque en relation avec les produits et services spécifiés constitue une mauvaise foi. C’était le cas si le demandeur avait l’intention soit de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers, soit d’obtenir, sans même viser un tiers spécifique, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Toutefois, cet aspect de la mauvaise foi n’invalide pas l’ensemble de la marque (c’est-à-dire le « puits empoisonné »), mais uniquement les produits et services dont il est démontré qu’ils ont été demandés de mauvaise foi. La CJUE a également indiqué qu’il était permis au droit national de prévoir des exigences procédurales pour qu’un demandeur fasse une déclaration selon laquelle il a l’intention d’utiliser une marque de bonne foi. De telles déclarations pourraient être utilisées comme preuve dans les actions en mauvaise foi, mais ne constituent pas un motif distinct d’invalidité.

La CJUE a également estimé qu’un manque de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou services (par exemple, « logiciels ») ne constituait pas un motif d’invalidité. En outre, une marque ne peut être déclarée totalement ou partiellement invalide au motif que les termes utilisés pour désigner les produits et services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

Contexte

L’affaire a été renvoyée par la Haute Cour du Royaume-Uni dans le cadre d’une action dans laquelle Sky plc (le radiodiffuseur) a affirmé que SkyKick (à l’époque, une jeune entreprise qui fournissait des services de technologies de l’information pour la migration vers le cloud) avait enfreint quatre marques de l’UE et une marque britannique composées du mot SKY par l’utilisation du signe « SkyKick » et de ses variantes. SkyKick a nié la contrefaçon et a formé une demande reconventionnelle en vue d’obtenir une déclaration d’invalidité des marques, en totalité ou en partie, au motif que : (i) les spécifications des produits et services manquaient de clarté et de précision et (ii) les demandes avaient été faites de mauvaise foi. La demande en mauvaise foi était fondée sur l’allégation selon laquelle, bien que Sky plc ait eu l’intention d’utiliser certaines des marchandises et services dans le cahier des charges, elle n’avait pas l’intention d’utiliser les marques en relation avec tous les produits et services spécifiés. L’argument principal de SkyKick était que les marques étaient invalides dans leur intégralité (l’argument du « puits empoisonné »). Subsidiairement, que les marques étaient partiellement invalides lorsque Sky plc n’avait pas eu l’intention d’utiliser les marques.

Arnold J (comme il l’était alors) a noté que SkyKick ne semblait pas avoir de défense contre les demandes de Sky plc pour contrefaçon de marque, malgré le fait que les marques n’avaient pas été utilisées, et n’étaient pas susceptibles d’être utilisées, pour de nombreux produits et services pour lesquels elles étaient enregistrées.

Conclusions

Cet arrêt a des implications considérables, en particulier pour les entreprises dont les portefeuilles de marques contiennent de nombreux dépôts de marques larges dans l’UE. La pratique consistant à déposer de manière extensive dans de multiples classes de produits et de services, puis à « perpétuer » ces dépôts pour éviter un examen minutieux en cas de non-utilisation, est désormais susceptible d’être examinée de manière critique par les offices de propriété intellectuelle et les tribunaux nationaux. Très peu d’entreprises sont susceptibles d’avoir une justification commerciale pour demander des marques avec des spécifications larges dans de multiples classes. Beaucoup auront déjà examiné leurs portefeuilles suite à l’avis de l’AG en octobre 2019 et pousseront un soupir de soulagement que la CJUE ait confirmé que ce type de mauvaise foi n’invalidera que partiellement la marque. Toutefois, les propriétaires de marques seraient avisés de tenir compte de l’impact de l’arrêt sur leurs portefeuilles existants et leurs pratiques de dépôt.

Cette mise à jour a été préparée par Rachel Fetches, associée de HGF. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires à ce sujet ou sur toute autre question, veuillez contacter Rachel. Vous pouvez également contacter votre représentant HGF habituel ou consulter notre page Contact pour prendre contact avec le bureau HGF le plus proche.