Marques tridimensionnelles pour les dispositifs médicaux

L’innovation dans les dispositifs médicaux se poursuit vigoureusement et l’introduction de l’IoT et de l’impression 3D (entre autres) a conduit à une accélération dans le développement de nouveaux dispositifs médicaux. Bien que les brevets et les dessins soient les voies évidentes pour protéger les dispositifs médicaux, il convient également d’envisager les marques tridimensionnelles.

Comment protéger

Marques : Bien que les marques soient souvent considérées comme protégeant le nom et la réputation de la marque, il est possible d’enregistrer des formes 3D si elles fonctionnent également comme une marque. Cela s’explique par la définition juridique d’une marque qui est “tout signe capable :

(a) d’être représenté dans le registre d’une manière qui permet au registraire et aux autres autorités compétentes ainsi qu’au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection accordée au propriétaire, et

(b) de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Une marque déposée accorde au propriétaire un droit de monopole sur sa marque pour une durée indéterminée (sous réserve de renouvellement et de la capacité à maintenir l’enregistrement en vigueur par l’utilisation de la marque). L’enregistrement doit être envisagé car il peut constituer un puissant outil de protection et d’application.

Il existe plusieurs facteurs clés qui limitent l’enregistrabilité des marques tridimensionnelles. Les principaux facteurs limitant l’enregistrement sont si la forme :

(a) découle de la nature inhérente du produit/des marchandises
(b) fournit une fonction technique
(c) ajoute une valeur substantielle au produit.

Problèmes liés aux marques de forme

Plusieurs problèmes surviennent tant dans l’obtention de l’enregistrement que dans l’application des droits. Le Tribunal général de l’UE et la Cour de justice de l’Union européenne ont statué dans plusieurs affaires que seules les marques de forme qui s’écartent significativement de la norme et des coutumes du secteur ne sont pas dépourvues de caractère distinctif.

Une partie du problème réside dans le fait que les consommateurs ne sont pas habitués à identifier les formes 3D comme des identificateurs de marque de la même manière qu’ils sont habitués à identifier les noms de marque, les logos ou les slogans. Un inhalateur ou une pompe pour diabétique, par exemple, incluant le nom de la marque, fournit instantanément au consommateur des informations sur l’origine commerciale des produits. Les mêmes produits, sans indications de marque, sont inhabituels dans l’utilisation réelle.

Certains produits peuvent simplement tous ressembler aux autres dans le secteur. Une recherche (pas très scientifique) sur Internet pour “stimulateurs cardiaques” a révélé (entre autres) les résultats suivants :

Les dispositifs suivent tous une forme similaire, bien qu’il y ait quelques petites différences. Ainsi, une entreprise cherchant à enregistrer un tel dispositif comme marque tridimensionnelle devrait s’assurer que le dispositif (ou l’un de ses composants) s’écarte significativement des normes du secteur.

Les produits avec un degré de “liberté de conception” sont également plus susceptibles d’être perçus comme différents ou distinctifs sur le marché. Une recherche Internet similaire pour “kits de test de glycémie” montre qu’il existe beaucoup plus de variété de formes, de couleurs et de variables disponibles, et on peut dire que de tels dispositifs seraient ‘plus faciles’ à enregistrer comme marques tridimensionnelles.

Preuve du caractère distinctif acquis

Les preuves du “caractère distinctif acquis” peuvent être très utiles pour surmonter les objections de distinctivité lors de l’examen d’une marque de forme 3D, démontrant que les consommateurs ont été éduqués à percevoir la forme du produit comme provenant d’une entreprise particulière. Ces preuves peuvent inclure la part de marché, les chiffres de vente, ainsi que les chiffres publicitaires, l’application des droits contre des tiers, et des enquêtes montrant que les consommateurs associent la forme au producteur sans s’appuyer sur d’autres identificateurs de marque (comme un nom de marque).

Cependant, il convient de noter qu’aucun niveau de preuve ne sera suffisant pour surmonter les objections soulevées concernant les trois exclusions (a) – (c) mentionnées ci-dessus.

Autres types de marques “non traditionnelles”

Toutes les demandes ne doivent pas nécessairement être tridimensionnelles. Certaines entreprises cherchent à enregistrer un élément particulier d’un produit (pensez à l’onglet rouge de Levi’s sur les jeans), ou une combinaison de couleurs particulière ou la couleur d’une partie spécifique d’un produit (comme les semelles rouges des chaussures Louboutin). De plus, seules certaines parties d’un dispositif peuvent être distinctives, et les images de celles-ci peuvent faire l’objet d’une demande séparée de l’ensemble du dispositif.

Exemples dans la base de données de l’UKIPO

Les exemples suivants sont tirés de recherches dans la base de données du registre UKIPO en classe 10.

Novartis AG – inhalateurs

Bien que les images de gauche incluent une image de conception, il n’y a pas de nom de marque, et les demandes semblent avoir reçu des objections du Registre et ont été ultérieurement retirées par Novartis. Le même dispositif, mais déposé avec le nom de marque inclus, a été accepté pour l’enregistrement.

Vetter pharma-fetigung GmbH & co. KG

Vetter a une demande en cours pour une partie composante d’un dispositif d’injection en classe 10. La même image a été déposée auprès de l’EUIPO et est également toujours en attente. Sans aucun contexte sur les dépôts, on peut supposer qu’une objection a été soulevée par les registres britannique et européen sur la base que (1) la marque manque de caractère distinctif et (2) que les caractéristiques de la marque sont nécessaires pour obtenir un résultat technique.

Si l’objection technique a été soulevée, il ne serait pas possible de surmonter l’objection de distinctivité, et Vetter devra plutôt chercher à faire lever l’objection.

Lupin Atlantis holdings SA

Cet exemple est un enregistrement britannique dans les classes 5 et 10 concernant les inhalateurs. La marque est en réalité moins une forme 3D, mais couvre davantage la combinaison de couleurs bleu/violet et vert. Ceci est indiqué par les lignes pointillées délimitant la forme du produit. Cependant, il serait intéressant de voir la validité d’un tel enregistrement, car la CJUE a précédemment déclaré dans la jurisprudence qu’il est sans importance que la marque soit considérée comme une marque de position, figurative ou de couleur ; elle concerne l’application d’éléments tridimensionnels à la surface d’un produit et peut être évaluée comme telle avec toute preuve d’utilisation effective réelle.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de l’enregistrement : la couleur bleu violet appliquée à l’actionneur d’un inhalateur, et la couleur verte appliquée au capuchon d’un inhalateur.

STADA arzneimittel AG

Cet exemple est en fait un enregistrement britannique cloné d’un enregistrement EUIPO après le Brexit et fait référence davantage à une marque de “position” qu’à une simple forme 3D. La marque inclut le nom de marque “STADA”, mais les lignes pointillées indiquent que le seul élément que STADA cherche à enregistrer est l’élément de coin rose à gauche avec le logo STADA à droite.

CELON PHARMA Spółka Akcyjna (S.A.)

Cet exemple est un autre enregistrement britannique cloné, mais pour une forme 3D d’un produit d’inhalation multidose dans les classes 5 et 10. Bien qu’enregistré à l’EUIPO à l’origine, il semble que la marque ait été acceptée pour enregistrement sans problème, ne prenant que cinq mois entre le dépôt et l’enregistrement.

Risque d’invalidation

Même si les propriétaires de marques franchissent le premier obstacle et obtiennent l’enregistrement d’une marque de forme 3D, il existe des difficultés continues pour maintenir la protection, en particulier lors de la recherche d’application. Une contre-attaque courante dans les procédures de contrefaçon est une demande d’invalidité de l’enregistrement au motif que le produit est fonctionnel ou nécessaire pour obtenir un résultat technique.

Considérations anti-contrefaçon

Une fois qu’un dispositif médical est lancé sur le marché, les tiers seront inévitablement tentés de le copier. La PI associée au dispositif doit être enregistrée auprès des autorités douanières dans les territoires concernés, ce qui permettra aux agents des douanes de retenir et potentiellement de détruire les articles contrefaits.

Application

Des pratiques de marque doivent être établies pour évaluer comment les infractions seront traitées. Il existe de nombreux fournisseurs de systèmes de surveillance qui aideront à identifier les infractions potentielles. Les procédures de traitement de ces actions seront importantes, tant pour maintenir le marché propre que pour prouver cette application en cas de menaces entrantes de contrefaçon.

Prochaines étapes

Comme on peut le constater, il y a plusieurs considérations à prendre en compte, mais la protection des marques pour les dispositifs médicaux peut être un outil de protection utile.

Certains des exemples ci-dessus montrent les différents types de marques pour lesquels une protection peut être recherchée, et certaines des difficultés qui peuvent être rencontrées. Lors de la demande de marques, il peut être utile d’envisager différentes variations qui peuvent être déposées – par exemple, des variations avec et sans le nom de marque, des marques de position ou des combinaisons de couleurs. Cela augmente non seulement les chances d’obtenir l’enregistrement, mais potentiellement aussi en termes de validité des enregistrements résultants s’ils sont contestés.

Cet article a été préparé par la Directrice des marques de HGF Claire Jones.