IP Ingredients, Partie 14 : Guide concis de la liberté d’exploitation

Vous avez mis au point une nouvelle technologie de rupture qui va révolutionner le monde de la technologie alimentaire, votre produit commercial a été formulé et la conception de votre nouveau logo accrocheur a été finalisée. Vous êtes prêt à vous lancer sur le marché, n’est-ce pas ? Pas tout à fait…

Avant de lancer votre produit, de construire votre usine pilote ou de promouvoir votre marque, il est prudent de prendre une mesure supplémentaire pour réduire les risques liés à votre lancement, à savoir vérifier s’il existe des droits de propriété intellectuelle de tiers susceptibles de bloquer votre chemin. Vous pensez peut-être que, puisque vous avez enregistré la propriété intellectuelle de votre produit, vous êtes libre de procéder sans risque de contrefaçon. Cependant, c’est une idée fausse très répandue que votre propre propriété intellectuelle vous donne la permission de procéder. Au contraire, les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets et les marques vous donnent le droit d’empêcher les autres de faire quelque chose, mais ils ne vous donnent PAS le droit automatique de faire quoi que ce soit. En d’autres termes, même si vous avez obtenu un brevet, vous pourriez toujours enfreindre le brevet de quelqu’un d’autre en fabriquant ou en vendant votre produit, ou en exécutant votre processus, dans un pays où la propriété intellectuelle d’un tiers existe.

Dans cet article, nous nous concentrons sur l’établissement de votre liberté d’exploitation (FTO) dans le contexte des droits de brevet. Dans un prochain article, nous examinerons plus en détail les recherches d’autorisation pour votre marque.

Comment puis-je savoir quels brevets d’autres entreprises ont été obtenus ?

Une recherche de liberté d’exploitation peut être effectuée pour déterminer quels brevets existent et pourraient bloquer votre chemin dans les pays où vous prévoyez de fabriquer et de vendre votre produit, ou d’exécuter votre processus. La recherche FTO est généralement effectuée par des entreprises de recherche spécialisées, et votre conseil en brevets peut vous aider à analyser les droits identifiés et à évaluer le niveau de risque. Une recherche FTO peut être limitée à votre domaine technologique spécifique, à des concurrents particuliers dont vous avez connaissance, ou à une combinaison des deux.

Quand dois-je effectuer des recherches FTO ?

Cela dépend. Si votre projet en est encore à un stade précoce, il pourrait être préférable d’attendre que la technologie ait été davantage développée afin de pouvoir effectuer une recherche FTO significative. Par exemple, si la formulation de votre produit alimentaire est susceptible de changer considérablement au fur et à mesure que votre R&D se poursuit, il pourrait ne pas être très utile d’effectuer une recherche FTO tant que la formulation n’est pas sur le point d’être finalisée. D’un autre côté, si vous allez bientôt faire un investissement important dans l’entreprise, comme la construction d’une usine de transformation, il peut être intéressant d’effectuer une recherche FTO avant de vous engager dans des coûts à grande échelle.

Le calendrier de la recherche FTO peut également être influencé par des facteurs externes, comme le fait que vous recherchiez ou non un investissement. Un investisseur ou un licencié potentiel peut vouloir comprendre votre position FTO avant d’être prêt à signer un accord. Parfois, une recherche FTO limitée, par exemple limitée à quelques pays ou concurrents clés, ou à l’aspect le plus important de votre technologie, peut être effectuée initialement pour apaiser les investisseurs. Plus tard, à mesure que vous vous rapprochez du marché, une recherche FTO plus vaste peut être effectuée. La stratégie de recherche doit donc être adaptée au stade où vous en êtes dans votre entreprise commerciale et au niveau de réassurance dont vous ou vos investisseurs avez besoin à ce moment-là.

Bonne nouvelle : la recherche FTO m’a donné le feu vert, il n’y a donc aucun risque, n’est-ce pas ?

Malheureusement, non ! La recherche FTO n’est pas une science exacte. Les recherches de brevets peuvent être effectuées à l’aide de mots clés, de codes de classification de brevets, de noms de sociétés et d’inventeurs, de structures chimiques ou d’une combinaison de ces éléments. L’étendue d’une recherche FTO, c’est-à-dire le nombre de documents qu’elle est conçue pour capturer, dépendra en partie du budget disponible. Cependant, même une recherche « étalon-or » ne garantit pas de trouver tous les documents potentiellement pertinents.

Il faut également se rappeler que la détermination du risque de contrefaçon des revendications d’un brevet accordé nécessite souvent de porter un jugement sur la signification de ces revendications, ce qui peut être un exercice subjectif. Étant donné que les tribunaux de différents pays interprètent les revendications de différentes manières, il peut être impossible de dire avec certitude si votre produit ou processus serait considéré comme une contrefaçon d’un brevet accordé en cas de litige. Et, bien sûr, même si vous pensez que vous opérez en toute sécurité en dehors des revendications du brevet de quelqu’un d’autre, cela ne les empêche pas nécessairement d’intenter une action en justice.

La question de la FTO se résume donc à des niveaux de risque. Sur la base de l’étendue de la recherche FTO que vous avez effectuée, existe-t-il un risque élevé, moyen ou faible de contrefaçon ? Quel est le degré de litige des concurrents dans votre domaine, et quel est le risque qu’ils intentent une action s’ils estiment que vous enfreignez leur propriété intellectuelle ? Vous et vos investisseurs êtes-vous à l’aise avec ce niveau de risque ?

Au secours, il y a un brevet de tiers qui bloque mon chemin – jetons tout le projet à la poubelle !

Pas si vite ! Si un document de brevet est identifié dans le cadre d’une recherche FTO avec des revendications qui englobent votre produit ou processus commercial, il existe quelques options à considérer :

(1) Déterminez si le brevet est susceptible d’être valide. Une recherche d’antériorité peut être utile pour établir s’il existe des motifs pour contester le brevet. Même si vous décidez de ne pas contester le brevet, toute antériorité identifiée qui invalide potentiellement les revendications pourrait être utilisée comme moyen de défense ou comme outil de négociation ;

(2) Contester le brevet. Si une antériorité pertinente est trouvée, il existe diverses options pour contester la propriété intellectuelle d’un tiers. En Europe, il s’agit notamment de : Le dépôt d’observations de tiers (avant la délivrance) ; la procédure d’opposition (dans les neuf mois suivant la délivrance) ; et la procédure de révocation devant les tribunaux nationaux ou le Tribunal unifié des brevets.

(3) Obtenir une licence du titulaire du brevet ; ou

(4) Trouver une solution de contournement pour votre technologie.

Bien que la perspective de devoir reconcevoir votre produit ou processus, ou d’avoir à engager des coûts importants pour obtenir une licence ou invalider la propriété intellectuelle d’un tiers ne soit pas attrayante, il est préférable d’être en mesure de choisir l’une de ces options face à une propriété intellectuelle bloquante, plutôt que de devoir réagir de manière défensive à une action en contrefaçon.

En intégrant la recherche FTO dans votre stratégie commerciale, vous vous armerez des informations nécessaires à la prise de décision aux étapes clés, tout en démontrant aux investisseurs potentiels que vous prenez au sérieux les droits de propriété intellectuelle des tiers et que vous gérez les risques de manière proactive.

Pour plus d’aide sur l’établissement de votre liberté d’exploitation, veuillez contacter l’auteur, Jennifer Bailey, à l’adresse jbailey@hgf.com. Merci à Marie Walsh pour sa contribution éditoriale.

Cet article a été préparé par la Partenaire et Avocate en brevets Dr Jennifer Bailey