Un conte de deux Islandes

Le vendredi 9 septembre 2022, la Grande Chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») a tenu sa toute première audience orale.

L’audience, qui a été diffusée en direct, concernait une demande en nullité déposée par le ministère islandais des Affaires étrangères à l’encontre de deux enregistrements de marques de l’Union européenne pour le mot ICELAND et la marque figurative ICELAND :

au nom de la chaîne de supermarchés britannique Iceland Foods Limited. Bien que la décision ait été réservée et qu’elle ne soit probablement pas rendue avant plusieurs mois, l’affaire et, en fait, l’audience ont soulevé une série de questions intéressantes concernant l’enregistrement des termes géographiques, et en particulier des noms de pays.

Un peu d’histoire « islandaise »

L’Islande a été colonisée pour la première fois par des colons norvégiens en 874. Son nom semble moins être un gadget marketing que celui du Groenland, qui aurait été inventé par l’Islandais « Erik le Rouge » pour encourager la colonisation plus à l’ouest et au nord de l’Islande. Iceland Foods a été créée beaucoup plus tard, en 1970, et est surtout connue comme un détaillant de produits surgelés, bien que sa gamme de produits se soit considérablement élargie au fil des ans et que les enregistrements en question couvraient une large gamme de produits dans les classes 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 et la vente au détail dans la classe 35.

Le ministère islandais des Affaires étrangères, au nom du gouvernement islandais et, sans doute, de la nation islandaise, a fait valoir que les deux enregistrements en question n’auraient pas dû être accordés au motif qu’ils ne sont pas distinctifs et descriptifs, étant donné que l’élément dominant des deux marques est le mot « Iceland ». Les enregistrements ont été déposés respectivement en 2002 et 2013 et ont initialement fait l’objet d’une opposition de la part de diverses entreprises islandaises, mais les oppositions ont finalement été retirées et les enregistrements accordés. Le ministère islandais des Affaires étrangères a par la suite intenté des actions en nullité contre les enregistrements et a finalement obtenu gain de cause devant la division d’annulation de l’EUIPO en 2019.

Ces décisions ont fait l’objet d’un recours et ont été renvoyées à la Grande Chambre de recours en raison de leur importance. Lors de l’audience orale, le ministère islandais des Affaires étrangères a tenté d’introduire un nouveau motif de nullité fondé sur l’ordre public, dont la recevabilité devra être décidée par la Chambre en plus des motifs déjà soulevés.

Sur quelles questions l’audience a-t-elle porté ?

L’audience orale, qui a duré des heures, a porté sur un large éventail d’arguments et de questions, des experts ayant fourni des témoignages oraux et les membres de la Grande Chambre de recours ayant soulevé une série de questions à l’intention du requérant et du demandeur en nullité. Toutefois, l’essentiel de l’audience était de savoir si le nom d’un pays ne devrait jamais être enregistré en tant que marque et s’il s’agit essentiellement d’un « cas particulier » dans l’examen des marques composées de termes géographiques.

Le ministère islandais des Affaires étrangères a fait valoir, de manière compréhensible et émouvante, que le nom de leur nation ne devrait pas faire l’objet d’un enregistrement de marque, car cela nuirait à la capacité des entreprises islandaises de commercialiser leurs produits et services. En outre, il a fait valoir que, bien que l’Islande soit peut-être un petit pays, elle ne devrait pas être traitée différemment des grands pays tels que la France ou l’Allemagne. En outre, il a fait valoir que le mot ICELAND agit comme une marque nationale qui a une grande valeur pour la nation et les entreprises islandaises.

L’argument selon lequel la signification géographique d’un mot peut avoir un impact sur la question de savoir s’il peut être enregistré en tant que marque a porté, dans une large mesure, lors de l’audience, sur la question de savoir si la nation islandaise est, pourrait ou serait raisonnablement connue dans l’Union européenne pour la production, la vente et l’exportation des biens et services en question.

Pourquoi ces questions sont-elles importantes ? Eh bien, comme l’a fait valoir le représentant d’Iceland Foods Limited, l’affaire clé concernant l’enregistrement des termes géographiques dans l’UE est peut-être l’affaire bien connue Windsurfing Chiemsee, qui n’interdit pas l’enregistrement des marques simplement parce qu’elles sont composées de termes géographiques. Les principales conclusions de cette affaire étaient de savoir si le terme était raisonnablement connu pour la production des biens en question ou s’il pouvait l’être à l’avenir. Si la réponse à ces questions était oui, l’enregistrement devrait être interdit, si non, l’enregistrement devrait être accordé.

Le représentant d’Iceland Foods a fait valoir que les noms de pays ne devraient pas être traités différemment des lieux géographiques plus petits tels que les villes et, en effet, il a souligné que des termes géographiques tels que LIVERPOOL, qui a une population plus importante que l’Islande, ont été enregistrés en tant que marques. L’argument selon lequel il devrait y avoir une interdiction stricte de l’enregistrement des noms de pays était essentiellement un argument politique et non un argument juridique qui devrait être examiné ici par la Grande Chambre de recours.

Alors, qu’est-ce que l’Islande est connue pour sous les principes établis par l’affaire Windsurfing Chiemsee ? Eh bien, le représentant d’Iceland Foods a fait valoir, de manière compréhensible, que la gamme de produits pour lesquels elle était connue dans l’UE était relativement étroite, et bien qu’il ait accepté que l’Islande soit un très beau pays qu’il voulait visiter, elle n’était connue que pour le poisson et les fruits de mer qui ne font pas l’objet des enregistrements. Le ministère islandais des Affaires étrangères a semblé légèrement insulté par une telle affirmation lors de l’audience, faisant valoir qu’essentiellement tout produit est et pourrait être produit en Islande. À un moment donné, il y a eu un argument surréaliste sur la question de savoir si des bananes pouvaient être cultivées en Islande, le ministère islandais des Affaires étrangères faisant valoir qu’elles sont effectivement cultivées en Islande et le représentant d’Iceland Foods faisant valoir qu’elles sont cultivées par des étudiants dans des serres pour leur propre consommation, soulignant que la marque ALASKA est enregistrée pour l’eau dans l’UE à l’appui de leur position.

Alors, comment l’affaire est-elle susceptible d’être tranchée ?

Les affaires traitent d’une question très délicate de l’enregistrement des termes géographiques. Iceland Foods a commercialisé avec beaucoup de succès au Royaume-Uni et même au-delà pendant plus de cinquante ans. Les consommateurs penseraient-ils qu’ils sont associés au pays, probablement pas, et je pense qu’ils ne seraient pas associés dans l’esprit des acheteurs britanniques au moins. En raison de cette question, devraient-ils être en mesure d’enregistrer un tel nom de marque, sans doute oui.

Cependant, ce n’est pas la question. Le problème est que l’enregistrement des termes géographiques peut potentiellement avoir un impact sur l’utilisation par d’autres de termes descriptifs et non distinctifs. Oui, ces commerçants ont une défense contre les actions en contrefaçon de marque si le terme est entièrement descriptif, mais pourquoi devraient-ils regarder par-dessus leur épaule selon les termes de certaines affaires très anciennes sur ce sujet au Royaume-Uni ? L’affaire Windsurfing Chiemsee ne fait qu’énoncer des principes généraux sur le sujet.

Où la ligne doit-elle être tracée ? À un moment donné, l’UKIPO a traité cette question avec des interdictions de chiffres de population assez arbitraires. Cette pratique a été lentement abandonnée au fil du temps, l’affaire Windsurfing Chiemsee rendant une telle « pratique absolue » redondante.

La vie était tellement plus simple en 874 et à l’époque d’« Eric le Rouge » et peut-être que cette affaire déterminera la question délicate de l’endroit où la ligne doit être tracée dans l’enregistrement des termes géographiques.

Cet article a été préparé par Lee Curtis, associé et conseil en marques chez HGF .