The Patent Lawyer : Première année de la JUB : émergence d’un système purement de droit civil ?

La JUB a franchi le cap de sa première année d’existence le 1er juin 2024. Au moment de la rédaction de cet article, nous attendons toujours les premières décisions de fond sur la nullité et la contrefaçon, mais des jugements des tribunaux de première instance et de la Cour d’appel (CoA) sur des mesures préliminaires et des questions procédurales ont donné un aperçu de la façon dont la JUB est susceptible de se développer.

L’un des objectifs de la JUB était d’harmoniser le droit des brevets dans le cadre de la Convention sur le brevet européen (CBE). Les divergences sur des questions clés du droit des brevets conduisent parfois à des résultats différents pour les différentes parties nationales d’un même brevet européen (BE). Les parties peuvent trouver frustrant que l’analyse des résultats potentiels (qu’il s’agisse d’application ou de liberté d’exploitation) puisse varier considérablement entre les principales juridictions en matière de brevets telles que le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie et la France.

Dans le cadre de la recherche d’harmonisation, l’accord sur la JUB et le règlement de procédure (RdP) offraient la promesse d’une boîte à outils de contentieux paneuropéenne. Grâce à la participation du Royaume-Uni, le RdP de la JUB englobait un mélange unique de traditions de common law et de droit civil. Cependant, suite au retrait du Royaume-Uni et au retard de ratification de l’Irlande, il semble que les outils de contentieux de common law soient mis de côté par la JUB.

Langue

Assez ironiquement, étant donné le retrait du Royaume-Uni, l’anglais est devenu au cours de l’année la langue de facto des procédures devant la JUB. La notification tardive que l’anglais serait accepté au moins comme deuxième langue de procédure dans toutes les divisions locales (DL), y compris les DL allemandes, françaises et italiennes, a fait que de nombreux premiers dépôts auprès des DL allemandes ont été effectués en allemand. Les actions ultérieures ont été de plus en plus déposées en anglais et certaines demandes (mais pas toutes) de changement de langue de procédure ont été autorisées.

Cette tendance reflète en partie le fait que la majorité des BE sont déposés en anglais. Une considération pratique pour les plaideurs est que les panels de juges multinationaux de la JUB délibèrent souvent en anglais. Pour les demandes urgentes, traitées par un seul juge permanent, le message de la magistrature de la JUB est d’envisager de plaider en anglais pour éviter les retards de traduction.

Opt-out

Le schéma original envisagé par l’UPCA prévoyait que dès le lancement de la JUB, tous les BE validés et en vigueur dans la JUB seraient par défaut litigés devant la JUB. Suite à un tollé des titulaires de brevets, un régime transitoire permettant à un titulaire de brevet de se « retirer » de la compétence exclusive de la JUB (pendant au moins 7 ans) a été créé. En exerçant le droit de se retirer de la compétence de la JUB, les titulaires de brevets peuvent choisir de maintenir le statu quo selon lequel chaque partie nationale du faisceau de BE doit être appliquée ou invalidée devant les tribunaux nationaux des brevets. Dans les 3 mois précédant le lancement de la JUB, près d’un demi-million de demandes de retrait ont été déposées auprès du greffe de la JUB. Cela semblait indiquer une certaine nervosité quant au contentieux des BE existants devant la JUB.

Bien que les contestations du retrait aient été rares à ce jour, dans l’affaire Neo Wireless c. Toyota[1], la CoA a confirmé la décision de la CD de Paris de rejeter une objection préliminaire selon laquelle le brevet avait été valablement retiré. Dans cette affaire, le brevet avait deux propriétaires (une société mère américaine et, pour l’EP(DE), une filiale allemande), mais seul le propriétaire américain avait demandé le retrait. Les dispositions de retrait prévoient une exception à la transition par ailleurs automatique vers la juridiction de la JUB. À moins que tous les propriétaires n’exercent le retrait, la « position par défaut » de la juridiction de la JUB reste en place.

Dans l’affaire CUP&CINO c. Alpina[2], la division locale de Vienne a jugé qu’une demande de mesures provisoires, en l’occurrence une demande infructueuse d’injonction préliminaire, saisit la compétence de la JUB (comme une action au fond). Une demande ultérieure de retrait, apparemment faite sans autorisation, a été jugée invalide.

Dans l’affaire AIM Sport Vision c. Supponor,[3] la demande de retrait d’un opt-out (le 5 juillet 2023) a été jugée inefficace lorsque le BE en question avait fait l’objet de procédures nationales allemandes de contrefaçon et de nullité qui étaient en cours lorsque la JUB est entrée en vigueur. Cela soulève la possibilité d’actions « torpilles » nationales déposées contre des BE retirés par des défendeurs potentiels inquiets d’une future action de la JUB.

Sursis en attente d’opposition à l’OEB

Un autre objectif de la JUB était d’obtenir des décisions rapides en première instance. Dans les tribunaux nationaux, cela peut varier de 10 à 12 mois (Allemagne (contrefaçon uniquement), Royaume-Uni et Pays-Bas) à 24 mois ou plus (France, Italie, Espagne) pour obtenir une audience en première instance. En effet, les procédures de nullité allemandes sont automatiquement suspendues en attendant l’opposition de l’OEB, et de nombreux autres tribunaux nationaux sont également susceptibles de suspendre les procédures en attendant la résolution de l’opposition de l’OEB. Les oppositions prennent en moyenne 19 à 24 mois pour une audience devant une division d’opposition, mais les recours devant les chambres de recours techniques peuvent considérablement allonger le délai (2,5 ans ou plus).

La JUB a le pouvoir discrétionnaire de suspendre la procédure en attendant une décision de l’OEB, mais il y a eu plusieurs décisions où une demande de sursis a été refusée[4]. Les DL et les CD ont tous deux estimé que les procédures doivent être menées de manière à permettre normalement la tenue de l’audience finale orale en première instance dans un délai d’un an.

Ainsi, en règle générale, la JUB ne suspendra pas les procédures, même lorsque l’OEB a accepté d’accélérer les procédures d’opposition. Si la JUB peut continuer à gérer les procédures de la JUB pour atteindre l’objectif d’un an, cela constituera une amélioration significative de la rapidité d’obtention d’un jugement (contrefaçon et validité) dans la majorité des États membres de la JUB, y compris l’Allemagne (révocation).

Mesures préliminaires

La JUB a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des mesures préliminaires couvrant tous les États membres de la JUB. Il est clair, d’après sa première année de fonctionnement, que la JUB est disposée à accorder des injonctions préliminaires et des requêtes en saisie, y compris sur une base ex parte.

En ce qui concerne les demandes d’injonction préliminaire, lorsqu’elles ont été faites sur une base inter partes, les DL et la CoA ont bénéficié de soumissions écrites complètes et d’arguments sur la contrefaçon et la validité du brevet. Ceux-ci ont été soigneusement pesés et lorsqu’il y avait des doutes sur la validité du brevet sous-jacent, l’injonction préliminaire a été refusée. [5]

En ce qui concerne les demandes de saisie visant à préserver les preuves de contrefaçon, la DL de Paris a estimé que, bien que le demandeur doive fournir des preuves raisonnablement disponibles de la contrefaçon alléguée, à un stade précoce, il n’y avait aucune raison pour que la Cour examine davantage la validité du brevet en question.[6]

Un aspect notable de la gestion par la JUB des demandes de mesures préliminaires est la rapidité des audiences pleinement argumentées et des jugements, y compris les jugements en appel. Une injonction multi-territoriale dans un délai de 2 à 3 mois, ou la possibilité d’entrer dans des locaux pour saisir des preuves dans toute la JUB dans un délai de 3 à 4 semaines après l’ordonnance, est incroyablement puissante.

Moyens de preuve

Dans les juridictions de common law comme le Royaume-Uni, les preuves factuelles et d’experts – tant écrites qu’orales – sont essentielles pour gagner une affaire. Dans les juridictions de droit civil, l’importance et le poids accordés aux preuves d’experts varient, allant d’un poids considéré comme faible à une reconnaissance comme partie importante de l’action, avec un interrogatoire limité de la part du panel judiciaire et/ou de l’avocat adverse. Au Royaume-Uni, bien que chaque partie paie son propre expert, le devoir primordial de tout expert est envers le tribunal et il est important qu’il ne devienne pas un avocat. La possibilité de contre-interroger les experts et les témoins ajoute du temps au procès mais aide le tribunal et garantit que les preuves d’une partie reflètent la croyance ou l’opinion honnête des témoins ou de l’expert.

Il ressort très clairement du RdP de la JUB que l’un des moyens de preuve comprend les rapports d’experts (Règle 170.1(e)). La règle 170.2 stipule que les moyens d’obtention de preuves comprennent « la nomination, la réception d’avis, la convocation, l’audition et l’interrogation d’experts ». Comme au Royaume-Uni, les experts des parties à la JUB ont le devoir d’assister impartialement le tribunal sur les questions relevant de leur expertise, ce qui l’emporte sur tout devoir envers la partie qui les mandate. L’expert doit également être indépendant et objectif, et ne doit pas agir en tant qu’avocat pour aucune partie à la procédure (Règle 181.2).

Malgré les règles permettant l’utilisation de preuves d’experts et la possibilité d’interroger oralement les experts, les commentaires des juges de la JUB ont été dédaigneux quant au rôle et à la valeur de ces outils procéduraux. Il ne semble pas non plus y avoir encore de cas où une audience séparée a été fixée pour interroger les experts et il n’est pas clair si les juges présidents ont autorisé les parties à poser des questions aux experts.

Divulgation

Parallèlement aux preuves d’experts, la possibilité d’obtenir des documents de la partie adverse pendant le litige est une raison clé pour laquelle les parties plaident devant le tribunal des brevets du Royaume-Uni. La divulgation est généralement basée sur les questions en litige (par exemple, concernant un usage antérieur allégué). À moins que la contrefaçon ne soit admise, le défendeur doit fournir une divulgation ou produire une description du produit et du processus. La disponibilité de la divulgation au Royaume-Uni contourne la difficulté rencontrée dans les juridictions de droit civil où une partie soupçonne que l’autre partie détient les preuves documentaires relatives à une question particulière en litige mais n’a aucun moyen de les introduire dans la procédure. La divulgation peut également être invoquée par les parties lors du procès pour améliorer leurs arguments, en particulier puisque les parties britanniques sont obligées de divulguer les documents défavorables.

Bien qu’il soit clair que la JUB est disposée à accorder des mesures pour inspecter et préserver les preuves de contrefaçon en tant que mesure préliminaire (saisie), il n’est pas encore clair si les outils de divulgation de common law disponibles pendant la procédure sont utilisés. Les moyens d’obtenir des preuves comprennent les « demandes d’information » et la « production de documents » (Règle 170.2(b)(c)). La JUB peut également ordonner l’inspection d’un lieu ou d’un objet physique (Règle 170.2(f)) et ordonner à un tiers de produire des preuves (Règle 170.3(a)).

Qu’est-ce que cela signifie pour le contentieux des brevets au Royaume-Uni ?

En 2023, il y a eu des niveaux robustes d’actions en matière de brevets émises et arrivant en procès devant le tribunal des brevets du Royaume-Uni, alors qu’en Allemagne, par exemple, nous avons constaté un net déplacement vers les divisions locales de la JUB plutôt que vers les tribunaux nationaux des brevets. Ce déplacement s’est reflété dans le mouvement des juges des brevets vers des rôles à temps plein à la JUB. C’est une indication précoce du futur changement de focus pour le contentieux des brevets dans l’UE. Malgré l’implication significative de solicitors à double qualification du Royaume-Uni et de mandataires en brevets européens basés au Royaume-Uni dans les procédures de la JUB, ces procédures ont reflété des approches de droit civil.

Ce que nous verrons dans les 12 prochains mois, c’est l’approche de la JUB concernant les questions de droit des brevets sur le fond. Quelle approche la JUB adoptera-t-elle sur les questions simples de contrefaçon et de validité – le droit national de la division concernée sera-t-il la référence ou la JUB créera-t-elle une nouvelle approche qui prendra le meilleur (espérons-le) de tous les États contractants ? L’approche de l’OEB en matière d’ajout de matière ou d’activité inventive (problème-solution) prévaudra-t-elle – ou seulement parfois ? Comment la JUB abordera-t-elle la contrefaçon par contribution et à quoi ressemblera une doctrine JUB des équivalents ? Comment la JUB abordera-t-elle les injonctions pour les brevets essentiels à une norme et les questions de licences FRAND ? Quelle sera l’approche des brevets de deuxième usage médical et de la « libération de la voie » avant le lancement d’un générique ?

L’approche de la JUB en matière de droit des brevets et d’outils procéduraux de contentieux restera un facteur important dans le choix du lieu de juridiction. Tant que la JUB restera réticente à adopter les outils de common law pour la divulgation et les preuves disponibles, le Royaume-Uni restera la principale juridiction de la CBE où la divulgation et les preuves d’experts sont disponibles et peuvent être testées par contre-interrogatoire. Ceci, associé à la rapidité comparable des procédures devant des juges hautement spécialisés en brevets et à la qualité des jugements britanniques, signifie que le Tribunal des brevets du Royaume-Uni reste un lieu important pour les litiges en matière de brevets, que ce soit en parallèle ou en alternative à la JUB.

[1] UPC_CoA_79/2024, 4 juin 2024.

[2] UPC_CFI_182/2023, 13 septembre 2023.

[3] UPC_CFI)214/2023, 20 octobre 2023.

[4] UPC_CoA_22/2024, 28 mai 2024.

[5] UPC_CoA_335/2023, 26 février 2024.

[6] UPC_CFU_397/2023, 1er mars 2024.

Cet article a été rédigé par la responsable juridique, Rachel Fetches, pour The Patent Lawyer. Lisez l’édition complète ici.