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T0694/16 – nouvelle décision de la chambre de recours technique de l’OEB concernant les inventions de soins de santé personnalisés
novembre 2019
L’inhérence n’est pas pertinente pour la nouveauté d’une « revendication de produit à usage limité » déposée conformément à l’article 54(5) CBE.
La chambre de recours technique 3.3.09 de l’OEB dans T0694/16 a clarifié que les revendications portant sur des patients sélectionnés de manière ciblée pour un traitement avec un médicament connu sont nouvelles par rapport au traitement antérieur d’un groupe de patients plus large et/ou se chevauchant avec le même médicament.
S’il existe une relation fonctionnelle entre un ou plusieurs biomarqueurs et la réactivité au traitement avec un médicament, et que la revendication définit le médicament pour une utilisation dans le traitement d’un patient défini par lesdits biomarqueurs, alors la présence de cette relation fonctionnelle confirme que la sélection ciblée des patients est une caractéristique technique essentielle qualifiant la ou les revendications, et cela doit être pris en compte lors de l’évaluation de la nouveauté.
La justification pour statuer que l’inhérence n’est pas pertinente pour la nouveauté d’une « revendication de produit à usage limité » déposée conformément à l’article 54(5) CBE est clairement résumée aux points 5.12-5.14 de T0694/16 :
« 5.12. Lors de la décision sur la nouveauté de revendications dirigées vers une nouvelle utilisation d’un composé connu, la Grande Chambre de recours a déjà considéré que « …une ligne doit être tracée entre ce qui est en fait rendu disponible et ce qui reste caché ou n’a pas été rendu disponible d’une autre manière… ». Ainsi, la question pertinente est ce qui a été rendu disponible, et non « …ce qui peut avoir été inhérent à ce qui a été rendu disponible… » (G 2/88, points 10-10.1).
5.13 La chambre dans la présente composition est d’avis que ce principe s’applique également aux revendications rédigées sous l’article 54(5) CBE. La pertinence de G 2/88 pour les revendications dirigées vers le traitement de nouveaux groupes de patients a déjà été approuvée dans T1118/12 (point 7). Elle est également soutenue par la déclaration dans G2/88 selon laquelle « …la question de l’« inhérence » ne se pose pas sous l’article 54 CBE » (c’est-à-dire en relation avec tous les aspects de la nouveauté).
5.14 Pour cette raison, la question de savoir si des patients présentant les marqueurs de la revendication 1 étaient présents parmi une population de patients précédemment traités et ont déjà été traités « inévitablement » ou « de manière inhérente » est sans pertinence pour évaluer la nouveauté dans le présent cas… »
Cette décision s’écarte de la décision dans T233/96, dans laquelle il a été statué :
« Si l’utilisation d’un composé était connue dans le traitement ou le diagnostic d’une maladie d’un groupe particulier de sujets, le traitement ou le diagnostic de la même maladie avec le même composé pourrait néanmoins représenter une application thérapeutique ou diagnostique nouvelle, à condition qu’elle soit effectuée sur un nouveau groupe de sujets qui se distingue du précédent par son statut physiologique ou pathologique (T0019/86, T0893/90).
Ceci ne s’applique pas, cependant, si le groupe choisi se chevauche avec le groupe précédemment traité… ». (emphase ajoutée) (T233/96, Note de tête).
Comment la chambre dans T0694/16 a-t-elle justifié son écart par rapport à T233/96 ?
La décision dans T233/96 selon laquelle le groupe revendiqué ne doit pas se chevaucher avec le groupe précédemment traité était basée sur l’interprétation de deux cas antérieurs (T19/86 et T893/90). La chambre dans T0694/16 a déclaré que l’interprétation de T19/86 et T893/90 donnée dans T233/96 n’a aucun fondement dans les parties pertinentes de ces décisions (points 5-8 de T19/86 et points 4.2-4.6 de T 893/90). (T0694/16, point 5.19).
« 5.20. Les conclusions tirées dans T233/96 ne peuvent donc pas être appliquées au présent cas, où les patients traités sont identifiés par des critères clairement testables. En conséquence, la nouveauté ne peut pas être niée au motif que le groupe de patients revendiqué est intégré et se chevauche nécessairement avec une population plus large de patients précédemment traités et la première condition dans T233/96 n’est pas satisfaite. » (T0694/16, point 5.20).
Ainsi, en ce qui concerne la nouveauté d’un médicament connu pour une utilisation dans le traitement d’un groupe de patients sélectionnés de manière ciblée, la question cruciale est de savoir si ce traitement ciblé a été rendu disponible au public au sens de l’article 54(2) CBE.
Cette décision apporte de la clarté pour ceux qui travaillent sur les médicaments personnalisés, réaffirmant la pratique de l’OEB d’autoriser la protection d’une gamme diversifiée d’objets dans ce domaine.
Même si un médicament a été utilisé pour traiter un groupe général de patients, un individu qui détermine comment identifier les patients qui répondent le mieux au médicament pourrait obtenir un brevet européen couvrant l’utilisation du médicament dans le traitement de tels patients sélectionnés de manière ciblée.
L’approche relativement permissive de l’OEB dans ce domaine contraste de manière dramatique avec la position extrêmement restrictive de l’USPTO sur les inventions de médecine personnalisée, en particulier pour l’éligibilité au brevet de la section 101, compte tenu de la décision de la Cour suprême Mayo v. Prometheus (566 U.S. 66, 132 S. Ct 1289, 2012).
Cette mise à jour a été préparée par le directeur des brevets HGF Dr Laurence Gainey, avec la contribution du partenaire Douglas Drysdale. Si vous souhaitez des conseils supplémentaires sur ce sujet ou toute autre question, veuillez contacter Laurence. Alternativement, vous pouvez contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page Nous contacter pour entrer en contact avec votre bureau HGF le plus proche.
