La Cour suprême du Royaume-Uni rend une décision unanime dans les affaires d’appel parallèles Unwired Planet et Conversant, marquant une victoire pour les détenteurs de brevets essentiels aux normes

La Cour suprême a rendu aujourd’hui (le 26 ^août 2020) des décisions rejetant à l’unanimité deux appels parallèles des décisions de la Cour d’appel anglaise. En particulier, l’« appel Unwired » et l’« appel Conversant ». La Cour suprême a entendu les arguments oraux en octobre 2019. La décision peut être consultée ici.

L’« appel Unwired » concernait une action intentée par Unwired Planet en 2015/16 contre Huawei pour violation de cinq brevets britanniques faisant partie d’un portefeuille mondial de brevets essentiels à une norme (SEP). Le portefeuille de SEP a été acquis par Unwired, une société de licences de propriété intellectuelle, auprès d’Ericsson. Bien qu’Ericsson ait précédemment accordé une licence des SEP à Huawei, celle-ci a expiré en 2012. Initialement, au Royaume-Uni, Unwired a accusé Samsung, Google et Huawei de violer ces brevets. Google a conclu un accord avec Unwired avant le procès.

Concernant le litige entre Huawei et Unwired, en première instance devant la Haute Cour du Royaume-Uni, le juge Birss a estimé qu’une licence mondiale était une licence FRAND appropriée pour le portefeuille de SEP d’Unwired et qu’il était approprié pour le tribunal anglais de déterminer les conditions FRAND. Huawei a fait valoir que fixer des conditions FRAND mondiales sur la base de constatations nationales de contrefaçon était injuste. Des litiges étaient en cours dans d’autres juridictions concernant certains des SEP. Huawei a demandé les mêmes taux FRAND que ceux qui avaient été proposés à Samsung, alléguant que cela était nécessaire pour que la licence soit « non discriminatoire ». Huawei a également allégué un abus de position dominante par Unwired car, compte tenu de l’arrêt Huawei c. ZTE de la CJUE, Unwired aurait dû offrir une licence FRAND avant d’engager une procédure d’injonction.

La Cour d’appel a estimé que bien qu’Unwired détenait une position dominante sur le marché, elle n’en avait pas abusé en ne proposant pas de licence FRAND avant d’engager une procédure. La Cour d’appel a convenu avec le juge Birss qu’une licence mondiale pouvait être négociée par un concédant et un preneur de licence de bonne volonté, bien qu’elle se soit écartée du jugement de première instance en concluant qu’il n’était pas nécessaire qu’un seul ensemble de conditions de licence puisse être FRAND dans une circonstance donnée. En particulier, il n’y avait aucune raison pour qu’un propriétaire de SEP ne puisse pas accorder des licences à des taux inférieurs à un point de référence FRAND, rendant les taux inférieurs offerts à Samsung non pertinents.

La société mère d’Unwired Planet (Panoptis) et Huawei ont réglé le litige FRAND correspondant en Allemagne plus tôt cette année (2020) avant que la plus haute juridiction allemande, la Cour fédérale de justice, ne puisse rendre sa décision. En octobre 2019, la Cour fédérale de justice allemande a déclaré valide un brevet SEP d’Unwired, ouvrant la voie à une décision ultérieure sur la contrefaçon et la conformité FRAND, mais l’affaire a été retirée en vue du règlement entre Panoptis et Huawei.

L’« appel Conversant » concernait une action intentée par Conversant, une autre société de licences de propriété intellectuelle, contre Huawei et ZTE pour violation de quatre brevets britanniques issus d’un vaste portefeuille de brevets SEP acquis auprès de Nokia en 2011. Huawei et ZTE ont demandé une ordonnance rejetant les réclamations de Conversant, arguant que les tribunaux anglais : (i) n’avaient pas compétence pour déterminer la validité des brevets étrangers ; ou (ii) n’étaient pas un forum approprié pour juger l’affaire, de sorte qu’un sursis à la procédure devrait être accordé. Le juge de première instance a rejeté ces deux demandes, estimant que les tribunaux anglais avaient compétence pour faire respecter les SEP en vertu de la politique de droits de propriété intellectuelle (DPI) de l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et le droit de déterminer les conditions d’une licence FRAND. En ce qui concerne la validité et la contrefaçon, les conditions de toute licence FRAND déterminées par les tribunaux anglais pourraient être ajustées pour refléter toute décision pertinente de validité et de contrefaçon des tribunaux étrangers.

Questions auxquelles a répondu la Cour suprême

La Cour suprême a abordé un certain nombre de questions dans ces décisions d’appel qui s’avéreront très importantes tant pour les utilisateurs que pour les titulaires de brevets SEP dans le secteur des télécommunications sans fil. Les questions et les réponses correspondantes sont exposées ci-dessous.

La question de la compétence

Q1. Le tribunal anglais a-t-il le pouvoir ou la compétence, ou est-ce un exercice approprié d’un tel pouvoir ou d’une telle compétence sans l’accord des parties :

• d’accorder une injonction interdisant la violation d’un SEP britannique à moins que le défendeur ne conclue une licence mondiale dans le cadre d’un portefeuille de brevets multinational ;
• de déterminer les taux/conditions d’une telle licence ; et
• de déclarer que ces taux/conditions sont FRAND ?

R1. OUI, les tribunaux anglais ont compétence pour accorder une injonction, déterminer les taux/conditions et déclarer que ces taux/conditions sont FRAND. Bien que les questions de validité et de contrefaçon d’un brevet national doivent être déterminées par les tribunaux de l’État dans lequel le brevet national a été accordé, les arrangements contractuels spécifiés dans la politique de DPI de l’ETSI donnent aux tribunaux anglais la compétence pour déterminer les conditions de licence d’un portefeuille de brevets, y compris les brevets étrangers.

La question du forum approprié

Q2. Si la réponse à la Q1 est « oui », l’Angleterre est-elle le forum approprié pour une telle demande dans les circonstances de la procédure Conversant ?

R2a. OUI, l’Angleterre est un forum approprié malgré une proportion élevée du chiffre d’affaires de Huawei et ZTE en Chine. Huawei et ZTE avaient fait valoir que les tribunaux chinois seraient un forum plus approprié pour résoudre leur litige avec Conversant. Les tribunaux chinois n’ont PAS actuellement la compétence nécessaire pour déterminer les conditions d’une licence FRAND mondiale sans le consentement des parties. En revanche, le tribunal anglais a compétence.

R2b. De plus, la décision de la Cour d’appel de ne pas suspendre la procédure en attendant l’issue des procédures chinoises contestant la validité des brevets chinois de Conversant était la bonne décision.

Aspect non-discrimination de la question FRAND

Q3. Quelle est la signification et l’effet de la composante non-discrimination de l’engagement FRAND et cela signifie-t-il que des conditions de licence matériellement identiques à celles offertes à Samsung doivent être offertes à Huawei dans les circonstances de l’affaire Unwired ?

R3. NON, la nature de la licence doit être conforme à la politique de DPI de l’ETSI. L’ETSI a précédemment rejeté une clause de « licence la plus favorable » du type qui exigerait que les propriétaires de SEP accordent des licences à des conditions équivalentes aux conditions de licence les plus favorables à tous les preneurs de licence dans une situation similaire. La nature de la consultation entre l’utilisateur et le titulaire du SEP avant que le titulaire du SEP ne demande une injonction dépend des faits de l’espèce. L’obligation de concéder une licence à des « conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires » est une obligation composite unique plutôt que trois obligations distinctes. Unwired Planet n’a pas enfreint le volet « non-discrimination » de l’engagement FRAND en n’offrant pas à Huawei une licence avec un taux de redevance mondial aussi favorable que les conditions de licence précédemment convenues avec Samsung.

La question des recours appropriés : dommages-intérêts ou injonction

Q4A. La décision de la CJUE dans l’affaire Huawei c. ZTE signifie-t-elle qu’un propriétaire de SEP a le droit de demander une injonction interdisant la violation de ces SEP dans des circonstances telles que celles de l’affaire Unwired ?

R4a. OUI, un propriétaire de SEP a le droit de demander une injonction à un tribunal anglais dans ces circonstances. Une indemnisation pour dommages-intérêts ne serait pas une alternative appropriée.

Q4B. Y a-t-il eu un abus de position dominante par Unwired dans la manière dont l’injonction a été demandée ?

R4B. La demande d’injonction d’Unwired Planet n’était PAS un abus de position dominante, comme l’avait allégué Huawei. La Cour suprême a confirmé que bien que l’introduction d’une action en injonction sans notification de consultation préalable du contrefacteur présumé constituerait un abus de position dominante (contraire à l’art. 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), la nature de la notification ou de la consultation requise dépendra des faits de l’espèce. Le protocole établi dans l’affaire Huawei c. ZTE n’est pas obligatoire. Dans le cas présent, Unwired avait montré sa volonté d’accorder une licence à Huawei selon les conditions que le tribunal jugerait FRAND et il n’y avait donc pas d’abus de position dominante.

Conclusions

Les décisions parallèles de la Cour suprême dans ces deux appels représentent une très bonne nouvelle pour les titulaires de SEP et apportent une clarté longtemps attendue sur les conditions de licence FRAND, du moins pour les SEP de l’ETSI. La confirmation que les tribunaux britanniques ont compétence pour accorder une injonction concernant un SEP et pour déterminer les taux FRAND pour un portefeuille mondial, indépendamment des litiges étrangers en cours, est bienvenue. Bien que la contrefaçon et la validité soient des questions relevant du droit national, les taux FRAND fixés par les tribunaux britanniques peuvent être ajustés de manière appropriée pour tenir compte de toute constatation nationale d’invalidité ou de non-contrefaçon.

Ces décisions de la Cour suprême offrent au titulaire de SEP une flexibilité dans l’accord des conditions de licence, de sorte qu’ils ne sont pas contraints par la licence la plus favorable précédemment offerte. De plus, demander une injonction sans avoir d’abord offert une licence à l’utilisateur n’est pas automatiquement un abus de position dominante car la nature de la notification ou de la consultation préalable requise avant de demander une injonction dépend des faits de l’espèce. Il n’est pas obligatoire de suivre les conditions de sécurité énoncées dans l’affaire Huawei c. ZTE lorsqu’on cherche à obtenir une injonction contre un utilisateur sur la base d’un SEP. Démontrer une volonté d’accorder à l’utilisateur une licence selon les conditions que le tribunal britannique jugerait FRAND était suffisant dans ce cas pour justifier la demande d’une injonction. Une question qui reste sans réponse est de savoir comment les obligations FRAND d’un titulaire de brevet SEP pourraient être affectées par le transfert de SEP. De plus, étant donné que différents organismes de normalisation établissent leurs propres politiques de DPI, l’applicabilité plus large de cette décision, qui concerne une norme ETSI, pourrait dépendre des termes spécifiques de la politique de DPI en question.

Cet article a été préparé par la partenaire HGF Dr Susan Keston et l’avocate senior en brevets Dr Sofie McPherson. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur ce sujet ou tout autre, veuillez contacter Susan ou Sofie. Alternativement, vous pouvez contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page de contact pour entrer en contact avec le bureau HGF le plus proche.