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La Cour d’appel confirme la nullité d’un brevet en raison d’une modification identifiant un mode de réalisation comme étant hors de la portée des revendications
janvier 2025
Dans une affaire qui met en évidence les difficultés découlant des modifications postérieures à la délivrance, et en particulier de l’interprétation des revendications au regard de la description, la Cour d’appel dans l’affaire Ensygnia IP Ltd c. Shell UK Oil Products Ltd & Ors ([2024] EWCA Civ 1490) a confirmé une décision de première instance de nullité du brevet d’Ensygnia, considérant les questions d’interprétation des revendications, d’ajout de matière et d’extension de la portée.
Cette décision indique clairement que la portée des revendications ne peut être élargie en modifiant la description pour modifier l’interprétation des revendications et rappelle le risque potentiel imposé aux demandeurs par la pratique de l’OEB consistant à exiger un marquage explicite des exemples ne relevant pas de la portée des revendications.
Contexte
Ensygnia IP Ltd (« Ensygnia »), le titulaire du brevet, a allégué que Shell UK Oil Products Ltd (« Shell ») avait contrefait son brevet GB 2489332 C2. Ensygnia a poursuivi Shell pour contrefaçon de brevet pour avoir permis aux utilisateurs enregistrés de l’application Shell d’acheter du carburant en utilisant leur téléphone et un code QR affiché sur une carte à la pompe dans les stations-service Shell. La question centrale était de savoir si les revendications du brevet d’Ensygnia englobaient les codes graphiques statiques, tels que les codes QR imprimés, ou ne couvraient que les codes affichés électroniquement sur des écrans d’affichage.
Shell a reconventionnellement fait valoir que le brevet était invalide parce que le titulaire du brevet avait modifié la description après la délivrance, et avait donc modifié de manière inadmissible l’interprétation des revendications au-delà de la divulgation originale pour couvrir l’affichage de code non numérique, alors que la divulgation originale ne concernait que l’affichage électronique du code.
Ensygnia avait modifié son brevet après la délivrance pour préciser dans les revendications qu’un élément d’information codé graphiquement est affiché sur l’écran de l’appareil informatique (comme dans les revendications accordées) mais en outre, par modification, que l’appareil informatique « comprend un écran et un appareil électronique, et dans lequel l’écran est un « panneau » ». Une première tentative de modification de la revendication après la délivrance incluait que le panneau était « géographiquement proche de l’appareil électronique », ce qui a été rejeté par l’examinateur comme étant peu clair. La description a également été modifiée de manière notable après la délivrance pour indiquer que les modes de réalisation affichant l’élément d’information codé graphiquement (ou « Objet graphique, GO ») électroniquement, par exemple sur une page Web ou sur un écran électronique, étaient « hors de la portée des revendications », afin de prévoir ostensiblement une interprétation du libellé de la revendication signifiant que l’affichage du code ne se faisait pas sur un écran électronique, c’est-à-dire qu’il était affiché sur une carte. En première instance, il a été constaté que ces modifications postérieures à la délivrance ajoutaient de la matière et étendaient de manière inadmissible la protection des revendications du brevet.
Conclusions de la Cour d’appel
En ce qui concerne l’interprétation des revendications, Lord Justice Birss a estimé que le libellé des revendications, lorsqu’il est considéré isolément, est ambigu quant à savoir s’il couvre les codes statiques. Toutefois, le fascicule descriptif, y compris la modification postérieure à la délivrance, a fourni un contexte permettant à une personne compétente de comprendre que les revendications incluent les codes graphiques statiques, non électroniques, car le fascicule descriptif décrit l’invention sans la limiter aux écrans électroniques. Cette interprétation plus large signifiait que les codes statiques, tels que les codes QR imprimés, entraient dans la portée des revendications.
Toutefois, la cour a estimé qu’il n’y avait aucune base, explicite ou implicite, dans le fascicule descriptif tel qu’il a été accordé, ou tel qu’il a été déposé, pour que les revendications incluent les codes statiques. La cour a confirmé la décision de première instance selon laquelle les modifications postérieures à la délivrance, visant à définir les panneaux affichés comme étant autres qu’un panneau affiché sur un écran électronique, y compris en marquant explicitement comme étant hors de la portée des revendications les modes de réalisation dans lesquels le code graphique est affiché sur un écran électrique, ont introduit un ajout de matière. Il a été constaté que les revendications initialement accordées étaient limitées à l’affichage électronique, et les modifications postérieures à la délivrance ont étendu de manière inadmissible la portée après la délivrance pour couvrir les affichages statiques. Birss LJ a noté que les modifications postérieures à la délivrance n’étaient pas des clarifications, mais une extension de la portée des revendications.
Conclusion
Cette décision souligne l’importance d’une rédaction précise des brevets et les risques liés aux modifications postérieures à la délivrance, et sert de mise en garde aux titulaires de brevets : toute tentative d’élargir les revendications après la délivrance risque d’entraîner l’invalidation pour cause d’ajout de matière ou d’extension inadmissible de la portée.
En outre, la décision indique clairement qu’il faut faire preuve de prudence lors de la modification de la description, comme l’exigent actuellement les Directives d’examen de l’OEB, afin de marquer les exemples qui ne relèvent pas de la portée des revendications, car de telles modifications peuvent modifier la portée des revendications telles qu’interprétées par un tribunal britannique et potentiellement entraîner un brevet invalide.
Cet article a été préparé par les directeurs de brevets Janine Swarbrick et David Hufton.
