Accords de coexistence – l’importance de bien les établir

Un accord de coexistence permet à des entreprises d’exercer leurs activités en utilisant la même marque (ou une marque similaire), mais avec certaines restrictions convenues, telles que des contraintes géographiques sur l’utilisation de la marque. Par exemple, une partie peut être autorisée à vendre sous la marque en Europe, et une autre peut vendre sous la marque aux États-Unis. Ce besoin peut survenir, par exemple, lorsque deux parties ont adopté la même marque à leur insu au même moment.

L’affaire récente Merck KGaA c. Merck Sharp & Dohme Corp et autres [2020] EWHC 1273 (Ch) concernait un long litige sur les marques entre Merck KGaA (Merck Global) et Merck Sharp & Dohme Corporation (Merck US) et illustre l’importance de s’assurer que les accords de coexistence sont adaptés à leur objectif.

Contexte

Merck Global a été fondée en 1688 en Allemagne. Une filiale américaine a été établie, qui est ensuite devenue une société indépendante. Un accord de coexistence a été conclu en 1955, puis mis à jour en 1970, définissant l’utilisation de la marque ‘Merck’ par les parties. Cet accord stipulait que Merck US pouvait utiliser cette marque aux États-Unis et au Canada, mais dans les autres pays, elle devait utiliser ‘Merck Sharp & Dohme’ (le nom complet de l’entreprise).

Contrefaçon

Merck Global a affirmé que les utilisations en ligne et hors ligne de ‘Merck’ au Royaume-Uni par Merck US violaient l’accord de coexistence entre les parties. En 2016, la Haute Cour a jugé que l’utilisation de la marque par Merck US au Royaume-Uni constituait une violation de l’accord de coexistence. Merck US a fait appel, et la Cour d’appel a conclu en 2017 que Merck US avait violé l’accord. Les questions de savoir si ces violations constituaient une contrefaçon de marque ont été renvoyées à la Haute Cour.

Le juge a estimé que l’utilisation de la marque par Merck US sur des sites web, des adresses e-mail et des médias sociaux ciblant le Royaume-Uni pouvait constituer une “utilisation dans le commerce” (c’est-à-dire que des produits physiques ne doivent pas nécessairement être disponibles, étant donné que Merck US avait utilisé une marque différente sur les produits effectivement vendus au Royaume-Uni) et que, par conséquent, une telle utilisation constituait une contrefaçon de marque. Une injonction a été accordée contre Merck US pour l’empêcher de contrefaire la marque au Royaume-Uni.

Comment une entreprise peut-elle bien faire les choses ?

Il est évidemment impossible de s’assurer qu’un accord de coexistence traitera adéquatement toutes les éventualités qui pourraient survenir à l’avenir. Cependant, l’accord de coexistence dans ce cas semblait être très simple et n’avait pas été mis à jour depuis 1970 (et par conséquent ne pouvait jamais traiter de questions telles que savoir si l’utilisation sur les médias sociaux constituait une contrefaçon). Les parties à un tel accord devraient donc réfléchir aux points suivants :

• Quel effet pourrait avoir l’évolution rapide de la technologie sur l’utilisation future d’une marque ? Cela pourrait-il élargir l’utilisation d’une marque, parfois involontairement au-delà de ce qui était initialement prévu ?
• Où avez-vous réellement l’intention de vendre des produits ? Baser un accord sur les marchés actuels en ignorant les marchés potentiels pourrait causer des problèmes à l’avenir.
• Inclure des processus adéquats de résolution des litiges (par exemple, une obligation de médiation en cas de litige) afin d’éviter, espérons-le, des litiges longs et coûteux.
• Compte tenu de cette affaire et des effets d’Internet et d’autres technologies, il pourrait être utile d’introduire des exigences de révision de l’accord (par exemple tous les dix ans) pour s’assurer qu’il prévoit adéquatement ces avancées ou changements dans les activités des parties.
• Ne considérez pas seulement la géographie – prenez en compte tous les éléments d’utilisation sur support papier et électronique, y compris les médias sociaux, les sites web, les brochures marketing physiques et autres supports publicitaires.

Cet article a été préparé par Chris Robinson, avocat senior en PI chez HGF. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur ce sujet ou sur tout autre sujet, veuillez contacter Chris. Alternativement, vous pouvez contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page de contact pour entrer en contact avec le bureau HGF le plus proche de chez vous.