Letzte Woche hat die Gro\u00dfe Beschwerdekammer (EBA) des EPA ihre Entscheidung ver\u00f6ffentlicht, dass sowohl ein Produkt, das vor dem Anmeldetag einer europ\u00e4ischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, als auch technische Informationen, die sich darauf beziehen, aber ebenfalls vor diesem Datum verf\u00fcgbar waren, nicht allein aus dem Grund vom Stand der Technik ausgeschlossen werden sollten, dass ihre Zusammensetzung oder innere Struktur vor diesem Datum von einem Fachmann nicht analysiert und reproduziert werden konnte. Die EBA hat n\u00e4mlich best\u00e4tigt, dass ein Produkt durch seine Markteinf\u00fchrung einfach durch wiederholten Kauf \u201ereproduziert\u201d werden kann. Durch die Senkung der Schwelle f\u00fcr Handlungen, die eine Reproduktion darstellen, hat die EBA die Praxis des EPA effektiv in Richtung einer \u201eOn-Sale\u201d-Ausschlussklausel f\u00fcr die Patentierbarkeit verschoben, die der vom USPTO angewandten \u00e4hnlich erscheint.<\/p>\n
Hintergrund<\/u><\/p>\n
EP2626911 wurde mit einem unabh\u00e4ngigen Anspruch erteilt, der sich auf ein Einkapselungsmaterial f\u00fcr eine Solarzelle<\/em><\/strong> bezog, das ein Ethylen\/<\/em><\/strong>\u03b1<\/em><\/strong>-Olefin-Copolymer<\/em><\/strong> mit einer Vielzahl von Eigenschaften, darunter ein Gehalt an Aluminiumelementen von 10 bis 500 ppm<\/em><\/strong>, umfasst.<\/p>\n Im Einspruchsverfahren wurde das Patent aufgrund der Erfindungsh\u00f6he auf der Grundlage einer Offenbarung eines im Handel erh\u00e4ltlichen Polymers \u201eENGAGE 8400\u201d (offenbart in D1) angefochten, das alle Anforderungen des Anspruchs 1 erf\u00fcllte (wie aus den w\u00e4hrend des Verfahrens vorgelegten technischen Datenbl\u00e4ttern hervorgeht), mit Ausnahme des Aluminiumgehalts, der nur 4,4 ppm betrug.<\/p>\n Der Patentinhaber argumentierte w\u00e4hrend der m\u00fcndlichen Einspruchsverhandlung, dass D1 gem\u00e4\u00df der Entscheidung G1\/92 aus dem Stand der Technik gem\u00e4\u00df Artikel 54 (2) EP\u00dc ausgeschlossen werden sollte. Die Einspruchsabteilung ging in ihrer Entscheidung nicht speziell auf dieses m\u00fcndliche Vorbringen des Patentinhabers ein. Allerdings wurde Anspruch 1 gegen\u00fcber D1 als erfinderisch angesehen, was bedeutet, dass die Einspruchsabteilung D1 sehr wohl als Teil des Stands der Technik betrachtete.<\/p>\n Die Beschwerde (T0438\/19)<\/u><\/p>\n Der Patentinhaber brachte erstmals schriftlich dasselbe Argument zu D1 vor und zitierte dabei r 1.4 von G1\/92 als Begr\u00fcndung, das wie folgt lautet:<\/p>\n \u201e1.4 Ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin, den Fachmann in die Lage zu versetzen, ein bestimmtes Produkt durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu verwenden. Wenn sich diese Lehre aus einem auf den Markt gebrachten Produkt ergibt, muss sich der Fachmann auf sein allgemeines technisches Wissen st\u00fctzen, um alle Informationen zu sammeln, die ihn zur Herstellung des genannten Produkts<\/strong> bef\u00e4higen. Wenn es dem Fachmann m\u00f6glich ist, die Zusammensetzung oder die innere Struktur<\/strong> des Produkts zu ermitteln und es ohne \u00fcberm\u00e4\u00dfigen Aufwand<\/strong> zu reproduzieren, dann geh\u00f6ren sowohl das Produkt als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik.\u201c<\/em> (Hervorhebung hinzugef\u00fcgt)<\/p>\n Das Argument des Patentinhabers lautete, dass sowohl das Produkt als auch seine Zusammensetzung vom Stand der Technik ausgeschlossen werden sollten, da der Fachmann nicht in der Lage w\u00e4re, ENGAGE 8400 (d. h. <\/em>das Produkt) ohne unzumutbaren Aufwand herzustellen (da seine Zusammensetzung oder innere Struktur nicht bekannt ist), obwohl das Produkt im Handel erh\u00e4ltlich ist.<\/p>\n Mit anderen Worten argumentierte der Patentinhaber, dass Regel 1.4 der Entscheidung G1\/92 inh\u00e4rent zu der umgekehrten Schlussfolgerung f\u00fchrt, dass, wenn es f\u00fcr den Fachmann nicht<\/u> m\u00f6glich ist, die Zusammensetzung oder innere Struktur eines Produkts zu entdecken und das Produkt<\/u> ohne unzumutbaren Aufwand zu reproduzieren, sowohl das Produkt als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur nicht<\/u> zum Stand der Technik werden.<\/p>\n In ihrer Vorlageentscheidung stellte die Beschwerdekammer fest, dass G1\/92 offenbar weithin als Einf\u00fchrung einer Ausf\u00fchrbarkeitsvoraussetzung f\u00fcr die Einstufung eines Produkts als Stand der Technik angesehen wurde. Die Kammer stellte jedoch auch fest, dass eine solche Anforderung im Widerspruch zur Entstehungsgeschichte der Neuheitsvorschrift (Artikel 54 EP\u00dc) und zu dem steht, was der Begriff \u201eder \u00d6ffentlichkeit zug\u00e4nglich\u201c in Bezug auf den Stand der Technik ausdr\u00fccken soll, wie dies in den einschl\u00e4gigen Passagen der Vorarbeiten zum EP\u00dc veranschaulicht wird (siehe Randnummern 10-10.5 der Vorlageentscheidung).<\/p>\n Die Beschwerdekammer stellte ferner fest, dass es erhebliche Abweichungen in der Rechtsprechung seit G1\/92 gab. In einer ersten Rechtsprechungslinie wurde die Zusammensetzung oder innere Struktur getrennt vom Produkt behandelt, sodass ein verf\u00fcgbares Produkt selbst Teil des Stands der Technik ist, seine Zusammensetzung jedoch ausgeschlossen ist, wenn der Fachmann die Zusammensetzung nicht reproduzieren kann (z. B. <\/em>T946\/04, T1666\/16). Die zweite Rechtsprechungslinie besagt, dass die Unm\u00f6glichkeit, die Zusammensetzung herzustellen, sowohl die Zusammensetzung als auch<\/strong> das Produkt zwangsl\u00e4ufig aus dem Stand der Technik ausschlie\u00dft (z. B. <\/em>T370\/02, T2045\/02, T1833\/14, T23\/11).<\/p>\n Aufgrund dieser Divergenz legte die Kammer der Gro\u00dfen Beschwerdekammer folgende Fragen zur Kl\u00e4rung der Rechtslage vor:<\/p>\n Die Entscheidung der Gro\u00dfen Kammer<\/u><\/p>\n Die Gro\u00dfe Kammer r\u00e4umt ein, dass G1\/92 nur dann Sinn ergibt, wenn unter Reproduzierbarkeit zu verstehen ist, dass der Fachmann in der Lage ist, das Produkt<\/u><\/em> auf dem gleichen oder einem anderen Weg herzustellen (siehe Randnummern 37 und 38). Die Gro\u00dfe Kammer kam jedoch zu dem Schluss, dass eine solche Auslegung nicht m\u00f6glich ist.<\/p>\n In ihrer gesamten Entscheidung betonte die Gro\u00dfe Beschwerdekammer, dass jeder k\u00fcnstlich hergestellte Vorl\u00e4ufer oder jedes k\u00fcnstlich hergestellte Material letztlich auf eine Ausgangsverbindung zur\u00fcckgef\u00fchrt werden kann, die vom Fachmann unter Verwendung des allgemeinen Fachwissens nicht hergestellt werden k\u00f6nnte und somit, nach logischer Schlussfolgerung, nicht erm\u00f6glicht w\u00e4re. Wenn also festgestellt wird, dass ein nicht reproduzierbarer Vorl\u00e4ufer nicht zum Stand der Technik geh\u00f6rt, m\u00fcsste auch jedes aus diesem Vorl\u00e4ufer hergestellte Produkt entfernt werden, was dazu f\u00fchren w\u00fcrde, dass letztendlich alle Produkte auf der Erde eliminiert w\u00fcrden (wenn man weit genug in der Produktionskette zur\u00fcckgeht) (siehe Randnummer 60). Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer hielt eine solche Feststellung f\u00fcr \u201eoffensichtlich absurd\u201c.<\/p>\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer nimmt auch die Aussage des Patentinhabers zur Kenntnis, dass nat\u00fcrlich vorkommende Chemikalien \u201eoffensichtlich reproduzierbar\u201d sind, h\u00e4lt dieses Argument jedoch f\u00fcr fehlerhaft, da der Fachmann das Produkt nicht selbst \u201eherstellt\u201d, sondern es vielmehr aus der Natur \u201egewinnt\u201d oder \u201eentnimmt\u201d. Der Fachmann verf\u00fcgt daher nicht \u00fcber die F\u00e4higkeiten, das Naturprodukt herzustellen, und tats\u00e4chlich sind viele Naturprodukte synthetisch kaum nachzubilden (z. B. Roh\u00f6l, siehe Abs\u00e4tze 61 und 62).<\/p>\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer stellte fest, dass es keinen Unterschied zwischen dem Kauf eines handels\u00fcblichen Ausgangsprodukts von einem Hersteller und der Entnahme eines nat\u00fcrlich vorkommenden Produkts aus der Natur gibt. Tats\u00e4chlich stellte die Gro\u00dfe Beschwerdekammer nachdr\u00fccklich fest, dass die Auslegung des Begriffs \u201ereproduzieren\u201c im Sinne von \u201eherstellen\u201c oder \u201eproduzieren\u201c eine viel zu enge Auslegung ist. Stattdessen sollte ein Produkt als \u201ereproduzierbar\u201c angesehen werden, wenn es wiederholt mit gleichbleibenden Eigenschaften gekauft oder beschafft werden kann. Dementsprechend ist ein handels\u00fcbliches Produkt naturgem\u00e4\u00df reproduzierbar und wird von Chemikern in ihrer \u00fcblichen Arbeitspraxis als solches verwendet (siehe Absatz 2.4.2.).<\/p>\n In Bezug auf die Zusammensetzung oder innere Struktur r\u00e4umte die Gro\u00dfe Beschwerdekammer ein, dass es eine prima facie<\/em> Interpretation gibt, die nicht unvern\u00fcnftig ist, wonach eine Zusammensetzung vom Stand der Technik ausgeschlossen werden kann, selbst wenn das Produkt selbst enthalten ist, da ein Fachmann ein bekanntes Produkt (z. B. <\/em>wegen seiner physikalischen Eigenschaften) verwenden k\u00f6nnte, ohne dessen Zusammensetzung zu kennen. Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer hielt eine solche Auslegung jedoch erneut f\u00fcr unhaltbar und kam erneut zu dem Schluss, dass man, wenn man bei der Herstellung eines chemischen Produkts weit genug zur\u00fcckgeht, unweigerlich auf ein nicht reproduzierbares Produkt st\u00f6\u00dft, sodass der Fachmann gezwungen ist, sich mit einer nicht reproduzierbaren Zusammensetzung zu befassen.<\/p>\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass es offensichtlich ungerecht w\u00e4re und dem normalen Verhalten eines Fachmanns zuwiderlaufen w\u00fcrde, eine Zusammensetzung, die an sich bekannt sein kann (oder mit zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannten Techniken auffindbar ist), allein deshalb aus dem Stand der Technik auszuschlie\u00dfen, weil sie selbst nicht hergestellt werden kann (z. B.<\/em> weil sie aus der Natur stammt), da ein Fachmann in der Regel Ausgangsmaterialien von Herstellern in der realen Welt bezieht (siehe Abschnitt 2.4.3.). Eine solche Auslegung, die die Zusammensetzung (aber nicht das Produkt) auf der Grundlage von G1\/92 ausschlie\u00dft, konnte daher nicht gefolgt werden.<\/p>\n Korrekte Auslegung von G1\/92<\/u><\/p>\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer lehnte beide Auslegungen von G1\/92 ab, die von der vorlegenden Beschwerdekammer vorgelegt worden waren, und stellte stattdessen fest, dass eine weiter gefasste Auslegung der Reproduzierbarkeit anzuwenden sei und dass \u201edie Antwort der Stellungnahme [zu] G1\/92 nicht in ihrer Gesamtheit aufrechterhalten werden kann\u201c (Absatz 74). Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer scheint daher entschieden zu haben, dass es keine Ausf\u00fchrbarkeitsanforderung daf\u00fcr gibt, dass ein auf den Markt gebrachtes Produkt Teil des Stands der Technik ist, wodurch die Patentierbarkeit vor dem EPA etwas n\u00e4her an die \u201eOn-Sale\u201d-Ausschlussklausel des USPTO heranger\u00fcckt wird.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus stellte sie fest, dass die richtige Auslegung von G1\/92 lautet:<\/p>\n \u201eDie chemische Zusammensetzung eines Produkts ist Teil des Stands der Technik, wenn das Produkt als solches der \u00d6ffentlichkeit zug\u00e4nglich ist und von einem Fachmann analysiert werden kann, unabh\u00e4ngig davon, ob bestimmte Gr\u00fcnde f\u00fcr die Analyse der Zusammensetzung identifiziert werden k\u00f6nnen oder nicht\u201c <\/em>(Absatz 73).<\/p>\n Entscheidung<\/u><\/p>\n Die vorgelegten Fragen wurden wie folgt beantwortet:<\/p>\n Kommentar<\/u><\/p>\n Zun\u00e4chst ist anzumerken, dass die Gro\u00dfe Beschwerdekammer nicht<\/u> festgestellt hat, dass ein nicht reproduzierbares Produkt Teil des Stands der Technik sein kann. Stattdessen hat sie lediglich die Auslegung des Begriffs \u201eReproduzierbarkeit\u201c dahingehend erweitert, dass auch der Kauf eines im Wesentlichen identischen Produkts darunter f\u00e4llt.<\/p>\n Zweitens erscheint es bei der Betrachtung der Entscheidung sinnvoll, die Konsequenzen zu erw\u00e4gen, die sich ergeben h\u00e4tten, wenn die Gro\u00dfe Beschwerdekammer G1\/92 gefolgt w\u00e4re. M\u00f6glicherweise h\u00e4tte dies den Herstellern erlaubt, ihre Produkte zu verkaufen, ohne die Patentierbarkeit eines sp\u00e4ter angemeldeten Patents zu gef\u00e4hrden (solange das Produkt von einem Fachmann nicht nachgefertigt werden konnte), was eine k\u00fcnstliche Verl\u00e4ngerung der Patentlaufzeit ihrer Produkte zur Folge gehabt h\u00e4tte.<\/p>\n In Anbetracht dieses Ergebnisses scheint die Entscheidung der Gro\u00dfen Beschwerdekammer auf der ihrer Ansicht nach f\u00fcr alle Parteien gerechtesten und offensichtlich fairsten Auslegung der Patentierbarkeit auf der Grundlage von G1\/92 zu beruhen. Tats\u00e4chlich schlie\u00dft die Hinwendung der Gro\u00dfen Beschwerdekammer zu einer \u201eOn-Sale\u201d-Anforderung die M\u00f6glichkeit nahezu aus, Produkte oder diesbez\u00fcgliche Offenbarungen aufgrund ihrer Ausf\u00fchrbarkeit oder deren Fehlen aus dem Stand der Technik auszuschlie\u00dfen.<\/p>\n Drittens kann diese Entscheidung Praktikern mehr Sicherheit geben, dass bei der Ausarbeitung europ\u00e4ischer Patentanmeldungen ein Verweis auf eine im Handel erh\u00e4ltliche Komponente ausreichen kann, um eine bef\u00e4higende Offenbarung dieser Komponente zu liefern. Dementsprechend scheint eine vollst\u00e4ndige Beschreibung der Herstellung dieser Komponente nicht mehr erforderlich zu sein, um die Reproduzierbarkeit dieser Komponente nachzuweisen.<\/p>\n\n
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