G1\/24, der als einer der wichtigsten F\u00e4lle seit Jahrzehnten bezeichnet wird, betrifft die Frage, wie Patentanspr\u00fcche von den Beschwerdekammern und damit von allen Organen des Europ\u00e4ischen Patentamts auszulegen sind.<\/p>\n
Die Vorlage an die Gro\u00dfe Beschwerdekammer erfolgte aufgrund einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01, in der unterschiedliche Rechtsprechungsstr\u00e4nge zur Auslegung von Patentanspr\u00fcchen festgestellt wurden. Ein erster Strang geht davon aus, dass die Anspr\u00fcche isoliert auszulegen sind und die Beschreibung nur herangezogen werden sollte, um eine Mehrdeutigkeit innerhalb eines Anspruchs zu kl\u00e4ren. Der zweite Rechtsprechungsstrang geht davon aus, dass die Anspr\u00fcche stets im Lichte der Beschreibung auszulegen sind.<\/p>\n
Eine schwierige Frage f\u00fcr die Beschwerdekammern war in beiden Fallgruppen, welche Rechtsgrundlage im Europ\u00e4ischen Patent\u00fcbereinkommen f\u00fcr die Auslegung von Anspr\u00fcchen besteht. Einerseits wurde auf A.84[1]<\/a> verwiesen, andererseits auf A.69[2]<\/a> und das Protokoll \u00fcber seine Auslegung[3]<\/a> herangezogen.<\/p>\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer hat diese Frage nun entschieden und festgestellt, dass weder A.84 noch A69 eine eindeutige Rechtsgrundlage f\u00fcr die Auslegung von Anspr\u00fcchen beim EPA bieten, dass jedoch stets auf die Beschreibung und die Zeichnungen Bezug genommen werden muss. Damit wird die Praxis des EPA an die des Berufungsgerichts des UPC in der Rechtssache NanoString Technologies \u2013 v-Genomics angepasst, das ebenfalls entschieden hat, dass die Beschreibung stets als Erl\u00e4uterungshilfe f\u00fcr die Auslegung von Anspr\u00fcchen herangezogen werden muss und nicht nur zur Beseitigung von Unklarheiten in Anspr\u00fcchen.<\/p>\n Die vor der Beschwerdekammer streitigen Fragen<\/u><\/p>\n In der zugrunde liegenden Rechtssache (in der der Patentinhaber von HGF vertreten wurde) enthielten die Anspr\u00fcche den Begriff \u201egesammeltes Blatt\u201c. Alle Parteien waren sich einig, dass der Begriff \u201egesammeltes Blatt\u201c f\u00fcr den Fachmann auf dem Gebiet der Zigaretten und insbesondere der sogenannten \u201eHeat-not-Burn\u201c-Tabakprodukte eine bekannte Bedeutung hatte.<\/p>\n Die Beschreibung enthielt jedoch einen Absatz, der die Definition \u00fcber das Verst\u00e4ndnis des Fachmanns hinaus, der den Begriff isoliert betrachtet, erweitern sollte.<\/p>\n Bei Anwendung der weiter gefassten Definition fehlte den Anspr\u00fcchen die Neuheit, w\u00e4hrend sie bei Anwendung der engeren, akzeptierten Definition patentierbar waren.<\/p>\n Angesichts der divergierenden Rechtsprechung legte die Beschwerdekammer der Gro\u00dfen Beschwerdekammer folgende Fragen vor:<\/p>\n Frage 1: Sind A.69 (1) Satz 2 EP\u00dc und Artikel 1 des Protokolls \u00fcber die Auslegung von Artikel 69 auf die Auslegung von Patentanspr\u00fcchen bei der Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EP\u00dc anzuwenden?<\/p>\n Frage 2: D\u00fcrfen die Beschreibung und die Figuren bei der Auslegung der Anspr\u00fcche zur Beurteilung der Patentierbarkeit herangezogen werden, und wenn ja, generell oder nur dann, wenn der Fachmann einen Anspruch f\u00fcr sich genommen f\u00fcr unklar oder mehrdeutig h\u00e4lt?<\/p>\n Frage 3: Kann eine Definition oder eine \u00e4hnliche Angabe zu einem in den Anspr\u00fcchen verwendeten Begriff, die ausdr\u00fccklich in der Beschreibung enthalten ist, bei der Auslegung der Anspr\u00fcche zur Beurteilung der Patentierbarkeit unber\u00fccksichtigt bleiben, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?<\/p>\n Die Entscheidung der Gro\u00dfen Beschwerdekammer<\/u><\/p>\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer hat in einer bemerkenswert kurzen Entscheidung Folgendes festgestellt:<\/p>\n Frage 3 ist unzul\u00e4ssig (Grund 1); Frage 1 ist zu verneinen (Grund 9); und Frage 2 ist zu bejahen (Grund 18).<\/p>\n Frage 3: Diese wurde f\u00fcr unzul\u00e4ssig befunden, da eine Antwort auf die Frage f\u00fcr die Entscheidung des Streitfalls nicht erforderlich war.<\/p>\n Frage 1: Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer stellte fest, dass sich A.69 und sein Protokoll auf Verletzungsfragen vor nationalen Gerichten und dem UPC beziehen. Dies beruhte auf dem Wortlaut des Artikels selbst und seines Protokolls, den travaux pr\u00e9paratoires<\/em> und seinem Ort innerhalb des EP\u00fcG (Kapitel III).<\/p>\n Frage 2: Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer beanstandete sowohl A.84 als auch A.69 als ungeeignete Grundlage und verwies stattdessen auf eine Auslegungsdiskussion auf der Grundlage einiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Aus dieser Rechtsprechung leitete die Gro\u00dfe Beschwerdekammer folgende Grunds\u00e4tze f\u00fcr die Auslegung von Anspr\u00fcchen ab:<\/p>\n Der erste Grundsatz wurde von der Gro\u00dfen Beschwerdekammer als feststehend angesehen (Grund 13).<\/p>\n Die Rechtsprechung, wonach auf die Beschreibung nur zur Beseitigung von Unklarheiten Bezug genommen wird, wurde von der Gro\u00dfen Beschwerdekammer kritisiert und zur\u00fcckgewiesen, da sie mit A.69 und der Praxis der Gerichte der Vertragsstaaten und des UPC unvereinbar sei (Grund 15).<\/p>\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer bekr\u00e4ftigte die Philosophie der Harmonisierung zwischen den Vertragsstaaten des EP\u00dc und erkl\u00e4rte weiter, dass es f\u00fcr das EPA h\u00f6chst unattraktiv sei, bewusst eine Praxis der Anspruchsauslegung zu verfolgen, die der Praxis der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten und des UPC zuwiderlaufen k\u00f6nnte (Rz 16). Sie stellte ferner fest, dass eine Unklarheit in einem Anspruch durch eine \u00c4nderung zu beseitigen ist (Rz 20) und dass dies von entscheidender Bedeutung ist, damit die Pr\u00fcfungsabteilungen eine qualitativ hochwertige Pr\u00fcfung durchf\u00fchren k\u00f6nnen.<\/p>\n Die Entscheidung der Gro\u00dfen Beschwerdekammer lautet wie folgt:<\/p>\n Die Anspr\u00fcche sind Ausgangspunkt und Grundlage f\u00fcr die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57. Die Beschreibung und etwaige Zeichnungen sind bei der Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EP\u00dc stets zur Auslegung der Anspr\u00fcche heranzuziehen, und zwar nicht nur dann, wenn der Fachmann einen Anspruch f\u00fcr sich genommen f\u00fcr unklar oder mehrdeutig h\u00e4lt. Die Entscheidung der Gro\u00dfen Beschwerdekammer ist aus mehreren Gr\u00fcnden bemerkenswert.<\/p>\n Erstens hat sie anerkannt, dass es im EP\u00dc keine Rechtsgrundlage f\u00fcr ihre Schlussfolgerung gibt, sondern hat einige Grunds\u00e4tze herangezogen, die offenbar durch die Rechtsprechung entwickelt wurden.<\/p>\n Zweitens hat sie dem vielleicht lobenswerten Ziel, die Koh\u00e4renz zwischen dem EPA und den nachgelagerten Gerichten, die \u00fcber die Verletzung der vom EPA erteilten Patente zu entscheiden haben, zu gew\u00e4hrleisten, gro\u00dfes Gewicht beigemessen. Diese Argumentation scheint jedoch teilweise auf einem logischen Widerspruch zu beruhen: Einerseits ist A.69 keine Grundlage f\u00fcr die Auslegung von Anspr\u00fcchen durch das EPA, andererseits steht die Nichtber\u00fccksichtigung der Beschreibung (au\u00dfer in F\u00e4llen von Mehrdeutigkeit) bei der Auslegung von Anspr\u00fcchen im Widerspruch zu A.69!<\/p>\n Drittens ist fraglich, ob die Entscheidung die M\u00f6glichkeit er\u00f6ffnet, dass Patentinhaber eine enge Auslegung eines weit gefassten Begriffs in einem Anspruch auf der Grundlage einer einschr\u00e4nkenden Definition in der Beschreibung (d. h. <\/em> im entgegengesetzten Sinne zum vorliegenden Fall) geltend machen k\u00f6nnen.<\/p>\n Viertens ist es m\u00f6glich, dass die Pr\u00fcfungsabteilung des EPA die ratio<\/em> so versteht, dass die Beschreibung immer mit den Anspr\u00fcchen in Einklang gebracht werden muss (eine Frage, die in einem fr\u00fcheren Fall an die Gro\u00dfe Beschwerdekammer verwiesen werden sollte).<\/p>\n F\u00fcnftens kann dies in der Praxis zu einer h\u00f6heren Arbeitsbelastung f\u00fcr die Pr\u00fcfer und zu einer Komplexit\u00e4t der vor den Einspruchs- und Beschwerdekammern anh\u00e4ngigen Sachverhalte f\u00fchren, da die Patentinhaber nicht mehr einfach geltend machen k\u00f6nnen, dass die Anspr\u00fcche an sich klar sind.<\/p>\n Schlie\u00dflich k\u00f6nnte dies ein Signal daf\u00fcr sein, dass das EPA und insbesondere die Technischen Beschwerdekammern einen verst\u00e4rkten Fokus auf die Praxis der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten und vor allem des UPC legen.<\/p>\n Wie immer bei Entscheidungen der Gro\u00dfen Beschwerdekammer m\u00fcssen wir die Auswirkungen in der Praxis vor den Technischen Beschwerdekammern, Einspruchs- und Pr\u00fcfungsabteilungen abwarten.<\/p>\n [1]<\/a> Die Anspr\u00fcche m\u00fcssen den Gegenstand des Schutzes klar und pr\u00e4gnant definieren und durch die Beschreibung gest\u00fctzt sein.<\/p>\n [2]<\/a>(1)<\/strong>Der Umfang des durch ein europ\u00e4isches Patent oder eine europ\u00e4ische Patentanmeldung gew\u00e4hrten Schutzes wird durch die Anspr\u00fcche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen dienen jedoch der Auslegung der Anspr\u00fcche.<\/p>\n (2) Bis zur Erteilung des europ\u00e4ischen Patents wird der Umfang des durch die europ\u00e4ische Patentanmeldung gew\u00e4hrten Schutzes durch die Anspr\u00fcche in der eingereichten Fassung bestimmt. Das europ\u00e4ische Patent in der erteilten oder in einem Einspruchs-, Beschr\u00e4nkungs- oder Nichtigkeitsverfahren ge\u00e4nderten Fassung bestimmt jedoch r\u00fcckwirkend den durch die Anmeldung gew\u00e4hrten Schutz, soweit dieser nicht dadurch erweitert wird.<\/p>\n [3]<\/a> Artikel 1<\/strong><\/p>\n\n
\nDiskussion<\/u><\/strong><\/p>\n