Die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA in T1977\/22 bietet eine interessante \u00dcbersicht \u00fcber die Rechtsprechung zur Vereinbarkeit der \u201eWhole Range Sufficiency\u201c und der daraus resultierenden Anspr\u00fcche, die durch die Verwendung einer offenen Reihe erreicht werden sollen. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass offene Bereiche, die nicht funktionierende Ausf\u00fchrungsformen umfassen k\u00f6nnen, als ausreichend und \u00fcber den gesamten Umfang des Anspruchs reproduzierbar angesehen werden sollten, wenn aus der Beschreibung (zumindest implizit) abgeleitet werden kann, dass der Fachmann bei der Umsetzung der Erfindung innerhalb der beanspruchten Struktur- und\/oder Verfahrensmerkmale in der Lage w\u00e4re, eine Reihe unterschiedlicher Werte \u00fcber den offenen Bereich hinweg ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen.<\/p>\n
Nach der Erteilung kann ein Patent unter anderem<\/em> mit der Begr\u00fcndung angefochten werden, dass die Erfindung nicht ausreichend detailliert offenbart ist, um einem Fachmann ihre Ausf\u00fchrung zu erm\u00f6glichen. Die Messlatte, die das EPA bei der Beurteilung der Mindestanforderungen an eine ausreichende Offenbarung anlegt, scheint oft relativ niedrig zu sein, sodass es schwierig sein kann, Angriffe auf der Grundlage der Hinl\u00e4nglichkeit zu gewinnen. In erster Instanz stellte die Einspruchsabteilung (OD) jedoch fest, dass der erteilte Anspruch 1 von EP 3086872, der ein anorganisches Mischoxidmaterial definierte, das nach dem Kalzinieren bei unterschiedlichen Temperaturen f\u00fcr unterschiedliche Zeitdauern eine minimale spezifische BET-Oberfl\u00e4che aufweist, unzureichend offenbart war, da keine Obergrenze angegeben war, was dazu f\u00fchrte, dass Anspruch 1 Materialien mit Oberfl\u00e4chen umfasste, die deutlich \u00fcber der definierten Untergrenze lagen. Laut der Pr\u00fcfungsabteilung bedeuteten die offenen Bereiche, dass Anspruch 1 Materialien mit h\u00f6heren Oberfl\u00e4chen abdeckte, die erst nach dem Anmeldetag des Patents zug\u00e4nglich wurden. Die Beschwerdekammer war anderer Meinung.<\/p>\n Sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren f\u00fchrten Patentinhaber und Einsprechender eine Reihe von Entscheidungen an, die ihre jeweiligen Standpunkte st\u00fctzten. Der Patentinhaber (Beschwerdef\u00fchrer) argumentierte (unter Berufung auf T398\/19), dass offene Anspr\u00fcche keinen Einwand der Unzul\u00e4nglichkeit begr\u00fcnden, da der betreffende Anspruch implizit auf die tats\u00e4chlich erzielbaren Oberfl\u00e4chenbereiche beschr\u00e4nkt sei. Der Einsprechende (Beschwerdegegner) argumentierte wiederum (unter Berufung auf T1697\/12 und T113\/19), dass der Anspruch Oberfl\u00e4chenbereiche abdecke, die viel gr\u00f6\u00dfer seien als die praktisch verf\u00fcgbaren, und folglich nicht funktionierende Ausf\u00fchrungsformen umfasse, was zu einem grundlegenden Mangel an Hinl\u00e4nglichkeit f\u00fchre. Beide Parteien waren sich einig, dass es eine Divergenz in der Rechtsprechung gab, wobei ein Gremium von Entscheidungen feststellte, dass offene Bereiche unter dem Gesichtspunkt der Hinl\u00e4nglichkeit unbedenklich seien, und ein anderes Gremium feststellte, dass sie von Natur aus nicht reproduzierbar seien und indirekt begrenzt werden sollten.<\/p>\n Nach Pr\u00fcfung der Rechtsprechung war der Vorstand nicht geneigt, einer Abweichung zwischen fr\u00fcheren Entscheidungen des Vorstands zuzustimmen. Der Vorstand kam zu dem Schluss, dass die Grunds\u00e4tze und Rechtsfragen in allen Entscheidungen einheitlich angewendet wurden, wobei die unterschiedlichen Ergebnisse lediglich auf die Fakten des jeweiligen Einzelfalls zur\u00fcckzuf\u00fchren sind. Tats\u00e4chlich stellte er fest, dass in keiner der gepr\u00fcften Entscheidungen angegeben wurde, dass offene Anspr\u00fcche von Natur aus anfechtbar oder unanfechtbar sind. (Eine Erleichterung f\u00fcr alle Patentanw\u00e4lte und Anmelder im Bereich Chemie!)<\/p>\n Stattdessen betonte der Ausschuss, dass alle Entscheidungen den Grundsatz umsetzen, dass ein Anspruch auf die Offenbarung des Patents beschr\u00e4nkt werden muss, wobei die Last, einen offenen Bereich zu erm\u00f6glichen, davon abh\u00e4ngt, wie die Erfindung im Anspruch definiert ist. In diesem Zusammenhang stellte der Ausschuss zwei unterschiedliche Situationen fest:<\/p>\n Der Vorstand stellte ferner fest, dass dieser Ansatz andere Parteien nicht auf unfaire Weise daran hindert, weitere Erfindungen zu sch\u00fctzen, die auf eine Erh\u00f6hung der fraglichen Parameter abzielen. In diesem Zusammenhang betonte der Vorstand, dass der oben genannte Ansatz verhindert, dass ein Patent als ausreichend angesehen wird, es sei denn, die Erreichung hoher parametrischer Werte ist innerhalb der durch die beanspruchten (wesentlichen) Struktur- und\/oder Verfahrensmerkmale vorgegebenen Grenzen glaubw\u00fcrdig. Somit verhindert der Umfang eines solchen erteilten Patents lediglich, dass weitere Erfinder Erfindungen sch\u00fctzen, die unbegrenzt hohe parametrische Werte mit trivialen oder bekannten technischen L\u00f6sungen erzielen. Im Gegensatz dazu w\u00e4re es einem Erfinder, der eine alternative L\u00f6sung zur Erzielung eines hohen parametrischen Wertes findet, nicht untersagt, Patentschutz durch ein fr\u00fcheres Patent zu beantragen, solange die verwendete technische L\u00f6sung unterschiedlich ist.<\/p>\n <\/p>\n In Bezug auf den vorliegenden Fall stellte die Kammer fest, dass der Einsprechende seiner Beweislast nicht nachgekommen war, dass das im Patent offenbarte Verfahren es dem Fachmann nicht erm\u00f6glichen w\u00fcrde, die Lehre zu modifizieren und funktionsf\u00e4hige Ausf\u00fchrungsformen bereitzustellen, die in den beanspruchten offenen Bereich fallen. Das Argument, dass das Vorhandensein nicht funktionierender Ausf\u00fchrungsformen zu einer Unzul\u00e4nglichkeit f\u00fchrt, erforderte eine zu w\u00f6rtliche Auslegung und stand daher nicht im Einklang mit der \u00fcberpr\u00fcften Rechtsprechung.<\/p>\n Dennoch r\u00e4umte die Kammer ein, dass eine weitere Analyse erforderlich sei, um auf die Auffassung des Einsprechenden und des OD einzugehen, dass offene Bereiche von Natur aus nicht funktionierende Ausf\u00fchrungsformen umfassen und daher nicht in ihrem gesamten Umfang erm\u00f6glicht werden k\u00f6nnen. Unter Bezugnahme auf ihre fr\u00fcheren Schlussfolgerungen stellte die Kammer fest, dass:<\/p>\n “Das entscheidende Kriterium f\u00fcr die Feststellung, ob der offene Bereich \u00fcber den gesamten Umfang des Anspruchs aktiviert ist, ist die Verf\u00fcgbarkeit von Lehren, die zeigen, dass der Fachmann durch die Anwendung bestimmter (wesentlicher) struktureller und\/oder verfahrenstechnischer Merkmale in der Lage w\u00e4re, verschiedene Varianten der Erfindung \u00fcber den Umfang des Anspruchs (d. h. verschiedene parametrische Werte innerhalb des offenen Bereichs) ohne \u00fcberm\u00e4\u00dfigen Aufwand zu erreichen. Wenn dies der Fall ist und der Anspruch diese wesentlichen Struktur- und\/oder Verfahrensmerkmale definiert, kann das Desiderat des offenen Bereichs grunds\u00e4tzlich als \u00fcber den gesamten Anspruchsbereich reproduzierbar angesehen werden.”<\/em><\/p>\n Daher schlie\u00dft das Vorhandensein nicht funktionierender Ausf\u00fchrungsformen an und f\u00fcr sich nicht aus, dass ein offener Bereich erm\u00f6glicht wird und somit ausreichend ist.<\/p>\n In diesem Zusammenhang stellte die Kammer fest, dass das Patent zwei Beispiele enthielt, die zeigten, dass geringf\u00fcgige Anpassungen der Komponenten und\/oder Konzentrationen des Oxids zu einer ausreichenden Variation der spezifischen Oberfl\u00e4che f\u00fchrten, sodass der Fachmann die notwendige Anleitung erhielt, um unterschiedliche Werte \u00fcber den offenen Bereich zu erreichen. Da die Konzentrationen und Komponenten des Oxids beansprucht wurden (insbesondere unter Verwendung geschlossener Bereiche), umfasste der Anspruch die erforderlichen wesentlichen Merkmale und war daher ausreichend.<\/p>\n Interessanterweise verweist die Entscheidung des Boards auf die Tatsache, dass es bereit gewesen w\u00e4re, zu er\u00f6rtern, ob bestimmte Verfahrensschritte als weitere wesentliche Merkmale in den Anspruch h\u00e4tten aufgenommen werden sollen. Das Board stellte jedoch fest, dass der Einsprechende w\u00e4hrend der Einspruchsverhandlung die Position, dass Verfahrensschritte erforderlich seien, um die Zul\u00e4nglichkeit zu gew\u00e4hrleisten, ausdr\u00fccklich ablehnte (und sich nur auf die mangelnde Durchf\u00fchrbarkeit aufgrund nicht funktionierender Ausf\u00fchrungsformen st\u00fctzte). Der Ausschuss sah daher keine Rechtfertigung daf\u00fcr, dieses Argument von Amts wegen<\/em> einzuf\u00fchren.<\/p>\n Da offene Bereiche das A und O vieler pharmazeutischer und chemischer Patentanmeldungen sind, ist es sicherlich eine gute Nachricht f\u00fcr Patentinhaber, dass solche Bereiche nicht von Natur aus unzureichend sind. Die st\u00e4ndige Bezugnahme des Boards auf die wesentlichen Merkmale in den Anspr\u00fcchen scheint jedoch die Grenze zwischen der Zul\u00e4nglichkeit nach Artikel 83 EP\u00dc (was ein Einspruchsgrund ist) und der Klarheit nach Artikel 84 EP\u00dc (was kein Einspruchsgrund ist) zu verwischen. Ob dies weitergehende Auswirkungen auf Einw\u00e4nde wegen unzureichender Offenbarung gegen Erfindungen hat, die nicht durch offene Bereiche definiert sind, bleibt abzuwarten, aber es scheint, dass diese Entscheidung die M\u00f6glichkeit er\u00f6ffnet, Einw\u00e4nde wegen unzureichender Offenbarung aufgrund des Fehlens wesentlicher Merkmale zu erheben.<\/p>\n Abschlie\u00dfend sei f\u00fcr Praktiker angemerkt, dass diese Entscheidung deutlich macht, dass es zumindest bei der Formulierung von Anspr\u00fcchen mit offenen Bereichen ratsam erscheint, besonders darauf zu achten, dass f\u00fcr alle potenziellen strukturellen und\/oder verfahrenstechnischen Merkmale, die als wesentlich erachtet werden, um den offenen Bereich in seinem gesamten Umfang zu erm\u00f6glichen, eine angemessene Grundlage geschaffen wird.<\/p>\nDivergierende Rechtsprechung?<\/h5>\n
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Entscheidung<\/h5>\n
Abschlie\u00dfende Gedanken und praktische Hinweise<\/h5>\n
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