Ein Wendepunkt für die Patentierbarkeit von KI?

Direktor Squires hebt PTAB § 101-Ablehnung im Fall DeepMind auf

In einer bemerkenswerten frühen Maßnahme als Unterstaatssekretär für Handel und Direktor des USPTO hat John Squires eine Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board (PTAB) aufgehoben, mit der eine neue Ablehnung gemäß § 101 gegen eine DeepMind-Patentanmeldung zu Methoden des maschinellen Lernens eingeführt worden war (Ex parte Desjardins, Berufung 2024-000567, Anmeldenr. 16/319,040). 16/319,040). Die Entscheidung, die vom Appeals Review Panel (ARP) getroffen wurde, deutet auf eine mögliche Änderung der Politik des USPTO hinsichtlich der Patentierbarkeit von Erfindungen im Bereich der künstlichen Intelligenz hin. Vollständige Entscheidung: USPTO PDF (Sept 26 2025)

Der Fall

Die DeepMind-Anmeldung betraf Techniken zum sequenziellen Trainieren von Modellen für maschinelles Lernen, um die Effizienz zu verbessern und „katastrophales Vergessen” zu reduzieren. Während der Prüfer die Ansprüche gemäß § 103 wegen Offensichtlichkeit abgelehnt hatte, ging die PTAB noch weiter und fügte eine neue Ablehnung gemäß § 101 sua ponte hinzu, da sie der Ansicht war, dass sich die Ansprüche auf einen abstrakten mathematischen Algorithmus ohne praktische Anwendung bezogen.

Bei der Überprüfung der Entscheidung der PTAB hob das ARP (Direktor Squires, amtierender Patentkommissar Wallace und stellvertretender Vorsitzender Richter Kim) den neuen Grund gemäß § 101 auf und befand die Argumentation der PTAB für „zu weit gefasst”. Das Gremium räumte zwar ein, dass die Ansprüche mathematische Konzepte enthielten, befand jedoch, dass die Erfindung als Ganzes die abstrakte Idee in eine praktische Anwendung integrierte und die Funktionsweise eines Computers (in diesem Fall eines maschinellen Lernsystems) verbesserte. Das ARP hob konkrete Vorteile wie reduzierten Speicherbedarf und verbesserte Recheneffizienz hervor und berief sich auf Enfish v. Microsoft, um zu bestätigen, dass Software, die die Funktionalität von Computern verbessert, patentfähig sein kann.

Direktor Squires betonte ferner, dass nicht § 101, sondern die §§ 102, 103 und 112 als primäre Gatekeeper für die Patentierbarkeit dienen sollten. Er warnte davor, KI- oder maschinelle Lernverfahren kategorisch als von Natur aus abstrakt zu behandeln, da dies die technologische Führungsrolle der USA untergraben könnte.

Der Kontext: USC §101 und das Mayo/Alice-Framework

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird die Patentierbarkeit von Software und KI gemäß USC §101 durch den ursprünglich vom Obersten Gerichtshof festgelegten Mayo/Alice-Test geregelt, der folgende Fragen stellt:

1. Bezieht sich der Anspruch auf eine gerichtliche Ausnahme (Naturgesetz, Naturphänomen, abstrakte Idee) ohne praktische Anwendung? (Dies wird im MPEP des USPTO als „Schritt 2A” bezeichnet, siehe [MPEP 2106])
2. Wenn ja, enthält er dann ein erfinderisches Konzept – Elemente, die „wesentlich mehr” als die Ausnahme ausmachen und die Idee in einen patentfähigen Gegenstand verwandeln? (Im MPEP als „Schritt 2B” bezeichnet)

Unter diesem Rahmen wurden viele KI- und Datenverarbeitungsansprüche als abstrakt eingestuft und oft auf einen „mathematischen Algorithmus, der auf einem generischen Computer ausgeführt wird” reduziert. PTAB-Gremien und Prüfer haben diesen Test uneinheitlich angewendet und manchmal echte technische Verbesserungen als bloße Automatisierung abgetan.

Die Intervention von Squires spiegelt die wachsende Frustration wider, die von der Industrie und Teilen der Justiz geteilt wird, dass § 101 zu einem übermäßig subjektiven Hindernis für den Schutz echter Software-Innovationen geworden ist. Insbesondere kritisiert der ARP die Argumentation der PTAB, „jedes maschinelle Lernen“ mit einem nicht schutzfähigen Algorithmus gleichzusetzen, und fordert, dass Gremien und Prüfer Präzedenzfälle wie Enfish [Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1339 (Fed. Cir. 2016)] zu berücksichtigen, in dem bereits anerkannt wurde, dass „ein Großteil der Fortschritte in der Computertechnologie aus Verbesserungen an Software besteht, die aufgrund ihrer Natur nicht durch bestimmte physikalische Merkmale, sondern vielmehr durch logische Strukturen und Prozesse“ definiert werden können.

Die Entscheidung des ARP steht im Einklang mit den jüngsten Leitlinien des USPTO, in denen die Prüfer aufgefordert werden, die in der Beschreibung beschriebenen technologischen Verbesserungen als Teil der „praktischen Anwendungsanalyse” anzuerkennen. Siehe auch USPTO Eligibility Guidance 2024 Update.

Die europäische Sichtweise

Interessanterweise wurde das entsprechende europäische Patent der DeepMind-Patentfamilie vom EPA erteilt (EP3485432B1). Während der Verfolgung, gemäß dem Standardansatz in Europa, war das EPA zunächst der Ansicht, dass die Trainingsmethode an sich eine nicht-technische mathematische Methode sei, aber dass ihre Implementierung auf einem Computer der Erfindung einen technischen Charakter verlieh, was sie de facto zu einem patentfähigen Gegenstand machte.

Nachdem das EPA jedoch die Neuheit und die potenzielle erfinderische Tätigkeit der Methode anerkannt hatte, berücksichtigte es das Vorhandensein einer erfinderischen technischen Wirkung, die auf die Trainingsmethode in Bezug auf ihre Integration in eine praktische Anwendung angewendet wurde, und stellte insbesondere fest: „Der Anspruch sollte so formuliert sein, dass die technische Wirkung klar definiert ist [und] auf eine Aufgabe der realen Welt gerichtet ist, bei der die mathematische Methode […] einem technischen Zweck dient.“

Insbesondere umfasst der erteilte Anspruch zusätzliche Merkmale, die unter anderem Folgendes beinhalten: „Das Modell für maschinelles Lernen generiert die Ausgabe basierend auf dem empfangenen Eingangsbild […] wobei die […] Aufgaben des maschinellen Lernens verschiedene Bilderkennungsaufgaben umfassen, [die] die Erkennung verschiedener Objekte oder Muster in einem Bild erfordern, das dem Modell für maschinelles Lernen bereitgestellt wird, um eine […] Ausgabe zu generieren“.

Eine Angleichung an das europäische Patentrecht?

Im Gegensatz zum herkömmlichen Ansatz des USPTO wendet das Europäische Patentamt einen Ansatz des „technischen Charakters / der technischen Wirkung“ an und nicht einen Test auf abstrakte Ideen. Während „mathematische Methoden“ und „Computerprogramme als solche“ gemäß Art. 52 EPÜ ausgeschlossen sind, kann eine Erfindung, die eine weitere technische Wirkung erzeugt, beispielsweise die Verbesserung eines Prozessors oder die Optimierung der Ressourcennutzung, patentierbar sein. Siehe EPA-Richtlinien G-II 3.3.1 (2025).

Während die USA Ansprüche oft im Zulassungsstadium filtern, geht das EPA in der Regel zur Analyse der erfinderischen Tätigkeit über, sobald der technische Charakter festgestellt wurde. Der EPA-Rahmen ist möglicherweise strenger strukturiert, wobei die Hauptfrage ist, ob der beanspruchte Beitrag technisch ist.

Daher rückt die jüngste ARP-Entscheidung das USPTO etwas näher an das europäische Modell heran, indem sie den technologischen Kontext gegenüber dem kategorischen Ausschluss betont.

Warum die Entscheidung wichtig ist

• Anerkennung von KI als technisches Gebiet

Das ARP erkannte an, dass Innovationen in der Modellarchitektur oder in Trainingsmethoden technologische Verbesserungen darstellen können, nicht nur abstrakte Mathematik. Dies bringt KI näher an andere computerimplementierte Technologien (z. B. Datenbankmanagement oder Datenspeicherdesign), die von Gerichten als patentfähig befunden wurden.

• Strategische politische Implikationen

Dieser Schritt passt in eine breitere US-Politik, die die Unterstützung der KI-Führerschaft und -Innovation betont. Er spiegelt das Interesse des Kongresses an der Klärung von § 101 wider und könnte den Weg für formellere USPTO-Regelungen oder überarbeitete KI-spezifische Leitlinien ebnen.

• Praktische Lektionen für Praktiker

Anmelder sollten KI-Erfindungen im Sinne technischer Verbesserungen formulieren, wie z. B. reduzierte Rechenlast, erhöhte Genauigkeit oder Ressourceneffizienz, und zwar so, dass die technische Wirkung klar mit den Anspruchselementen verbunden ist. Die Beschreibungen sollten klar darlegen, wie diese Verbesserungen aus den beanspruchten Merkmalen der Erfindung resultieren.

Fazit: eine politische Neuausrichtung?

Obwohl die vorliegende Entscheidung in ihrem Umfang begrenzt ist, signalisiert sie eine symbolische Verschiebung in der USPTO-Politik. Direktor John Squires scheint beabsichtigt zu haben, die strenge § 101-Haltung des PTAB aufzuweichen, indem er bekräftigt, dass KI-Erfindungen nach ihren technischen Beiträgen beurteilt und nicht als abstrakt abgetan werden sollten. Das Appeals Review Panel unterstrich dies und warnte, dass „der Ausschluss von KI-Innovationen vom Patentschutz in den Vereinigten Staaten die Führungsrolle Amerikas in dieser kritischen aufstrebenden Technologie gefährdet“ und stellte klar, dass die Schlüsselfrage darin besteht, ob die Erfindung eine spezifische technologische Verbesserung erzielt. Dieser Ansatz spiegelt eine breitere US-Anstrengung wider, die inländische KI-Innovation zu unterstützen und die Patentpolitik mit der globalen Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu halten.

Für Patentanwälte und Innovatoren bietet diese Entwicklung vorsichtigen Optimismus. Obwohl Ex parte Desjardins § 101 nicht über Nacht neu schreiben wird, orientiert sie die Haltung des USPTO gegenüber KI auf sinnvolle Weise neu, ähnlich wie die aktuelle EPA-Politik, und erkennt an, dass die Herausforderung nicht in der Definition von „abstrakten Ideen“ liegt, sondern im Schutz echter technologischer Fortschritte.

Dieser Artikel wurde von Patentanwalt Romain Bouchand und Senior Patentanwalt Joe Baumber verfasst.