Doppelte Hinzufügung von Gegenständen beim UPC

Nach der Entscheidung des UPC-Berufungsgerichts (CoA) in Abbott v Sibio (APL_39664/2024, 14. Februar 2025) liegt nun eine zweite CoA-Entscheidung über hinzugefügte Gegenstände in expert Klein v Seoul Viosys (UPC_CoA_764/2024 & UPC_CoA_774/2024, 2. Oktober 2025) vor.

expert Klein v Seoul Viosys ist als erstes Urteil des CoA zu hinzugefügten Gegenständen in einem Berufungsverfahren in Bezug auf eine materielle Verletzung/Gültigkeit von Bedeutung.

Hinweis – HGF-Partner Bernhard Ganahl vertrat expert Klein zusammen mit Dr. Dirk Jestaedt von KRIEGER MES.

Beide Entscheidungen stammen vom selben CoA-Gremium (dieselben drei rechtskundigen Richter, unterschiedliche technisch qualifizierte Richter), und beide Entscheidungen heben die Entscheidung des Gerichts erster Instanz (CFI) in Bezug auf hinzugefügte Gegenstände auf.

Ein Patent blieb bestehen (Abbott). Eines nicht (Seoul Viosys).

Was können wir über den Ansatz des UPC CoA in Bezug auf hinzugefügte Gegenstände lernen?

Der Test für hinzugefügte Gegenstände

Gemäß dem üblichen UPC-Ansatz in Bezug auf materielle Angelegenheiten begannen beide Entscheidungen mit der Identifizierung der Fachkraft und der detaillierten Erörterung des betreffenden Patents.

Wichtig ist, dass der nächste Schritt darin bestand, den Gegenstand der Erfindung zu identifizieren, wie er aus dem Patent ableitbar ist (Abbot v Sibio, [36] & expert Klein v Seoul Viosys, [33]).

Das CoA legte dann die Ansprüche aus und wandte den in NanoString v 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023) dargelegten Test an.

In Bezug auf hinzugefügte Gegenstände wandten beide Entscheidungen denselben Test an:

„Es liegt eine Hinzufügung von Gegenständen vor, wenn der Anspruch in der erteilten Fassung Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Um festzustellen, ob eine Hinzufügung von Gegenständen vorliegt, muss das Gericht daher zunächst feststellen, was die Fachkraft unter Verwendung ihres allgemeinen Fachwissens und objektiv betrachtet und bezogen auf das Anmeldedatum aus der Gesamtheit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig ableiten würde, wobei implizit offenbarte Gegenstände, d. h. Gegenstände, die eine klare und eindeutige Folge dessen sind, was explizit erwähnt wird, ebenfalls als Teil ihres Inhalts zu berücksichtigen sind. Wenn es sich, wie hier, bei dem Patent um eine Teilanmeldung handelt, gilt diese Anforderung für jede frühere Anmeldung.“

Dieser Test erfordert in signifikanter Weise, dass das Gericht berücksichtigt, was die Fachkraft objektiv aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten würde. Diese Objektivität wird durch die Brille des allgemeinen Fachwissens und unter Berücksichtigung des Gegenstands der Erfindung betrachtet. Es handelt sich nicht um eine Bewertung dessen, was die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wörtlich angibt, sondern darum, was die Fachkraft beim Lesen der Anmeldung verstehen würde, um festzustellen, wie der Gegenstand der Erfindung erreicht wird. Derselbe Ansatz wird für die Auslegung der Ansprüche und für die Beurteilung hinzugefügter Gegenstände verfolgt.

Der Ansatz ist eng an die nationalen Gerichte angelehnt, wo die Fachkraft (und ihr allgemeines Fachwissen) bei der Betrachtung der Lehre des Patents einen gewissen Spielraum lässt. Dies steht im Gegensatz zur Praxis des EPA, wo es in der Regel weniger Details zum allgemeinen Fachwissen gibt und wo der Goldstandard des EPA im Allgemeinen als ein härterer Test als vor den meisten nationalen Gerichten angesehen wird.

Unterschiedliche Ergebnisse

Wie oben erwähnt, entschied das CoA nach Anwendung des Tests für hinzugefügte Gegenstände in Abbott v Sibio, dass der Anspruch keinen Gegenstand definiert, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, und das Patent blieb bestehen.

Im Gegensatz dazu entschied das CoA nach Anwendung desselben Tests in expert Klein v Seoul Viosys, dass der Anspruch gegen diesen Test verstößt, und das Patent wurde in den betreffenden Staaten widerrufen.

expert Klein v Seoul Viosys

Das Seoul Viosys Patent (EP3926698) bezieht sich auf Flip-Type-LEDs, die auf Halbleitern gebildet werden, und insbesondere auf eine Anordnung von Schichten, Mesa-geätzten Bereichen, Mesas und Öffnungen, die die Stromverteilung durch die LED verbessert und eine homogenere Lichtemission ermöglicht.

Anspruchsauslegung

In der Entscheidung bestimmte das CoA den Gegenstand der Erfindung als die Verbesserung der Stromverteilung und der Lichtausbeute von LEDs [33]. Dies basierte auf dem, was die Fachkraft aus dem Patent verstehen würde, und unter Verwendung ihres allgemeinen Fachwissens.

Nachdem dies festgestellt wurde, konzentrierte sich das CoA auf die Anspruchsauslegung eines bestimmten Merkmals: 5.2: „Öffnungen […] in der Nähe einer Kante des Substrats“.

Bei der Auslegung dieses Merkmals erörterte das CoA den Zweck und die Wirkung dieses Merkmals und wie es zum Gegenstand der Erfindung beiträgt. Auf dieser Grundlage kam das CoA zu dem Schluss, dass einige Ausführungsformen des Patents (Figuren 24-26) nicht von Anspruch 1 abgedeckt sind. Die Begründung ist, dass die Anordnungen der Mesas und Mesa-geätzten Bereiche, die in diesen Ausführungsformen dargestellt und beschrieben sind, den Gegenstand der Erfindung nicht erreichen [51].

Dies stand im Gegensatz zur Entscheidung des CFI und ist, wie wir weiter unten sehen werden, für hinzugefügte Gegenstände von Bedeutung.

Hinzugefügte Gegenstände

Im Abschnitt über hinzugefügte Gegenstände stimmte das CoA zunächst beiden Parteien und dem CFI zu, dass Anspruch 1, der eine Vielzahl von Mesa-geätzten Bereichen definiert, LEDs mit nur einer einzigen Mesa abdeckt [55]. Beachten Sie, dass Anspruch 1 Mesa(s) nicht direkt erwähnt, aber das Vorhandensein von mindestens einer Mesa ist implizit aus der beanspruchten Vielzahl von Mesa-geätzten Bereichen.

Das CoA erläuterte dann, warum die ursprüngliche Anmeldung keine Offenbarung einer LED mit einer einzigen Mesa enthielt [66] – [78].

Der Patentinhaber hatte argumentiert, dass einige Ausführungsformen der ursprünglichen Anmeldung eine LED mit einer einzigen Mesa offenbarten. Insbesondere verwiesen sie auf die Ausführungsformen der Figuren 24-26. Das CoA stellte jedoch fest, dass die Beschreibung dieser Figuren mit anderen Figuren in der ursprünglichen Anmeldung verknüpft war und dass die Fachkraft verstehen würde, dass diese Ausführungsformen eine Vielzahl von Mesas enthielten.

Allein aus diesem Grund befand das CoA, dass der Anspruch wegen hinzugefügter Gegenstände ungültig war [84].

Zusätzlich hatte das CoA, wie oben erwähnt, im Abschnitt über die Anspruchsauslegung bereits festgestellt, dass dieselben Ausführungsformen (Figuren 24-26) das Merkmal 5.2 des Anspruchs nicht offenbarten.

Das CoA erläuterte dann, dass selbst wenn die Ausführungsformen der Figuren 24-26 als Offenbarung einer LED mit einer einzigen Mesa angesehen würden, der Anspruch dennoch Gegenstände hinzufügte, da diese Ausführungsformen das Merkmal 5.2 des Anspruchs nicht enthielten [85] – [99].

Zusammenfassend kam das CoA im Wesentlichen zu dem Schluss, dass der Anspruch Gegenstände hinzufügte, weil:

• er LEDs mit nur einer einzigen Mesa abdeckte, die nicht aus der ursprünglichen Anmeldung ableitbar waren, und
• selbst wenn LEDs mit einer einzigen Mesa aus der ursprünglichen Anmeldung ableitbar wären, sie nicht in Kombination mit einem anderen Merkmal (5.2) des Anspruchs offenbart wurden.

Es ist bemerkenswert, dass die Schlüsselmerkmale für die Anspruchsauslegung und hinzugefügte Gegenstände beide wichtig waren, um den Gegenstand der Erfindung zu erreichen. Bei der Erörterung dieser Punkte konzentrierte sich das CoA darauf, was die Fachkraft objektiv aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten würde, wenn sie versucht zu verstehen, wie der Gegenstand der Erfindung erreicht wird.

Abbott v Sibio

In Abbott v Sibio war die Frage der hinzugefügten Gegenstände eine der Zwischenverallgemeinerung. Sibio argumentierte, dass Anspruch 1 bestimmte Merkmale auslässt, die in Kombination mit den Merkmalen von Anspruch 1 offenbart werden, was zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung führt. Dies war das gewinnende Argument vor dem Gericht erster Instanz. Das Berufungsgericht hob dies jedoch auf.

Die Hauptgründe für die Entscheidung des CoA sind, dass: (i) die Fachkraft keinen besonderen Vorteil aus dem ausgelassenen Merkmal gezogen hätte, und (ii) das ausgelassene Merkmal nicht zum Gegenstand der Erfindung beiträgt und für dessen Erreichung nicht relevant ist [75].

Obwohl das CoA anerkennt, dass das ausgelassene Merkmal eine gewisse Bedeutung für das Funktionieren des Produkts hat, trägt es nicht zum Gegenstand der Erfindung bei, und die ursprüngliche Anmeldung bietet ohnehin Alternativen zu den Besonderheiten des ausgelassenen Merkmals. Daher besteht keine unauflösliche Verbindung zwischen den beanspruchten und ausgelassenen Merkmalen [78].

Infolgedessen ist das Auslassen dieses Merkmals keine Zwischenverallgemeinerung.

Einige Kommentare haben angemerkt, dass der Anspruch das ausgelassene Merkmal nicht einmal auf einer allgemeinen Ebene definiert, so dass die Entscheidung seltsam erscheint, weil es nicht nur darum geht, dass das spezifische Merkmal nicht an das beanspruchte Merkmal gebunden ist, sondern auch auf einer allgemeineren Ebene.

Es scheint jedoch, dass das CoA in erster Linie berücksichtigt hat, ob das ausgelassene Merkmal zum Ziel der Erfindung beiträgt, und zweitens, ob es ohnehin eine unauflösliche Verbindung zwischen den beiden Merkmalen gab. Das Gericht beantwortete beide Fragen mit Nein und stellte daher keine Zwischenverallgemeinerung fest.

Ähnlichkeiten und Unterschiede

Es ist bemerkenswert, dass in beiden Entscheidungen derselbe Test angewendet wurde, und es ist interessant zu sehen, welche Schlüsselfaktoren die Entscheidungen in entgegengesetzte Richtungen beeinflusst haben.

Der Unterschied scheint darauf zurückzuführen zu sein, ob das Schlüsselmerkmal des Arguments der hinzugefügten Gegenstände als Beitrag zum Gegenstand der Erfindung ausgelegt wird. Wenn dies der Fall ist, scheint die Argumentation dem Goldstandard des EPA zu ähneln (d. h. recht hart). Im Gegensatz dazu kann die Fachkraft, wenn das Merkmal nicht zum Gegenstand der Erfindung beiträgt und auch nicht als wesentlich oder besonders vorteilhaft dargestellt wird, möglicherweise Teile der ursprünglichen Offenbarung trennen, ohne dass es zu einer Zwischenverallgemeinerung kommt.

Weitere Entwicklungen

Es wird interessant sein, weitere Entscheidungen des UPC CoA zu hinzugefügten Gegenständen zu sehen und wie sich der Test entwickelt, und insbesondere, ob andere CoA-Gremien dieselbe Logik anwenden und befolgen werden.

Dieser Artikel wurde von Partner & Patentanwalt Scott Fletcher verfasst.