Die SkyKick-Entscheidung: Die Bedeutung der Ursprungsfunktion

SkyKick UK Ltd und andere (Rechtsmittelführer) gegen Sky Ltd und andere (Rechtsmittelgegner) [2024] UKSC 36 vor Lord Kitchin, Lord Reed, Lord Lloyd-Jones, Lord Hamblen und Lord Burrows. Urteil vom 13. November 2024.

SkyKick-Fälle: Wichtigste Erkenntnisse

1. Bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit ist es wichtig zu prüfen, ob die Markenanmeldung mit der Absicht eingereicht wurde, ausschließliche Rechte für Zwecke zu erlangen, die außerhalb der legitimen Funktionen einer Marke liegen – die wichtigste Funktion ist die Herkunftsfunktion einer Marke.
2. Wenn Teile der Spezifikation als bösgläubig eingereicht gelten, wird nicht die gesamte Markenanmeldung ungültig, sondern nur die Teile, die bösgläubig eingereicht wurden.
3. Eine Feststellung der Bösgläubigkeit basiert auf Erkenntnissen, die sich auf alle Umstände des Falles beziehen.
4. Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass die Umstände, die eine Feststellung der Bösgläubigkeit bei einem Antrag auf Eintragung eines Zeichens als Marke stützen, in der Regel Folgendes umfassen:
   a) nicht in der Absicht, sich fair am Wettbewerb zu beteiligen, sondern in der Absicht, die Interessen Dritter auf eine Weise zu untergraben, die mit ehrlichen Praktiken unvereinbar ist (d. h. unfaire Ausrichtung auf einen Dritten) („Kategorie 1“); oder
   b) mit der Absicht, ohne auch nur einen bestimmten Dritten anvisieren zu wollen, ein ausschließliches Recht für andere Zwecke als die, die in den Funktionen einer Marke liegen, zu erlangen, insbesondere die wesentliche Funktion der Herkunftsangabe – und so dem Verbraucher zu ermöglichen, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen mit anderer Herkunft zu unterscheiden (d. h. die Eintragung für andere Zwecke als die Verwendung der Marke als Herkunftsangabe, wie z. B. die Verwendung der Marke als Rechtsmittel) („Kategorie 2“).
5. Im Rahmen eines Antrags der Kategorie 2 hatte Sky Spezifikationen eingereicht, die Waren und Dienstleistungen enthielten, für die Sky nie die Absicht hatte, die Marken zu verwenden, und die sich auf Kategorien von Waren und Dienstleistungen bezogen, die so weit gefasst waren, dass Sky nicht beabsichtigen konnte, die Marken in ihrer gesamten Breite zu verwenden.
6. Darüber hinaus lieferte der Kontext des Verhaltens von Sky eine starke Unterstützung für die Behauptung, dass Sky bereit war, das gesamte Arsenal seiner Marken in Verletzungs- und Widerspruchsverfahren einzusetzen, obwohl es (zumindest in Bezug auf einige der Spezifikationen) nicht beabsichtigte, diese Waren/Dienstleistungen zu nutzen.

Wie sollten Markeninhaber bei der Anmeldung einer Marke vorgehen?

1. Zum Zeitpunkt der Anmeldung sollten Markeninhaber die definierenden Grundsätze des Markenrechts im Hinterkopf haben. Eine Marke sollte nämlich als Herkunftsnachweis dienen. Der Zweck einer Marke besteht darin, Kunden durch die Qualität ihrer Waren oder Dienstleistungen anzuziehen und zu binden, und die Verbraucher sollten in die Lage versetzt werden, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden.
2. Die Verwendung allgemeiner Begriffe (oder z. B. Klassenüberschriften) in der Spezifikation anstelle spezifischer Kategorien von Waren/Dienstleistungen könnte den unbeabsichtigten Effekt haben, dass der Umfang der Spezifikation verringert wird, da das Gericht nicht bereit ist, die Bedeutung des Begriffs über seine „Kernbedeutung“ hinaus zu erweitern. In SkyKick wurde „Cloud Migration“ beispielsweise nicht von „elektronischen Mail-Diensten“ abgedeckt.
3. Anmelder von Marken sollten sorgfältig die kommerzielle Begründung für die Waren/Dienstleistungen prüfen, die sie im Rahmen einer bestimmten Eintragung beantragen. Beachten Sie, dass der Antragsteller nicht wissen muss, dass er alle zum Zeitpunkt der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen nutzen wird. Wenn eine echte kommerzielle Aussicht besteht, dass bestimmte Waren/Dienstleistungen genutzt werden (und dies angemessen nachgewiesen werden kann), würde dies jeden Vorwurf der Bösgläubigkeit entkräften.
4. Die Mehrheit der Markeninhaber reicht keine übermäßig weit gefassten Spezifikationen ein. Für Markeninhaber mit weit gefassten Spezifikationen, die einen Umfang an Waren/Dienstleistungen abdecken, die nie für eine Nutzung vorgesehen waren, besteht jedoch kein Grund zur Panik. Das Gericht ist bereit, Spezifikationen mit einem zu breiten Umfang zu ändern, um die Spezifikation auf die Waren/Dienstleistungen zu beschränken, die für eine Nutzung vorgesehen sind, und eine bösgläubige Anmeldung führt in der Regel nicht zur vollständigen Ungültigkeit einer Marke.
5. Diese SkyKick-Entscheidungen können jedoch dazu führen, dass Bösgläubigkeit häufiger als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht wird, da in diesem Rechtsbereich mehr Klarheit herrscht. In dem Umfang, in dem festgestellt wird, dass Teile der Spezifikation einer Marke bösgläubig angemeldet wurden, sind diese Waren/Dienstleistungen in Verletzungs-/Widerspruchsverfahren nicht durchsetzbar.

Dieser Artikel wurde von der Partnerin und Leiterin der Rechtsabteilung Rachel Fetches verfasst.