Blogs
IP-Inhaltsstoffe: Kaffeeklatsch mit Marc Misthal von Offit Kurman – Schutz Ihrer Marke in den USA
August 2024
Als einer der größten globalen Märkte sind die USA ein Schlüsselgebiet, wenn es um die Registrierung von Marken geht. Wir sprachen mit Marc Misthal, einem der führenden US-Anwälte in der Praxisgruppe für geistiges Eigentum bei Offit Kurman, wo er ein globales Klientel aus verschiedenen Branchen berät, darunter Mode, Gastgewerbe und Restaurants sowie Luxusgüter.
Marc verfügt über umfangreiche Erfahrung in Marken-, Handelsaufmachungs- und Urheberrechtsstreitigkeiten und vertritt Mandanten, darunter auch Mandanten aus der Gastronomie, vor Bundesgerichten im ganzen Land und vor dem US-amerikanischen Patent- und Markenamt.
Können Sie uns einen allgemeinen Überblick über das Markensystem in den USA geben und erläutern, worin Ihrer Meinung nach die wichtigsten Unterschiede zum System in der EU und im Vereinigten Königreich bestehen?
Der Schlüssel zum US-amerikanischen Markensystem ist, dass es auf der Nutzung und nicht nur auf der Einreichung beim Markenamt basiert. Im Allgemeinen wird eine US-Registrierung nicht ohne Nachweis der Nutzung im Handel ausgestellt (mit Ausnahme von Registrierungen, die auf ausländischen Anmeldungen basieren). Um eine Registrierung aufrechtzuerhalten, ist ein fortlaufender Nachweis der Nutzung erforderlich, und das US-Markenamt ist sehr genau, was als akzeptabler Nachweis der Nutzung gilt.
Da die Nutzung die Grundlage für Rechte in den USA ist, kann eine Partei, die eine Marke vor der Registrierung verwendet hat, umfangreichere Rechte besitzen als eine Partei, die die Marke später registriert. Wenn beispielsweise Partei X im Jahr 2000 mit der Nutzung einer Marke begann und Partei Y im Jahr 2010 die Registrierung derselben Marke beantragte und dabei das Datum der ersten Nutzung mit 2009 angab, hätte Partei X bessere Rechte und könnte versuchen, die Registrierung von Partei Y zu annullieren.
Ein weiterer wichtiger Unterschied im US-amerikanischen Markensystem ist die inhaltliche Prüfung von Markenanmeldungen, ein strenges Verfahren, das vom Markenamt überwacht wird. Das Markenamt lehnt Anträge für Marken ab, die bestehenden Marken für verwandte Waren oder Dienstleistungen zum Verwechseln ähnlich sind. Dies erfordert oft eine sorgfältige Prüfung der Anmeldestrategie, um die Möglichkeit einer solchen Ablehnung zu minimieren.
Gibt es Ihrer Erfahrung nach bestimmte Herausforderungen oder Fallstricke, auf die jemand häufig stößt, wenn er versucht, seine Marke in den USA zu schützen? Gibt es Ihrer Meinung nach Besonderheiten im Bereich Lebensmittel & Getränke? Wie können Markeninhaber diese Probleme vermeiden?
Die Aufrechterhaltung einer US-Markeneintragung hängt oft davon ab, dass die Nutzung der Marke im US-Handel nachgewiesen wird, ein häufiges Problem, auf das wir stoßen.
Eine weitere häufige Herausforderung sind Konflikte mit früheren Nutzern in den USA. Da US-Markenrechte auf der tatsächlichen Nutzung und nicht auf der Registrierung basieren, ist es nicht notwendig, durchsetzbare Markenrechte zu haben (es ist besser, eine Registrierung zu haben, aber nicht erforderlich), ist es wichtig, vor der Verwendung einer Marke in den USA eine Recherche durchzuführen. Eine solche Recherche sollte nicht auf die Aufzeichnungen des US-amerikanischen Markenamtes beschränkt sein, da diese Aufzeichnungen keine Informationen über Parteien enthalten, die ihre Marken nicht registriert haben. Eine ordnungsgemäß durchgeführte Recherche bietet Einblicke in den Markt und potenzielle Hindernisse.
Die Ausweitung der Nutzung einer Marke kann auch Herausforderungen mit sich bringen, z. B. wenn ein Restaurant Markenlebensmittel verkaufen möchte. Auch hier ist eine ordnungsgemäße Recherche unerlässlich, um Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie auftreten.
Wie einfach ist es, Rechte gegen Rechtsverletzer durchzusetzen? Die USA haben den Ruf, teuer für Rechtsstreitigkeiten zu sein – wie können Markeninhaber hohe Kosten bei der Erlangung/Durchsetzung ihrer Rechte mindern?
Die Durchsetzung von Markenrechten gegen Rechtsverletzer kann unkompliziert sein, aber die Vorgehensweise hängt von den Umständen der Situation ab. Oft ist das Versenden eines Mahnschreibens oder einer Aufforderung zur Entfernung an eine Online-Plattform eine effektive und relativ kostengünstige Möglichkeit, gegen Verletzungen vorzugehen, insbesondere wenn der Markeninhaber eine US-Markeneintragung besitzt.
In manchen Fällen ist jedoch die Einreichung einer Klage erforderlich. Verletzer ignorieren möglicherweise Mahnschreiben und nehmen die Angelegenheit erst dann ernst, wenn sie mit rechtlichen Schritten konfrontiert werden. Die Einreichung einer Klage zwingt den Verletzer nicht nur zur Reaktion, sondern schafft auch den Ruf, Ihre Rechte energisch zu schützen. Dieser Ruf kann andere davon abhalten, in Zukunft Rechte zu verletzen, und sichert so die langfristige Integrität Ihrer Marke.
Da Rechtsstreitigkeiten in den USA kostspielig sein können, entscheiden sich viele Mandanten für alternative Streitbeilegungsmethoden, bevor es zu einem Rechtsstreit kommt. Selbst nach der Klageeinreichung sind sie in der Regel offen für Vergleichsoptionen wie frühzeitige Vergleichsverhandlungen oder Mediation. In bestimmten Fällen kann die Beantragung einer sofortigen einstweiligen Verfügung die Lösung beschleunigen, indem Druck auf den Verletzer ausgeübt wird. Solche Anträge müssen jedoch durch starke rechtliche Argumente und Beweise, die die Notwendigkeit rechtfertigen, gut untermauert werden.
Die Prozesskosten steigen in der Regel während des Beweisermittlungsverfahrens, in dem beide Parteien interne Dokumente wie E-Mails und Texte vorlegen müssen, was aufdringlich und zeitaufwendig sein kann.
Die Stärke der Marke spielt auch eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Eine einzigartige, willkürliche Marke ist viel einfacher durchzusetzen als eine beschreibende. Die frühzeitige Beratung durch einen Anwalt bei der Auswahl eines Markennamens ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Name stark und schutzfähig ist.
Gibt es bestimmte Trends bei Markenanmeldungen in den USA, die sich auf den Sektor Lebensmittel & Getränke beziehen?
Markenbildung wird auf dem heutigen Markt immer wichtiger. Selbst Obst und Gemüse werden jetzt unter Markennamen verkauft, was diese wachsende Bedeutung widerspiegelt. Mit diesem Trend sehen wir auch eine Zunahme von Markenrechtsstreitigkeiten, die vor Gericht landen. In diesem Umfeld kann die Bedeutung der Sicherung des Markenschutzes nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es handelt sich nicht nur um eine rechtliche Formalität, sondern um eine strategische Notwendigkeit.
Zum Beispiel haben viele Cannabis-Marken Namen oder Logos übernommen, die bekannten Lebensmitteln ähneln, was zu rechtlichen Problemen führt. Die Kartoffelchip-/Crisp-Marke Better Made verklagte mehrere Cannabisunternehmen und behauptete, das „Better Smoke“-Logo sei ihrem eigenen Markenzeichen zu ähnlich. In ähnlicher Weise sandte Tootsie Roll Industries, Eigentümer der Marke DOTS Gumdrop (www.tootsie.com/candy/dots), ein Mahnschreiben an Lions Labs, in dem sie aufgefordert wurden, den Namen eines essbaren Produkts von „Potdots“ in „Potpots“ zu ändern. Mars Wrigley leitete auch rechtliche Schritte gegen Cannabisunternehmen ein, die Variationen seiner SKITTLES-Marke (z. B. „Zkittlez“) für ihre Produkte verwendeten.
Verletzungen beschränken sich nicht nur auf Cannabisprodukte, sondern sind auch bei Bier- und Alkoholmarken aufgetreten, wobei sowohl die Markennamen der Artikel als auch das Aussehen der Verpackung betroffen sind.
Es ist von entscheidender Bedeutung, sich frühzeitig im Prozess abzusichern, insbesondere wenn Produkte unerwartet populär werden, wie der Trend zu Pickles-Sandwiches oder die Einführung des Cronut. Durch den sofortigen Schutz Ihrer Marke wird sichergestellt, dass die in die Entwicklung Ihres Produkts investierte Mühe und Kreativität vor potenziellen Verletzungen geschützt sind.
Wenn wir uns genauer auf den Sektor Lebensmittel & Getränke konzentrieren, gibt es in den USA in letzter Zeit Änderungen in der Praxis oder Rechtsprechung, die Markeninhaber kennen sollten, und wie können wir daraus ableiten, wie sich dies in der Praxis auf sie auswirken könnte?
Ansprüche wegen Verletzung von Markenrechten betreffen nicht nur Wörter und Logos, sondern auch das allgemeine Aussehen und Design eines Produkts oder seiner Verpackung. Ein Beispiel hierfür ist die Klage des japanischen Unternehmens hinter den Pocky-Keks-Snacksticks gegen Pepero wegen des Verkaufs eines Produkts mit ähnlichem Aussehen. Dieser Fall unterstreicht, dass nicht nur der Markenname, sondern auch die visuellen Aspekte eines Produkts, die Verbraucher mit Ihrer Marke in Verbindung bringen, geschützt werden müssen.
Grubhub steht derzeit vor einer bedeutenden rechtlichen Herausforderung. Es wird ihm vorgeworfen, zahlreiche Restaurants auf seiner Plattform als Teil seines Service anzubieten, ohne formelle Liefervereinbarungen mit ihnen zu haben. In diesem Fall gab Grubhub Bestellungen bei diesen Restaurants auf, ließ die Bestellungen von ihren Fahrern abholen und an die Kunden ausliefern. Im Gegensatz dazu verloren die Restaurants die Kontrolle über das Kundenerlebnis. Obwohl eine endgültige Entscheidung noch aussteht, unterstreicht der Fall, wie leicht ein Dritter versuchen kann, die Kontrolle über Ihre Marke und das damit verbundene Kundenerlebnis zu übernehmen.
Gibt es insgesamt noch weitere Tipps oder Ratschläge, die Sie jemandem aus dem Sektor Lebensmittel & Getränke geben würden, der seine Marken in den USA schützen möchte?
Die Registrierung von Marken in den USA ist ein wertvolles Instrument zur Durchsetzung und schützt ein wichtiges Unternehmensgut. Dies kann zwar mit Kosten verbunden sein, langfristig können dadurch jedoch die Kosten für Rechtsstreitigkeiten gesenkt und potenzielle Verletzer abgeschreckt werden. Angesichts der einzigartigen Aspekte des US-Marktes ist die Beratung durch erfahrene US-Rechtsanwälte unerlässlich, um den Prozess der Markenregistrierung effektiv zu steuern.
Kommentar von HGF: Das US-Markensystem hat einige einzigartige Anforderungen und manchmal Herausforderungen, die von jedem, der in den Markt eintreten möchte, berücksichtigt werden müssen. Auch wenn es manchmal abschreckend und kostspielig erscheinen mag, ist es klar, dass Markeninhaber, die sich der Vorteile und Fallstricke der Markenregistrierung in den USA bewusst sind, in einer besseren Position sind, um ihre Rechte zu schützen.
Offit Kurman ist eine Full-Service-Anwaltskanzlei der AmLaw 200 mit Niederlassungen an der gesamten Ostküste und in Südkalifornien, die dynamische Unternehmen, Einzelpersonen und Familien betreut. Die 1987 gegründete Kanzlei mit über 280 Anwälten berät Mandanten in mehr als 30 Tätigkeitsbereichen. Offit Kurman hilft bei der Maximierung und dem Schutz des Unternehmenswerts und des persönlichen Vermögens, indem sie innovative und unternehmerische Beratung anbietet, die sich auf die Geschäftsziele, Interessen und Vorgaben der Mandanten konzentriert. Die Kanzlei zeichnet sich durch die Qualität, Breite und globale Reichweite ihrer Rechtsdienstleistungen und eine einzigartige Betriebsstruktur aus, die eine Kultur der Zusammenarbeit fördert.
Die neuesten Nachrichten, Updates und Diskussionen zum Thema geistiges Eigentum im Bereich Lebensmittel und Getränke finden Sie in unserer Gruppe Food & Drink+IP: https://lnkd.in/gnYCr72X
