Voorbereiden op verandering: VK ratificeert UPC Overeenkomst

UPC 'zo spoedig mogelijk' operationeel

De regering van het VK heeft bevestigd dat zij doorgaat met de voorbereidingen voor het ratificeren van de UPC

Overeenkomst. Ondanks de keuze voor Brexit heeft de regering van het VK aangekondigd dat zij de komende maanden zal doorgaan met de voorbereidingen voor de ratificatie. Dit kwam als een grote verrassing voor velen die hadden verwacht dat Brexit een barrière zou zijn voor ratificatie door het VK.

In de regeringsaankondiging werd bevestigd dat het VK zal samenwerken met het UPC Preparatory

Committee om het UPC zo snel mogelijk operationeel te maken. In de aankondiging die de intentie van het VK om te ratificeren bevestigde, werd gesteld dat "het UPC zelf geen EU-instelling is; het is een internationaal octrooigerechtshof en onder de rechters bevinden zich rechters uit het VK". Hoewel dit klopt, wordt er niet gesproken over het feit dat op dit moment deelnemers lidstaat van de EU moeten zijn en het feit dat het hof onderworpen zal zijn aan het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU). Met betrekking tot de verwijzingen naar het CJEU is het niet duidelijk hoe de regering dit probleem wil oplossen in het licht van de eerste toespraak van de premier over Brexit, waarin zij zei: "Onze wetten zullen niet in Brussel, maar in Westminster worden gemaakt. De rechters die deze wetten interpreteren zullen niet in Luxemburg zitting houden, maar in dit land. De autoriteit van EU-wetgeving in Groot-Brittannië zal worden beëindigd."

Nu het echter duidelijk is dat het VK van plan is door te gaan met de ratificatie, moeten alle onzekerheden worden geëlimineerd. Met ook de binnenkort verwachte Duitse ratificatie, zou het UPC in het begin van de herfst van 2017 volledig operationeel kunnen zijn. Octrooihouders zullen snel moeten handelen om zich voor te bereiden op het begrijpen van en navigeren in een nieuw stelsel van eenheidsoctrooien dat vele EU-lidstaten bestrijkt, met een nieuw supranationaal gerechtshof: het UPC. Het UPC krijgt een volledig nieuwe verzameling van procedureregels en het krijgt jurisdictie over eenheidsoctrooien (UP's) en Europese octrooien (EP's) waarvoor niet voor opt-out is gekozen.

Het UPC Preparatory Committee is zelfs in tijden van onzekerheid doorgegaan met de werkzaamheden, waardoor de sunrise-periode om te kiezen voor opt-out van octrooien op ieder moment in 2017 zou kunnen beginnen en het UPC al voor eind 2017 operationeel zou kunnen zijn.

Waarom ratificatie door het VK van de UPC Overeenkomst belangrijk is

Het nieuwe systeem wordt van kracht op het moment dat de UPC Overeenkomst is geratificeerd door 13 deelnemende landen, waaronder zich de drie EU-lidstaten moeten bevinden die in 2012 (het jaar voordat de Overeenkomst werd ondertekend - artikel 89) de meeste octrooien hadden die van kracht werden. Nu het VK zich voorbereidt op ratificatie, is er geen twijfel over mogelijk dat deze drie landen het VK, Duitsland en Frankrijk zijn.

In november 2016 hadden in totaal 11 lidstaten de UPC Overeenkomst geratificeerd: Oostenrijk, België,

Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en Zweden.

Italië, Ierland, Litouwen, Slowakije, Duitsland en het VK ondernemen stappen of gaan door het wetgevingsproces om de UPC Overeenkomst te ratificeren.

We schatten in dat het nieuwe tijdschema voor ratificatie zodanig zal zijn dat het VK en Duitsland vóór het voorjaar van 2017 ratificeren en hun akte van bekrachtiging neerleggen, waardoor voor het UPC de weg wordt vrijgemaakt om in de herfst van 2017 open te gaan en tegelijkertijd via het European Patent Office eenheidsoctrooien beschikbaar zullen komen voor octrooiaanvragers. De deelnemende EU-lidstaten hebben eveneens overeenstemming bereikt over een Protocol waarmee vóór lancering het register kan worden geopend, zodat octrooihouders opt-outs kunnen registreren, die dan van kracht worden op de eerste dag dat het UPC open is.

Welke stappen moet ik nu zetten?

Eenheidsoctrooien zullen altijd onderworpen zijn aan de jurisdictie van het nieuwe UPC; toegekende Europese octrooien zullen ook onderworpen zijn aan de jurisdictie van het UPC en van de relevante nationale gerechtshoven, tenzij is gekozen voor opt-out uit het UPC. Of een octrooihouder zijn of haar toegekende en in behandeling zijnde Europese octrooien wil onderwerpen aan de jurisdictie van het UPC is afhankelijk van vele factoren; er is geen pasklare aanpak. Octrooihouders moeten er niet vanuit gaan dat een opt-out altijd de beste keuze is: er kunnen voordelen aan zitten om in elk geval een deel van uw octrooien onder de jurisdictie van het UPC te laten vallen. Nu de regels en procedures voor het UPC zijn uitgekristalliseerd, overwegen veel octrooihouders een genuanceerde aanpak bij het beheren van de opt-outs (of het onderworpen blijven aan de jurisdictie van het UPC) voor hun octrooienportfolio.

 

Met de ratificatie door het VK van de UPC Overeenkomst op komst is het van essentieel belang dat u uw bestaande octrooienportfolio voorbereidt op het nieuwe landschap voor octrooiprocesvoering in Europa. Wanneer u dat nog niet hebt gedaan, raden we u aan te beginnen met nadenken over uw strategie en over de vraag of u wilt kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC voor uw Europese octrooien. Daarbij moet u de volgende aspecten mee laten wegen:

  • de sterkte van de belangrijke octrooien;
  • de waarde van de technologie die door een octrooi of familie van octrooien wordt gedekt voor uw bedrijf in de betreffende jurisdictie;
  • hoe uw verschillende octrooien onderling met elkaar in verband staan bij het beschermen van uw commerciële producten;
  • de waarschijnlijkheid in uw sector dat een derde een centrale aanval op de validiteit van uw octrooien als aantrekkelijk zal zien;
  • voor octrooien die gezamenlijk bezit zijn of waarop het bedrijf een licentie heeft genomen of die het bedrijf heeft gelicentieerd: wie heeft het recht om opt-out van de Europese octrooien (en alle bijbehorende SPC's) uit te oefenen?

Doe deze oefening ruim vóór de lancering van het UPC, zodat u voldoende tijd hebt om opt-outs uit te voeren voordat het UPC operationeel wordt. Een opt-out wordt pas van kracht nadat deze in het register is ingevoerd.

Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u daarbij helpen en u begeleiding bieden bij het formuleren en implementeren van de strategie van uw bedrijf voor de opening van het UPC.

Wanneer u nog meer vragen hebt over het UPC en opt-out, kunt u contact opnemen met ons speciale

UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.

Disclaimer

Deze achtergrondnota is uitsluitend bedoeld ter informatie en gedachtewisseling en mag niet worden opgevat als bron van juridisch advies. Wanneer u advies over IE nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via UPCReady@hgf.com of een voldoende gekwalificeerde juridische vertegenwoordiger raadplegen.