Voorbereiden op verandering: De beslissing over opt-out uit UPC

Het octrooilandschap van Europa staat op het punt de grootste verandering in een generatie te ondergaan. Dit zal van invloed zijn op alle eigenaren van Europese octrooien, die vóór eind 2016 belangrijke beslissingen over hun portfolio's moeten nemen.

Zelfs als het VK ervoor stemt om uit de EU te treden, blijft het zeer waarschijnlijk dat het eenheidsoctrooi (UP) en het eenheidsoctrooienhof (UPC) van kracht zullen worden en moeten octrooihouders nog steeds beslissingen nemen over hun toegekende Europese octrooien en aanvragen.

We verwachten dat in het eerste of tweede kwartaal van 2017 octrooihouders zullen kunnen kiezen voor het eenheidsoctrooi, dat één enkel octrooi is dat maximaal 26 deelnemende lidstaten van de EU dekt. Daarnaast zullen we de opening van het eenheidsoctrooienhof (UPC) zien, een centraal hof dat de procesvoering voor octrooien in de EU zal transformeren. Het is van cruciaal belang dat u uw bestaande octrooienportfolio voorbereidt op het nieuwe octrooilandschap en het kan zijn dat het live gaan van het UPC slechts 6 maanden van tevoren wordt aangekondigd.

Dit is de eerste van een serie van achtergrondnota's waarin het UPC team van HGF de belangrijkste beslissingen bespreekt die octrooihouders en -aanvragers zullen moeten nemen om door het nieuwe stelsel te navigeren en de beste keuzes voor hun octrooienportfolio's te maken. In deze nota richten we de aandacht op de beslissing die alle eigenaren en aanvragers van Europese octrooien zullen moeten nemen: wel of niet kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van hun octrooien.

De opt-out

Nadat het UPC is geopend, worden toegekende Europese octrooien onderworpen aan de jurisdictie van het UPC en van de relevante nationale gerechtshoven. Dit zal betekenen dat u uw Europese octrooien in een enkel proces kunt afdwingen in alle lidstaten die het UPC hebben geratificeerd en waarvoor het octrooi is gevalideerd.

Het zal ook betekenen dat een Europees octrooi in één enkel proces bij de Central Division van het UPC

kan worden herroepen. Dit is een groot verschil met de huidige situatie, waarin het Europees octrooi een bundel nationale rechten is die alleen individueel kunnen worden herroepen in afzonderlijke procedures bij de nationale gerechtshoven. Omdat dit zo'n fundamentele verandering is voor de procesvoering inzake Europese octrooien, zult u gedurende een overgangsperiode van minimaal 7 jaar kunnen kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van bestaande, in behandeling zijnde en toekomstige Europese octrooien voor de levensduur van die octrooien. De opt-out maakt het voor octrooihouders mogelijk hun huidige positie te handhaven, zodat alle procesvoering moet plaatsvinden bij de betreffende nationale gerechtshoven. De Rules of Procedure staan een sunrise-periode toe voordat het UPC systeem van start gaat, om octrooihouders de mogelijkheid te geven te kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van hun bestaande Europese octrooien voordat het hof de deuren opent.

Moet ik kiezen voor opt-out?

Of u kiest voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van uw toegekende en in behandeling zijnde Europese octrooien zal afhangen van vele factoren; er is geen pasklare aanpak. Octrooihouders moeten er niet vanuit gaan dat een opt-out altijd de beste keuze is: er kunnen voordelen aan zitten om in elk geval een deel van uw octrooien onder de jurisdictie van het UPC te laten vallen. Nu de regels en procedures voor het UPC zijn uitgekristalliseerd, overwegen veel octrooihouders een genuanceerde aanpak bij het beheren van de opt-outs (of het onderworpen blijven aan de jurisdictie van het UPC) voor hun octrooienportfolio.

Redenen om onder jurisdictie van het UPC te blijven (dus niet voor opt-out te kiezen)

• U hebt de mogelijkheid met één enkel inbreukproces een pan-EU maatregel in alle deelnemende lidstaten te verkrijgen.

• De beoogde tijdsduur voor oplossing van procedures bij de rechtbank van eerste aanleg van het UPC is 12 maanden, wat weliswaar equivalent is aan de procedures bij de Engelse, Nederlandse en Duitse gerechtshoven, maar aanzienlijk korter dan de procedures bij vele andere nationale gerechtshoven.

• Na een overgangsperiode van 7 jaar (die waarschijnlijk wordt verlengd tot 14 jaar) kunt u niet meer kiezen voor opt-out van nieuwe Europese octrooien. Waarom niet meteen ervaring opdoen met het nieuwe systeem en invloed uitoefenen op de ontwikkeling ervan?

• U hebt misschien geen enkele keuze. Indien u een licentie neemt op een octrooiaanvrage, kunt u misschien niet bepalen of voor opt-out van het octrooi moet worden gekozen.

1 Er wordt verwacht dat in het begin niet alle 26 lidstaten die de UPC Overeenkomst hebben

ondertekend deze ook zullen hebben geratificeerd, en dan zullen validaties van Europese octrooien in die landen dus op dezelfde manier als onder het huidige systeem worden behandeld.

Redenen om voor opt-out te kiezen

• Eén enkel proces bij de Central Division van het UPC zou tot herroeping van het octrooi kunnen leiden. Een octrooihouder zou daarom kunnen kiezen voor opt-out van het 'kroonjuweel' van zijn of haar portfolio. Dat zou betekenen dat het octrooi alleen per gevalideerde lidstaat kan worden herroepen in een nationaal gerechtshof van dat land.

• Wanneer voor opt-out van een Europees octrooi wordt gekozen, hebben alleen de nationale gerechtshoven de jurisdictie hierover en handhaaft u dus de status quo.

• In het begin zal het UPC een onbekend en ongetest forum zijn. Een zorg over het UPC die we steeds opnieuw horen van octrooihouders is over de kwaliteit en consistente van de gerechtelijke uitspraken in alle Local en Regional Divisions en de Central Division.

• Er zijn geen kosten verbonden aan de opt-out van uw octrooien, maar het is waarschijnlijk dat er voor u administratieve kosten zullen zijn voor bijvoorbeeld besluitvorming over strategie en waarborging dat de opt-out in het volledige portfolio geldig is geïmplementeerd.

• Op voorwaarde dat er geen lopend nationaal proces plaatsvindt, kunt u een opt-out terugtrekken wanneer u in de toekomst wilt profiteren van het UPC (daarna is een tweede opt-out echter niet meer mogelijk is).

Welke stappen moet ik nu zetten?

Wanneer u dat nog niet hebt gedaan, raden we u aan te beginnen met nadenken over uw strategie en over de vraag of u wilt kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC voor uw Europese octrooien.

Daarbij moet u de volgende aspecten mee laten wegen:

• de sterkte van de belangrijke octrooien;

• de waarde van de technologie die door een octrooi of familie van octrooien wordt gedekt voor uw bedrijf in de betreffende jurisdictie;

• hoe uw verschillende octrooien onderling met elkaar in verband staan bij het beschermen van uw commerciële producten;

• de waarschijnlijkheid in uw sector dat een derde een centrale aanval op de validiteit van uw octrooien zal uitvoeren;

• voor octrooien die gezamenlijk bezit zijn of waarop het bedrijf een licentie heeft genomen of die het bedrijf heeft gelicentieerd: wie heeft het recht om opt-out van de Europese octrooien (en alle bijbehorende SPC's) uit te oefenen?

Doe deze oefening ruim vóór de lancering van het UPC, zodat u voldoende tijd hebt om opt-outs uit te voeren tijdens de sunrise-periode.

Wanneer u besluit te kiezen voor opt-out, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de juiste partij of partijen de opt-out uitoefenen, om er zeker van te zijn dat deze op geldige wijze wordt uitgevoerd. Wanneer u de opt-out niet op geldige wijze uitvoert, loopt u het risico dat uw concurrenten het octrooi centraal bij het UPC herroepen.

Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u daarbij helpen en u begeleiding bieden bij het formuleren en implementeren van het UPC plan van uw bedrijf. Wanneer u nog meer vragen hebt over het UPC en opt-out, kunt u contact opnemen met ons speciale UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.