Bent u klaar voor het UPC? Voorbereiden op verandering: een nieuw type octrooi voor Europa

Mei 2016

Dit is de tweede in onze serie van achtergrondnota's waarin we de belangrijkste beslissingen bespreken die octrooihouders en -aanvragers zullen moeten nemen als gevolg van de introductie van eenheidsoctrooien (UP's) en het eenheidsoctrooienhof (UPC) in Europa.

In deze nota richten we de aandacht op de nieuwe mogelijkheid om eenheidsoctrooien te verkrijgen, die beschikbaar zullen zijn voor alle aanvragers die octrooien deponeren via het European Patent Office (EPO). We verwachten dat deze mogelijkheid in het eerste of tweede kwartaal van 2017 beschikbaar zal zijn. Het is van cruciaal belang dat u uw bestaande octrooienportfolio voorbereidt op het nieuwe octrooilandschap, omdat het moment van live gaan van het nieuwe systeem mogelijk slechts 6 maanden van tevoren zal worden aangekondigd.

Wat is het eenheidsoctrooi?

Het eenheidsoctrooi wordt een octrooi dat uniforme bescherming in maximaal 25 deelnemende lidstaten van de Europese Unie biedt. Het UP en UPC systeem kan pas van start gaan wanneer minimaal

13 deelnemende lidstaten de overeenkomst hebben geratificeerd, met inbegrip van Frankrijk, Duitsland en het VK. Op dit moment hebben negen landen geratificeerd: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Portugal en Zweden. Aanvragers hoeven niet afzonderlijk een UP aan te vragen: voor alle bij het EPO aangevraagde en door het EPO beoordeelde en toegekende octrooien bestaat op verzoek van de octrooihouder de mogelijkheid van de eenheidsbescherming te profiteren vanaf de dag dat het systeem live gaat. In het begin zal een eenheidsoctrooi waarschijnlijk niet alle 25 deelnemende lidstaten dekken. De exacte dekking zal afhankelijk zijn van de lidstaten die op dat moment de overeenkomst al hebben geratificeerd.

Aanvragers zullen niet worden gedwongen voor een eenheidsoctrooi te kiezen. Ze zullen nog steeds de huidige praktijk kunnen volgen en de individuele landen te kiezen waarin ze hun Europees octrooi willen valideren. Gezien het feit dat niet alle landen die het EPC hebben ondertekend onderdeel zullen zijn van het eenheidsoctrooi (zoals Kroatië, Spanje, Turkije, Noorwegen), zullen voor maximale dekking combinaties van eenheidsoctrooien en aanvullende validaties van Europese octrooien altijd nodig zijn. Het zal in landen die deelnemen aan het eenheidsoctrooi niet mogelijk zijn om voor één octrooi zowel een eenheidsoctrooi als een individueel Europees octrooi te valideren. Daardoor wordt met het eenheidsoctrooi een nieuwe keuzemogelijkheid toegevoegd voor octrooihouders die via het EPO octrooien hebben verkregen.

Om een eenheidsoctrooi verzoeken

Om een eenheidsoctrooi te verkrijgen, moet een octrooihouder een verzoek om eenheidsoctrooibescherming indienen bij het EPO, niet later dan een maand nadat de vermelding van de toekenning van het octrooi is gepubliceerd. Dit is een kortere deadline dan die waar octrooihouders op dit moment aan gewend zijn voor het valideren van hun Europese octrooien.

Het verzoek om eenheidsbescherming moet de naam van de verzoeker, het nummer van het Europees octrooi waar het eenmakend effect aan moet worden gegeven en de gegevens van de vertegenwoordiger bevatten. Gedurende een overgangsperiode zullen octrooihouders ook een volledige Engelse vertaling van het octrooi moeten indienen indien het octrooi werd toegekend in het Frans of Duits, of een volledige vertaling in een taal van de EU indien het octrooi in het Engels werd toegekend.

Zodra het UP systeem van start gaat, zal het beschikbaar zijn voor alle octrooien die in behandeling zijn, dus niet alleen voor nieuwe aanvragen. Als u dus een octrooi hebt dat op dit moment in behandeling is bij het EPO en u denkt dat het van voordeel zou zijn om eenheidsbescherming te verkrijgen, of in ieder geval als de toekenning waarschijnlijk binnenkort zal plaatsvinden, zou u kunnen overwegen het toekenningsproces te vertragen of een afgesplitste aanvrage in te dienen om de mogelijkheid van een eenheidsoctrooi levend te houden.

Verlengingen

Een van de mogelijke voordelen van een eenheidsoctrooi is de kans om bredere territoriale bescherming te verkrijgen tegen lagere verlengingskosten en lagere administratiekosten gedurende de levensduur van een octrooi.

Voor een eenheidsoctrooi worden aan het EPO slechts eenmaal verlengingskosten betaald voor ieder jaar dat u het octrooi wilt verlengen. Na veel discussie is besloten de verlengingskosten gelijk te maken aan de som van de nationale verlengingskosten die moeten worden betaald in de vier landen waar de meeste Europese octrooien worden gevalideerd, namelijk: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De verwachte verlengingskosten voor de levensduur van een eenheidsoctrooi zijn vermeld in tabel 1.

Of de keuze voor een eenheidsoctrooi commercieel aantrekkelijk is, zal daarom afhangen van de reikwijdte van de vereiste bescherming en de kosten van een eenheidsoctrooi en de reikwijdte en kosten van klassieke Europese octrooivalidaties. Het is onze ervaring dat de reikwijdte van Europese octrooivalidaties in de verschillende technologische vakgebieden sterk varieert en of een eenheidsoctrooi aantrekkelijk zal zijn is dus afhankelijk van de sector en specifiek voor ieder bedrijf.

In tabel 2 worden de verlengingskosten voor verschillende validatiestrategieën tijdens de levensduur van een octrooi met elkaar vergeleken.

Oppositie en procesvoering

De bestaande oppositieprocedure van het EPO zal ook van toepassing zijn op eenheidsoctrooien, op dezelfde manier als dit nu voor Europese octrooien het geval is. Een oppositie moet binnen negen maanden na publicatie van de vermelding dat het octrooi is toegekend bij het EPO worden ingediend. Voor het doel van de oppositie zal het EPO het octrooi als één enkele entiteit behandelen, ongeacht het land waarin het is gevalideerd en ongeacht of het een eenheidsoctrooi is of niet.

Het UPC zal de exclusieve jurisdictie hebben voor procesvoering inzake eenheidsoctrooien, waarvoor geen opt-out mogelijk is zoals voor Europese octrooien. Octrooihouders zouden kunnen overwegen een afgesplitste aanvrage voor een Europees octrooi in te dienen, zodat het moederoctrooi als Europees octrooi kan worden gevalideerd en voor opt-out uit het UPC kan worden gekozen, en het opgesplitste octrooi kan worden gevalideerd als eenheidsoctrooi, of omgekeerd. Hierdoor krijgen octrooihouders de mogelijkheid te kiezen waar ze processen willen voeren: het UPC of de nationale gerechtshoven.

Een nieuwe overweging voor medeaanvragers is dat de locatie van de eerstvermelde aanvrager van een eenheidsoctrooi bij het EPO bepaalt welke wetgeving van toepassing zal zijn op het eenheidsoctrooi in alle volgende processen. Voor het eerst moet dus zorgvuldig over de volgorde waarin medeaanvragers worden vermeld worden nagedacht, zowel bij alle nieuwe aanvragen voor Europese octrooien als bestaande aanvragen.

Redenen om te verzoeken om een eenheidsoctrooi

•      Wanneer u het octrooi in meer dan 4 deelnemende lidstaten wilt valideren, zijn er misschien besparingen op de verlengingskosten gedurende de levensduur van het octrooi mogelijk.

•     Verzoeken om een eenheidsoctrooi zou veel eenvoudiger kunnen zijn dan voldoen aan de validatievereisten in meerdere EPC-landen.

•     Processen over eenheidsoctrooien kunnen uitsluitend worden gevoerd bij het UPC. Hierdoor hebt u de mogelijkheid met één enkel inbreukproces een pan-EU maatregel in alle deelnemende lidstaten te verkrijgen. Een eenheidsoctrooi zal echter ook altijd kwetsbaar zijn voor centrale herroeping bij het UPC en u kunt bij een eenheidsoctrooi niet kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC.

•     Bij uitvindingen die waarschijnlijk belangrijk zullen worden voor het bedrijf zou een aanvrager moeten overwegen afgesplitste Europese octrooiaanvragen in te dienen, om maximale flexibiliteit in de keuze van de jurisdictie te verkrijgen.

•     De beoogde tijdsduur voor oplossing van procedures bij de rechtbank van eerste aanleg van het UPC is 12 maanden, wat weliswaar equivalent is aan de procedures bij de Engelse, Nederlandse en Duitse gerechtshoven, maar aanzienlijk korter dan de procedures bij vele andere nationale gerechtshoven of het EPO.

•     Een eenheidsoctrooi kan worden gelicentieerd voor het grondgebied van alle of van een deel van de deelnemende lidstaten, maar alle aanvallen of verwijzingen zullen betrekking hebben op alle licenties, omdat het octrooi een eenheidsrecht is.

•      Indien u een licentie neemt op een octrooiaanvrage en in uw licentieovereenkomst niet kunt bepalen of de aanvrage als eenheidsoctrooi moet worden toegekend, hebt u geen enkele keuze.

•      Indien u geïnteresseerd bent in validatie in slechts 4 landen of minder die deelnemen aan het UPC, kan het zijn dat een eenheidsoctrooi niet kostenefficiënt is voor uw bedrijf. Alleen een Europese octrooivalidatie verwijdert het octrooi echter niet uit de jurisdictie van het UPC, want hiervoor is opt-out van het octrooi nodig. Dit wordt besproken in onze achtergrondnota 'De beslissing over opt-out uit UPC'.

Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u daarbij helpen en u begeleiding bieden bij het formuleren en implementeren van de UPC strategie van uw bedrijf.

Wanneer u nog meer vragen hebt over eenheidsoctrooibescherming, kunt u contact opnemen met ons speciale

UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.