Voorbereiden op verandering: De impact van het UPC op licenties, eigenaarschap en SPC's

In de algemene discussies over het eenheidsoctrooi en het UPC zijn er een aantal belangrijke punten waar gemakkelijk overheen wordt gekeken. In onze derde achtergrondnota in deze serie kijken we naar licenties, eigenaarschap en SPC's in de context van eenheidsoctrooien en het eenheidsoctrooienhof. Als onderdeel van uw plan om klaar voor het UPC te zijn, zou u zorgvuldig moeten nadenken over de impact van al deze punten. Door nu actie te ondernemen zult u doeltreffende voorbereidingen kunnen treffen voor de start van het nieuwe systeem.

De positie van licentiehouders

Alle licentiehouders van Europese octrooien (EP's) zullen met de introductie van het UPC te maken krijgen. Alle bestaande EP's waarop geen actie wordt ondernomen, zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van het UPC en daarom moet voor ieder bestaand EP de beslissing worden genomen of er wel of niet voor opt-out uit de jurisdictie van het nieuwe hof wordt gekozen. Helaas zullen licentiehouders van Europese octrooien niet automatisch het recht krijgen mee te beslissen of voor het octrooi wel of niet voor opt-out wordt gekozen. Bij afwezigheid van een overeenkomst tot het tegendeel kan de eigenaar van het octrooi daarom zelf besluiten over wel of geen opt-out, zonder de licentiehouder daarover te raadplegen.

Wat kunnen licentiehouders doen om hun positie te beschermen? Vroeg overleg met de octrooi-eigenaar is de sleutel. De licentiehouder zou een besluit moeten nemen over de geprefereerde opt-out-strategie en deze aan de octrooi-eigenaar communiceren. Voordat het UPC start, zal er slechts een korte periode zijn om voor EP's voor opt-out te kiezen (de sunrise-periode) en deze periode zou al eind 2016 kunnen beginnen, reden waarom nu actie moet worden ondernomen. Wanneer tijdens de sunrise-periode niet voor opt-out wordt gekozen voor een EP, zou een derde een centrale procedure voor herroeping kunnen initiëren zodra het UPC begint te bestaan en op die manier het octrooi op effectieve wijze in het UPC systeem kunnen vastzetten.

In veel gevallen liggen de belangen van de licentiehouder en de octrooi-eigenaar op één lijn. Er kan echter ook gebrek aan overeenstemming zijn, misschien een echt verschil van mening of zelfs een opportunistische poging van de octrooi-eigenaar de licentievoorwaarden opnieuw punt van onderhandeling te maken. Het kan ook voorkomen dat de octrooi-eigenaar zich in de moeilijke positie bevindt meerdere licentiehouders te hebben, die verschillende standpunten hebben over het wel of niet kiezen voor opt-out. In het geval van een meningsverschil is het onwaarschijnlijk dat de bestaande licentieovereenkomsten het probleem kunnen oplossen, hoewel het nog steeds de moeite waard kan zijn de licentievoorwaarden goed te bekijken.

Impact op andere overeenkomsten

Vergeet niet dat licentiëring van octrooien ook kan voortvloeiende uit vele andere typen overeenkomsten, bijvoorbeeld overeenkomsten inzake materiaaloverdracht, overeenkomsten inzake onderzoek en contractdiensten, productieovereenkomsten of ontwikkelings- en commercialiseringsovereenkomsten. Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke overeenkomsten al specifieke bepalingen bevatten inzake opt-out of toekomstige validatie van Europese octrooien als eenheidsoctrooien. Uw UPC-klaar-strategie zou een beoordeling van dit soort overeenkomsten moeten bevatten om te zien of u nu al actie moet ondernemen.

Nieuwe IE overeenkomsten

In alle nieuwe overeenkomsten die bepalingen bevatten waarmee het eigenaarschap en gebruik van octrooien in Europa wordt geregeld, moet rekening worden gehouden met de impact van het UPC. Daarbij moeten met name de volgende problemen worden behandeld:

  • Wanneer meerdere partijen betrokken zijn: welk proces wordt gebruikt om tijdig overeenstemming te bereiken over wel of geen opt-out van Europese octrooien uit de jurisdictie van het UPC?
  • Wie neemt de beslissing om processen te voeren bij de nationale gerechtshoven of bij het UPC en wie wordt er verantwoordelijk voor de procesvoering en het financieren ervan?
  • Als de overgangsperiode (minimaal 7 jaar) eenmaal voorbij is, zal er geen enkele mogelijkheid meer zijn te kiezen voor opt-out. Wie zal besluiten of vóór het einde van de overgangsperiode moet worden gekozen voor opt-out?
  • Wie neemt de beslissing om wel of niet te kiezen voor opt-out wanneer er op dit moment sprake is van een feitelijke of dreigende inbreuk, om het octrooi wel of niet centraal bij het UPC te kunnen afdwingen?
  • Wanneer er Europese octrooiaanvragen zijn die door de overeenkomst worden gedekt, moet er nu of bij de toekenning voor opt-out worden gekozen of moeten deze onder de jurisdictie van het UPC blijven?
  • Moet er voor alle in de toekomst toegekende octrooien eenheidsbescherming worden verkregen of moet de route van het traditionele Europees octrooi worden gevolgd?

Ook is het belangrijk over bovenstaande kwesties na te denken bij alle beoordelingen van IE activa in het kader van due diligence (zorgvuldigheid) die worden gemaakt voor inlicentieneming of acquisitie. Een project voor due diligence met de bijbehorende onderhandelingen over de overeenkomst is vaak een goede gelegenheid om te waarborgen dat alle opt-out kwesties zijn opgelost en moeilijkheden in de toekomst worden voorkomen.

Wie is de eigenaar?

Een recht tot opt-out moet worden uitgeoefend door de eigena(a)r(en) van een Europees octrooi. Het identificeren van de eigena(a)r(en) kan weleens ingewikkelder zijn dan gedacht, in het bijzonder bij IE die voortvloeit uit samenwerkingsverbanden met derden of waarbij complexe regels binnen een groep bestaan, bijvoorbeeld wanneer in bepaalde landen verschillende lokale entiteiten het eigenaarschap hebben. Wees u ervan bewust dat de entiteit die bij het betreffende octrooibureau als eigenaar vermeld staat mogelijk niet het recht op opt-out mag uitoefenen. Het komt heel vaak voor dat uit kostenbesparingsoogpunt de overdracht van een octrooi niet bij het betreffende octrooibureau wordt gemeld. Om recht te doen aan deze situatie, bepalen de Rules of Procedure of the UPC dat de entiteit die het recht op opt-out moet uitoefenen de entiteit is die'"het recht heeft" te worden geregistreerd als de eigenaar. Wanneer er dus een toekenning van rechten heeft plaatsgevonden die niet werd geregistreerd, moet zorgvuldig worden gecontroleerd of een uitgevoerde opt-out werkelijk van kracht is. Een opt-out is uitsluitend van kracht vanaf de datum dat het op geldige wijze is geregistreerd, en dus maken alle fouten een opt-out ongeldig en dragen ze het risico van procesvoering bij het UPC in zich.

Gezamenlijk eigenaarschap/co-eigenaarschap van Europese octrooien

Octrooien onder gezamenlijk eigenaarschap of co-eigenaarschap (i.e. waarbij verschillende validaties eigendom zijn van verschillende eigenaren) zorgen voor hun eigen problemen met betrekking tot het UPC. De onmiddellijke zorg is de uitoefening van het recht op opt-out. Bij afwezigheid van een overeenkomst tot het tegendeel kan voor een Europees octrooi dat onder gezamenlijk of co-eigenaarschap valt het recht op opt-out uit de jurisdictie van het UPC uitsluitend worden uitgeoefend wanneer alle eigenaren van het Europees octrooi het met elkaar eens zijn over de opt-out. Wanneer er geen overeenstemming is, kan de opt-out niet op geldige wijze worden uitgeoefend.

Net als bij licentiëringssituaties is het onwaarschijnlijk dat een bestaande overeenkomst tussen de eigenaren van een Europees octrooi (als zo'n overeenkomst al bestaat) de kwestie van uitoefening van het recht op opt-out regelt. Wanneer er overeenstemming is, moet bestaande overeenkomsten echter minutieus worden nageplozen om te zien of er bepalingen zijn die de verantwoordelijkheden kunnen helpen verduidelijken. Bij afwezigheid van bepalingen die daarbij kunnen helpen is het de moeite waard om te overwegen zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan met de partij met wie u gezamenlijk of co-eigenaar van een Europees octrooi bent.

Bij het controleren of uw portfolio bestendig is voor de toekomst moet u voor alle nu in behandeling zijnde Europese octrooien uit naam van gezamenlijke aanvragers nadenken over de volgorde waarin deze gezamenlijke aanvragers worden vermeld. Wanneer de aanvrage eenmaal is toegekend en er zou procesvoering over plaatsvinden bij het UPC, zal de volgorde van aanvragers bepalen welk recht door het hof wordt toegepast met betrekking tot bepaalde punten. Daarnaast moeten alle overeenkomsten voor gezamenlijk eigenaarschap van Europese octrooien bepalingen bevatten die de kwestie van uitoefening van het recht op opt-out regelen. Verder moeten alle partijen zich bewust zijn van het feit dat wanneer er geen recht op opt-out wordt uitgeoefend voor een Europees octrooi, alle procedures inzake herroepingen bij het UPC tegen alle eigenaren van het Europees octrooi zullen worden aangespannen. De co-eigenaren moeten zich afvragen hoe ze die situatie willen aanpakken, vooral met betrekking tot de kosten.

SPC's

Met SPC's (aanvullende beschermingscertificaten) kan octrooibescherming voor biofarmaceutische en agrochemische producten worden uitgebreid. Ze worden toegekend om de innovator te compenseren voor verlies van effectieve looptijd van een octrooi als gevolg van vertragingen bij het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen bij de regelgevende instanties. Hoewel het aantal toegekende SPC's in Europa relatief laag is, kunnen deze rechten extreem waardevol zijn voor innovatoren. Op dit moment is het onderlinge samenspel van UPC en SPC's nog een werk in uitvoering. Het is duidelijk dat tijdens de overgangsperiode (minstens 7 jaar) voor SPC's een recht op opt-out uit de jurisdictie van het UPC kan worden uitgeoefend. Een aanvrage tot opt-out voor een Europees octrooi zal zich inderdaad uitstrekken tot alle SPC's die op dat Europees octrooi zijn gebaseerd, en dit is met inbegrip van SPC's die zijn toegekend na indiening van de aanvrage tot opt-out uit voor het Europees octrooi. Er moet extra zorgvuldigheid worden betracht bij het uitoefenen van het recht op opt-out, omdat de eigenaren van het onderliggende Europees octrooi het recht op opt-out samen met de houders van SPC moeten uitoefenen, zelfs als het Europees octrooi al is verlopen.

Wanneer een aanvrager besluit een Europees octrooi als eenheidsoctrooi te valideren, is de exacte procedure voor het verkrijgen van een op het eenheidsoctrooi gebaseerd SPC nog niet duidelijk. Het is waarschijnlijk dat het eenheidsoctrooi op z'n minst kan dienen als basis voor nationale SPC's die worden toegekend door de nationale octrooibureaus. Bepaalde industriële organisaties lobbyen voor een eenheids-SPC, maar hiervoor zijn meer overeenkomsten tussen de lidstaten nodig en het is onwaarschijnlijk dat men tot overeenstemming zal komen voordat het UPC systeem de lucht in gaat. Een ander idee dat ook zou moeten worden overwogen is de mogelijkheid om pediatrische verlengingen van op eenheidsoctrooien gebaseerde SPC's te verkrijgen.

Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u daarbij helpen en u begeleiding bieden bij het formuleren en implementeren van de UPC strategie van uw bedrijf.

Wanneer u nog meer vragen hebt over de impact van UPC op licenties, eigenaarschap en SPC's (aanvullende beschermingscertificaten), kunt u contact opnemen met ons speciale UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.

Disclaimer

Deze achtergrondnota is uitsluitend bedoeld ter informatie en gedachtewisseling en mag niet worden opgevat als bron van juridisch advies. Wanneer u advies over IE nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via UPCReady@hgf.com of een voldoende gekwalificeerde juridische vertegenwoordiger raadplegen.