Voorbereiden op verandering: Brexit en het UPC

Nu het VK op een koers ligt om uit de EU te treden, wordt in deze achtergrondnota de impact besproken die dat zal hebben op Europese octrooien en op de lancering van het eenheidsoctrooi (UP) en het eenheidsoctrooienhof (UPC).

Er is geen impact op de toekenning van Europese octrooien

Het Europees Octrooiverdrag (EPC) is een internationaal, niet een Europees verdrag, en daarom zal Brexit niet van invloed zijn op de toekenning van Europese octrooien en de validatie van Europese octrooien in het VK. Octrooihouders zullen nog steeds in staat zijn bij het European Patent Office (niet een EU-instelling) octrooibescherming voor het VK te verkrijgen, op precies dezelfde manier als ze dat nu doen. In het VK gevestigde Europese octrooigemachtigden zullen kunnen doorgaan met het bij het EPO indienen, vervolgen, valideren en opposeren van Europese octrooien voor hun cliënten die alle aanduidingen bestrijken zoals dat nu praktijk is.

Wat zal er gebeuren met het UPC en het UP?

De toekomst van het UPC is onzeker en de lancering ervan zal door de uittreding van het VK uit de EU zeker worden uitgesteld, misschien enkele jaren. Het VK heeft niet 'Artikel 50' geactiveerd, dat formeel de intentie signaleert om de twee jaar durende periode van onderhandelingen over terugtreding uit de EU te starten. Op dit moment is er geen duidelijkheid over wanneer dat zou kunnen gebeuren en tot aan het einde van die periode blijft het VK lid van de EU.

Indien na opnieuw onderhandelen het UPC dan van kracht wordt omdat het VK geen deel van de EU zal zijn, zal het eenheidsoctrooi zich niet uitstrekken tot het VK en zal de jurisdictie van het eenheidsoctrooienhof niet het VK dekken. In het VK gevestigde Europese octrooigemachtigden zullen echter wel in staat zijn de UP-aanduiding te valideren en cliënten te vertegenwoordigen bij de gerechtshoven van het UPC. Omdat de meeste octrooihouders het VK als een integraal onderdeel van hun Europese octrooibescherming beschouwen (50% van de Europese octrooien wordt alleen gevalideerd in het VK, Duitsland en Frankrijk1) zullen aanvragers de octrooibescherming in het VK willen behouden. Net als nu het geval is, zullen octrooihouders hun Europese octrooi afzonderlijk voor het VK kunnen valideren om bescherming in het VK van de toegekende octrooiaanvrage te verkrijgen.2

Het ratificatieproces van het VK was begonnen, maar het is niet waarschijnlijk dat de politieke wil er zal zijn om dat proces te voltooien. Het UPC kan alleen van kracht worden wanneer het is geratificeerd door 13 landen, waaronder zich de drie EU-lidstaten moeten bevinden waarin in

2012 (het jaar voordat de Overeenkomst werd ondertekend (artikel 89)) de meeste octrooien van kracht werden. Als het VK eenmaal uit de EU is getreden, zijn de drie

EU-landen die moeten ratificeren Duitsland, Frankrijk en Italië. In juni 2016 hadden in totaal 10

lidstaten de UPC Overeenkomst geratificeerd: Oostenrijk, België, Bulgarije Denemarken, Finland,

Frankrijk, Luxemburg, Malta, Portugal en Zweden.3 Italië, Litouwen en Duitsland gaan door het wetgevingsproces om de UPC Overeenkomst te ratificeren, hoewel niet duidelijk is of het wetgevingsproces in deze landen nu wordt opgeschort.

Er wordt verwacht dat de deelnemende EU-lidstaten het Londense gedeelte van de Central Division van het UPC naar een land binnen de EU zullen verplaatsen. De mogelijke kanshebbers voor de nieuwe gerechtshoflocatie zijn Milaan en Den Haag. Dit vereist echter heropening van op z'n minst artikel 7(2) van de UPC Overeenkomst. Er zijn enige zorgen over geuit dat een amendement op de UPC Overeenkomst zou kunnen leiden tot nieuwe onderhandelingen op andere punten, wat nog meer vertraging of zelfs volledige ineenstorting van de overeenkomst tot gevolg zou kunnen hebben.

1 Tabel 2 van definitieve versie van Commission Staff Working Paper SEC(2011) 482 'Impact Assessment', waarmee uitgebreide samenwerking op het gebied van het scheppen van een eenheidsoctrooibescherming wordt geïmplementeerd.

2 Alternatief zouden octrooihouders ook de nationale route van GB-aanduiding bij het UKIPO kunnen volgen.

3 Ratificatiegegeven kunnen worden gevonden via de Europese Raad.

Wat gebeurt er met VK-octrooien als het UPC van start gaat?

Indien het UPC van start gaat, zullen nationale procedures bij het octrooienhof van het VK nodig zijn om Europese octrooien in het VK af te dwingen, omdat de jurisdictie van het UPC zich niet uitstrekt tot het VK. Alle procedures inzake herroepingen zouden op nationaal niveau gevoerd moeten worden, net als nu het geval is. Het zal echter interessant zijn om te zien of het octrooienhof van het VK zijn procedures zal aanpassen, zodat ze meer lijken op het UPC systeem, en of er zal worden gepoogd de algemene kosten van het VK-systeem te verlagen, zodat deze meer in lijn komen te liggen met de verwachte kosten van gebruik van het UPC.

Zullen het UP en het UPC aantrekkelijk zijn zonder deelname van het VK?

Zonder het VK, dat op dit moment een van de belangrijkste economieën in de regio is en een hoog niveau van octrooiaanvragen en -procesvoering heeft, zal het UPC commercieel minder aantrekkelijk zijn. Als het huidige 'Top 4' kostensysteem wordt gehandhaafd, zal het eenheidsoctrooi een financieel minder aantrekkelijke optie zijn. Als het VK niet meedoet aan het UPC, zullen octrooihouders niet in staat zijn een door het eenheidsoctrooienhof toegekende maatregel af te dwingen in het VK. Tenslotte zal het UPC ook niet langer het voordeel hebben van de rechtstreekse invloed van de hogelijk gerespecteerd rechters van het octrooienhof van het VK om de jurisprudentie vorm te geven.

Wat voor impact zal het uittreden uit de EU door het VK hebben op beslissingen over opt-out?

De introductie van het UPC zal van invloed zijn op alle eigenaren van Europese octrooien omdat, tenzij ze hebben gekozen voor opt-out, deze in de deelnemende EU-lidstaten onderpen zullen zijn aan de jurisdictie van het UPC.4. Met het VK klaar om uit te treden uit de EU, zullen de Europese octrooien die in het VK zijn toegekend en in behandeling zijn niet langer onderworpen zijn aan de jurisdictie van het UPC, omdat het VK buiten de jurisdictie van het UPC zal vallen. De positie van het VK buiten het UPC systeem om kan de beslissing om voor opt-out te kiezen voor bepaalde octrooihouders eenvoudiger maken.

Zelfs met de onzekerheid over de lancering van het UPC is het belangrijk ervoor te zorgen dat uw Europese octrooien klaar voor het UPC zijn. Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u daarbij helpen en u begeleiding bieden bij het formuleren en implementeren van de UPC strategie van uw bedrijf.

Wanneer u nog meer vragen hebt over het UPC en opt-out, kunt u contact opnemen met ons speciale

UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.

4 Zie onze achtergrondnota over de opt-out.

Disclaimer

Deze achtergrondnota is uitsluitend bedoeld ter informatie en gedachtewisseling en mag niet worden opgevat als bron van juridisch advies. Wanneer u advies over IE nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via UPCReady@hgf.com of een voldoende gekwalificeerde juridische vertegenwoordiger raadplegen.