Brexit en uw handelsmerken - Enkele praktische vragen beantwoord

Juli 2016

Ongetwijfeld hebt u vele updates van IE advocatenkantoren ontvangen waarin het mogelijke nieuwe landschap voor IE rechten in het VK en de EU op lange termijn wordt besproken. Sommige zijn lang, sommige zijn kort, andere zijn academisch maar misschien helemaal niet praktijkgericht.

In onderstaande achtergrondnota wordt ingegaan op enkele van de meer praktische vragen en zorgen rondom het beheren van uw merkenportfolio in het licht van Brexit. Met verandering komt ook een kans, en wij van HGF zijn er om u te helpen die kans optimaal te benutten. We claimen niet dat we volledig weten wat er de komende jaren na Brexit zal gebeuren, niemand weet dat, maar we hopen dat onderstaande eerste praktische punten u een eind op weg zullen helpen.

Als Europees kantoor van specialisten op het gebied van intellectuele eigendom met vestigingen in zowel het VK als het vasteland van Europa zal HGF doorgaan met het bieden van een volledig geïntegreerd team van professionals in de EU, die niet alleen merken afhandelen, maar ook octrooien, modellen en conflicten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Moet ik nu al iets doen met mijn EUTM's?

Nee, u hoeft nu nog geen actie te ondernemen met betrekking tot uw EUTM-portfolio. In de komende maanden en jaren zullen de gevolgen van de uittreding van het VK uit de EU duidelijk worden en zullen er nieuwe procedures in het leven worden geroepen om uw merkrechten onverkort te behouden. HGF zal u tijdens de ontwikkelingen op de hoogte stellen en geïnformeerd houden, en klaar staan om advies te geven en u te helpen uw strategie voor Europese merken nu en in de toekomst te bepalen, zowel vóór als na Brexit.

Wanneer zal Brexit een rechtstreekse impact op mijn handelsmerkenportfolio hebben?

Waarschijnlijk de komende twee of drie jaar niet, en mogelijk langer. De nationale merkrechten in het VK zullen in het geheel niet worden beïnvloed door Brexit. U hebt dus met name de tijd om na te denken en die beslissingen te nemen die het beste zijn voor uw merken. HGF staat klaar om u te adviseren.

Gedurende enige tijd zal alles gewoon blijven zoals het was, omdat er waarschijnlijk enkele jaren overheen gaan voordat het VK officieel uit de EU treedt. Zodra het VK 'Artikel 50' van het Verdrag van Lissabon heeft geactiveerd, signaleert dat formeel de intentie om de twee jaar durende, verlengbare periode van onderhandelingen over terugtreding uit de EU te starten. Op dit moment is er geen duidelijkheid over wanneer dat zou kunnen gebeuren en tot aan het einde van die periode blijft het VK lid van de EU, zonder dat er iets verandert aan EU IE rechten, met inbegrip van handelsmerken.

Moet ik mijn strategie voor merkdeponering nu wijzigen?

Over het algemeen is het antwoord op deze vraag: nee. We hebben aanbevelingen gezien om als soort vanzelfsprekendheid voor één en hetzelfde merk zowel VK als EUTM depots in te dienen. We raden u aan geen onnodige depots in te dienen; het beste is om uitsluitend afzonderlijke depots in te dienen, wanneer daar een reden voor is.

Het is vrijwel zeker dat overgangsbepalingen zullen worden ingesteld om kostenefficiënte omzetting van bestaande en in behandeling zijnde EUTM inschrijvingen te faciliteren, zonder verval van depotdatums en/of prioriteits- en senioriteitsdatums.

Wat kunt u zeggen over verlengingen en beroepen op anciënniteit met betrekking tot het VK en EUTM merken?

Hoewel inroepen van senioriteitsclaims voor VK registraties in EU merkaanvragen heeft geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen doordat hierdoor vernieuwing van de losse VK registraties niet langer nodig was, adviseren we toch om op dit moment niet die weg te kiezen. Wanneer er voor één en hetzelfde merk afzonderlijke VK en EUTM inschrijvingen zijn, is het misschien aan te bevelen deze vanaf nu afzonderlijk te verlengen en te handhaven.

Zoals we bovenstaand al schreven, zullen er ongetwijfeld overgangsbepalingen worden ingesteld voor het converteren van bestaande EUTM inschrijvingen in VK merken.

En hoe staat het met overdracht van merken, licenties en overeenkomsten die de EU dekken?

In alle nieuwe overeenkomsten die bepalingen bevatten waarmee het eigenaarschap en gebruik van merken in de EU wordt geregeld, moet rekening worden gehouden met het territoriale bereik van de overeenkomst en, met name, hoe de EU is gedefinieerd op de datum van overeenkomst.  Partijen in bestaande overeenkomsten kunnen het beste de bepalingen opnieuw bekijken zodra de situatie met betrekking tot de EUTM omzetting is geregeld; HGF kan u helpen bij het evalueren van al uw overeenkomsten inzake EU handelsmerken.

Mag HGF doorgaan met optreden als mijn merkvertegenwoordiger bij het EUIPO?

Ja. De rechten die de adviseurs van HGF hebben om te mogen vertegenwoordigen bij het EUIPO zijn op geen enkele wijze veranderd.

Tot het tijdstip dat het VK formeel uit de EU treedt, zullen de adviseurs van HGF exact dezelfde rechten tot vertegenwoordiging hebben als ze nu hebben. Zelfs na de formele uittreding uit de EU zal HGF over gekwalificeerde Europese merkgemachtigden beschikken, die over volledige, onbeperkte rechten tot vertegenwoordiging beschikken; er zal dus op geen enkel moment een onderbreking in onze dienstverlening zijn.

Wanneer u vragen of zorgen hebt over IE rechten in het VK buiten de EU of graag meer advies wilt over deze kwestie, kunt u contact opnemen met uw vaste gemachtigde bij HGF of met David Potter, hoofd Handelsmerken bij HGF, per e-mail via dpotter@hgf.com of telefonisch via +44 (113) 233 0100.