Brexit en het UPC

Het VK moet de UPC Overeenkomst ratificeren, ongeacht Brexit.

Op 28 november 2016 kondigde de regering van het VK onverwacht aan dat zij de intentie had door te gaan met de voorbereidingen voor het ratificeren van de UPC Overeenkomst.  Ondanks de keuze voor Brexit in juni 2016, heeft de regering van het VK aangekondigd dat zij de komende maanden zal doorgaan met de voorbereidingen voor de ratificatie.  Dit kwam als een grote verrassing voor velen die hadden verwacht dat Brexit een barrière zou zijn voor ratificatie door het VK.

Na de plotselinge aankondiging dat het VK van plan is de UPC Overeenkomst te ratificeren, staat het octrooilandschap van Europa opnieuw op het punt de grootste verandering in een generatie te ondergaan.  Eigenaren van Europese octrooien die dachten dat ze een beetje lucht hadden gekregen moeten nu belangrijke beslissingen nemen over hun octrooienportfolio's en zichzelf erop voorbereiden snel te handelen.

Het UPC Preparatory Committee is zelfs in tijden van onzekerheid doorgegaan met de werkzaamheden, waardoor de sunrise-periode om te kiezen voor opt-out van octrooien op ieder moment vanaf voorjaar 2017 zou kunnen beginnen en het UPC al vanaf herfst 2017 maar vóór eind 2017 operationeel zou kunnen zijn. 

Het eenheidsoctrooienhof (UPC)

Het UPC zal een nieuw gerechtshof zijn met een nieuwe verzameling procedures en regels, die door de deelnemende lidstaten zijn overeengekomen. Met de "Rules of Procedure" van het UPC is getracht een groot bereik aan juridische procedures dat in heel Europa beschikbaar is voor rechtzoekenden inzake octrooien tot een coherent geheel te maken. Dat is een behoorlijk wapenfeit, gezien de verschillen in tradities van het gemene recht en het burgerlijk recht in Europa.

Het UPC zal bestaan uit een Court of First Instance (Rechtbank van Eerste Aanleg) met een Central Division en Local en Regional Divisions, een Court of Appeal (Hof van Beroep) en een Registry.  De Central Division zal voornamelijk procedures inzake herroepingen en verklaringen van niet-inbreuk afhandelen.  De Local en Regional Divisions zullen inbreuk behandelen, met inbegrip van voorlopige voorzieningen.  Er zijn ook regels voor de manier waarop de diverse gerechtshoven tegenvorderingen, schorsingen en verwijzingen naar andere gerechtshoven kunnen afhandelen.

De Central Division zal zijn hoofdkwartier in Parijs hebben, met divisies in Londen (farmaceutica, chemie en medische hulpmiddelen) en München (werktuigbouw), waarbij Parijs elektronica en software behandelt.

De opt-out

Nadat het UPC is geopend, worden toegekende Europese octrooien onderworpen aan de jurisdictie van het UPC en van de relevante nationale gerechtshoven. Dit zal betekenen dat octrooihouders Europese octrooien in een enkel proces kunt afdwingen voor alle lidstaten die de UPC Overeenkomst hebben geratificeerd en waarvoor het octrooi is gevalideerd.  Het zal ook betekenen dat een Europees octrooi in één enkel proces bij de Central Division van het UPC kan worden herroepen. Dit is een groot verschil met de huidige situatie, waarin het Europees octrooi een bundel nationale rechten is die alleen individueel kunnen worden herroepen in afzonderlijke procedures bij de nationale gerechtshoven.

Omdat dit zo'n fundamentele verandering is voor de procesvoering inzake Europese octrooien, zullen octrooihouders gedurende een overgangsperiode van minimaal 7 jaar kunnen kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van bestaande, in behandeling zijnde en toekomstige Europese octrooien voor de levensduur van die octrooien. De opt-out maakt het voor octrooihouders mogelijk hun huidige positie te handhaven, zodat alle procesvoering moet plaatsvinden bij de betreffende nationale gerechtshoven. De Rules of Procedure staan een sunrise-periode van enkele maanden toe voordat het UPC systeem van start gaat, om octrooihouders de mogelijkheid te geven te kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van hun bestaande Europese octrooien voordat het hof de deuren opent.

Waarom zou ik voor opt out kiezen?

Het besluit om te kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van toegekende en in behandeling zijnde Europese octrooien zal afhangen van vele factoren; er is geen pasklare aanpak. Octrooihouders moeten er niet vanuit gaan dat een opt-out altijd de beste keuze is: er kunnen voordelen aan zitten om in elk geval een deel van de octrooien onder de jurisdictie van het UPC te laten vallen. Nu de regels en procedures voor het UPC zijn uitgekristalliseerd, overwegen veel octrooihouders een genuanceerde aanpak bij het beheren van de opt-outs (of het onderworpen blijven aan de jurisdictie van het UPC) voor hun octrooienportfolio.

Het eenheidsoctrooi (UP)

Het eenheidsoctrooi (UP) wordt één enkel octrooi, dat uniforme bescherming biedt in maximaal 25 deelnemende lidstaten van de Europese Unie, en zal kunnen worden verkregen via het huidige aanvraagsysteem van het European Patent Office (EPO).  In het begin is het niet waarschijnlijk dat een eenheidsoctrooi alle 25 deelnemende lidstaten dekt.  De exacte dekking zal afhankelijk zijn van de lidstaten die op dat moment de UPC Overeenkomst al hebben geratificeerd. 

Aanvragers zullen niet worden gedwongen voor een eenheidsoctrooi te kiezen. Ze zullen nog steeds de huidige praktijk kunnen volgen en de individuele landen te kiezen waarin ze hun Europees octrooi willen valideren. Gezien het feit dat niet alle landen die het EPC hebben ondertekend onderdeel zullen zijn van het eenheidsoctrooi (zoals Kroatië, Spanje, Turkije, Noorwegen), zullen voor maximale dekking combinaties van eenheidsoctrooien en aanvullende validaties van Europese octrooien altijd nodig zijn. Het zal in landen die deelnemen aan het eenheidsoctrooi niet mogelijk zijn om voor één octrooi zowel een eenheidsoctrooi als een individueel Europees octrooi te valideren. Daardoor wordt met het eenheidsoctrooi een nieuwe keuzemogelijkheid toegevoegd voor octrooihouders die via het EPO octrooien hebben verkregen. De route voor nationale aanvragen zal ook een mogelijkheid blijven voor bepaalde octrooihouders.

Waarom zou ik om een eenheidsoctrooi verzoeken?

Enkele belangrijke overwegingen:

  • Wanneer een octrooi in meer dan 4 deelnemende lidstaten is gevalideerd, zijn er bij een eenheidsoctrooi mogelijk besparingen op de verlengingskosten ten opzichte van een bundel Europese octrooien, en ook zijn verlaagde administratieve lasten gedurende de levensduur van het octrooi mogelijk.
  • Verzoeken om een eenheidsoctrooi zou veel eenvoudiger kunnen zijn dan voldoen aan de validatievereisten in meerdere EPC-landen.
  • Processen over eenheidsoctrooien kunnen uitsluitend worden gevoerd bij het UPC. Hierdoor kan de mogelijkheid ontstaan om met één enkel inbreukproces een pan-EU maatregel in alle deelnemende lidstaten te verkrijgen.  Een eenheidsoctrooi zal echter ook altijd kwetsbaar zijn voor centrale herroeping bij het UPC en u kunt bij een eenheidsoctrooi niet kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC.
  • Bij uitvindingen die waarschijnlijk belangrijk zullen worden voor het bedrijf zou een aanvrager moeten overwegen afgesplitste Europese octrooiaanvragen in te dienen, om maximale flexibiliteit in de keuze van de jurisdictie te verkrijgen.
  • De beoogde tijdsduur voor oplossing van procedures bij de rechtbank van eerste aanleg van het UPC is 12 maanden, wat weliswaar equivalent is aan de procedures bij de Engelse, Nederlandse en Duitse gerechtshoven, maar aanzienlijk korter dan de procedures bij vele andere nationale gerechtshoven of het EPO.
  • Een eenheidsoctrooi kan worden gelicentieerd voor het grondgebied van alle of van een deel van de deelnemende lidstaten, maar alle aanvallen of verwijzingen zullen betrekking hebben op alle licenties, omdat het octrooi een eenheidsrecht is.
  • Bij octrooiaanvragen waarop licentie wordt genomen kan in de licentieovereenkomst mogelijk niet worden bepaald of de aanvrage als eenheidsoctrooi moet worden toegekend; licentiehouders hebben geen enkele keuze.

Wat gebeurt er daarna?

Het nieuwe systeem wordt van kracht op het moment dat de UPC Overeenkomst is geratificeerd door 13 deelnemende landen, waaronder zich de drie EU-lidstaten moeten bevinden die in 2012 (het jaar voordat de Overeenkomst werd ondertekend - artikel 89) de meeste octrooien hadden die van kracht werden. Nu het VK zich voorbereidt op ratificatie, is er geen twijfel over mogelijk dat deze drie landen het VK, Duitsland en Frankrijk zijn.

In november 2016 hadden in totaal 11 lidstaten de UPC Overeenkomst geratificeerd: Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en Zweden. Italië, Ierland, Litouwen, Slowakije, Duitsland en het VK ondernemen stappen of gaan door het wetgevingsproces om de UPC Overeenkomst te ratificeren.

We schatten in dat het nieuwe tijdschema voor ratificatie zodanig zal zijn dat het VK en Duitsland vóór het voorjaar van 2017 ratificeren en hun akte van bekrachtiging neerleggen, waardoor voor het UPC de weg wordt vrijgemaakt om in de herfst van 2017 open te gaan en tegelijkertijd via het European Patent Office eenheidsoctrooien beschikbaar zullen komen voor octrooiaanvragers. De deelnemende EU-lidstaten hebben eveneens overeenstemming bereikt over een Protocol waarmee vóór lancering bepaalde artikelen van de UPC Overeenkomst voorlopig van kracht worden, zodat het gerechtshof kan controleren of de IT-systemen operationeel zijn en al vóór de dag van opening kan beginnen met de werving van rechters en andere medewerkers. Ook kan het register hiermee octrooihouders opt-outs laten registreren, die dan van kracht worden op de dag dat het gerechtshof opent.

Wanneer moeten we actie ondernemen?

Nu: octrooihouders zullen advies nodig hebben bij het beginnen met nadenken over hun strategie en over de vraag of ze willen kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC voor hun Europese octrooien. Bij die beoordeling moeten de volgende aspecten meewegen:

  • de sterkte van de belangrijke octrooien;
  • de waarde van de technologie die door een octrooi of familie van octrooien wordt gedekt voor uw bedrijf in de betreffende jurisdictie;
  • hoe de verschillende octrooien onderling met elkaar in verband staan bij het beschermen van de commerciële producten;
  • de waarschijnlijkheid in de betreffende sector dat een derde een centrale aanval op de validiteit van de octrooien als aantrekkelijk zal zien;
  • voor octrooien die gezamenlijk bezit zijn of waarop het bedrijf een licentie heeft genomen of die het bedrijf heeft gelicentieerd: wie heeft het recht om opt-out van de Europese octrooien (en alle bijbehorende SPC's) uit te oefenen?

Deze oefening moet ruim vóór de lancering van het UPC worden uitgevoerd, zodat octrooihouders voldoende tijd hebben om opt-outs uit te voeren voordat het UPC operationeel wordt.  Een opt-out wordt pas van kracht nadat deze in het register is ingevoerd.

Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u helpen en begeleiding bieden bij het formuleren van uw strategie en u advies geven over uw plannen voor de opening van het UPC.  Wanneer u nog meer vragen hebt over het UPC en opt-out, kunt u contact opnemen met ons speciale UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.